La Demandante es Educational Testing Service (en adelante “ETS”), con domicilio en Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Jacobacci & Partners, España.
El Demandado es Javier Octavio, con domicilio en Majadahonda, Madrid, España, representado por Bercovitz-Carvajal Estudio Jurídico, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es OVH. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de abril de 2016. El 29 de abril de 2016 el Centro envió a OVH vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de mayo de 2016, OVH envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 13 de mayo de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de junio de 2016. Por petición del Demandado presentada ante el Centro el 24 de mayo de 2016, el plazo para contestar la Demanda fue extendido automáticamente en dicha fecha de conformidad con el párrafo 5(b) del Reglamento hasta el 6 de junio de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 6 de junio de 2016.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de junio de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El 8 de julio de 2016 el Centro notificó a las partes la Orden de Procedimiento No. 1 emitida por el Experto, invitando a las Partes a presentar argumentos y documentos respecto a las modificaciones requeridas por la Demandante a los sitios web del Demandado.
El 14 de julio de 2016 el Demandado presentó sus alegaciones y documentos en contestación a la Orden de Procedimiento No. 1.
El 22 de julio de 2016 la Demandante presentó su contestación a las alegaciones del Demandado relativas a la Orden de Procedimiento No. 1. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es Educational Testing Service, con domicilio en Nueva York, Estados Unidos.
La Demandante es titular de los siguientes registros de marca:
Marca
No. de Registro
Jurisdicción
Fecha de Registro
TOEFL
1103427
Estados Unidos
3 de octubre de 1978
TOEFL
2461224
Estados Unidos
19 de junio de 2001
TOEFL
3168050
Estados Unidos
7 de noviembre de 2006
TOEFL iBT
3953133
Estados Unidos
3 de mayo de 2011
TOEFL JOURNEY
4106457
Estados Unidos
28 de febrero de 2012
TOEFL JUNIOR
4350291
Estados Unidos
11 de junio de 2013
TOEFL
4595363
Estados Unidos
2 de septiembre de 2014
TOEFL ITP
4551924
Estados Unidos
17 de junio de 2014
TOEFL
13839
Unión Europea
5 de enero de 1999
TOEFL JUNIOR
9364704
Unión Europea
21 de febrero de 2011
TOEFL PRIMARY
11856184
Unión Europea
23 de octubre de 2013
TOEFL ITP
12817706
Unión Europea
19 de septiembre de 2014
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 15 de noviembre de 2015. El nombre de dominio en disputa dirigía a una página web ofertando los servicios de preparación de exámenes de inglés. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega lo siguiente: I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Expresa que cuenta con registros de marcas de las Unión Europea TOEFL vigentes y con efecto en España.
Que el nombre de dominio en disputa incorpora la marca TOEFL de la Demandante en su totalidad, provocando un elevado riesgo de confusión o asociación para los consumidores.
Que la única parte distintiva del nombre de dominio en disputa es la marca TOEFL.
Que dado que “toefl” no es una palabra en español, o en ninguna otra lengua de la Unión Europea, la connotación conceptual de la marca es única como nombre del examen desarrollado por la Demandante.
Que la adición del término geográfico “Madrid” no reduce en modo alguno la similitud del nombre de dominio en disputa con la marca TOEFL.
Que la notoriedad de la marca TOEFL hace inverosímil que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado fuera meramente accidental, y que el Demandado no conociera la fama de TOEFL y que no tuviera la intención de usar ilegítimamente un nombre de dominio que conllevara riesgo de confusión.
Que en el momento en que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa, la Demandante ya era titular de varios nombres de dominio que incorporaban la marca TOEFL. Que no existe razón para que dicha información no fuera descubierta por el Demandado antes del registro del nombre de dominio en disputa. II. Derechos o intereses legítimos
Señala que el Demandado no tiene derechos legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, dado que la Demandante es y ha sido el titular de los registros de la marca de la Unión Europea TOEFL vigentes y con efecto en España.
Que el Demandado no ha registrado ni solicitado marca o nombre alguno que incluya el término “toefl”.
Que el Demandado no es titular de ningún registro de nombre comercial o denominación social que incluya el término “toefl” antes o después de la fecha de solicitud de la marca TOEFL.
Que la Demandante no ha otorgado licencia alguna o de otro modo autorizado al Demandado para utilizar la marca TOEFL. Que el Demandado no ha tenido relación con la Demandante o su red de distribución.
Que no existen pruebas que demuestren que el Demandado tiene derecho o interés legítimo alguno respecto al nombre de dominio en disputa.
Que la Demandante envió una carta de requerimiento formal al Demandado para exigir la cesión voluntaria de varios nombres de dominio relacionados. Que los intentos por obtener dichos nombres de dominio han sido infructuosos. III. Registro y uso de mala fe
Asevera que debe reconocerse que existe mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, debido a que el Demandado trató de beneficiarse ilegal e inmoralmente del mismo.
Que el nombre de dominio en disputa está siendo usado para servicios educativos consistentes específicamente en la impartición de cursos de enseñanza de inglés en Madrid, a través de una entidad denominada American High Stand.
Que existe un riesgo elevado de asociación del tipo de servicios anunciado en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, y el Demandado puede obtener fácilmente una ventaja económica injusta.
Que el Demandado, consciente del renombre de la marca TOEFL, registró el nombre de dominio en disputa para para obtener un beneficio económico, alquilándolo a un competidor o utilizando el mismo para crear una asociación con la marca TOEFL y atraer usuarios de Internet a su sitio web.
Que no es posible que el Demandando no conociera previamente la existencia de la marca TOEFL, y consecuentemente, debe concluirse que el registro del nombre de dominio en disputa fue de mala fe. B. Demandado
El Demandado esboza los siguientes argumentos: I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Que su negocio se basa en la preparación de alumnos para superar el examen de inglés TOEFL, lo cual influyó en la decisión de registrar el nombre de dominio en disputa.
Que el Demandado utiliza su página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa para promocionar su negocio a personas cuya lengua nativa es el castellano, las cuales desean prepararse para los exámenes ofrecidos y gestionados por la Demandante.
Que si bien el nombre de dominio es idéntico a la marca de la Demandante, los servicios ofrecidos por ambas Partes no son los mismos.
Que los usuarios que entran a la página del Demandado en ningún momento llegan a pensar que se encuentran en la página oficial de los exámenes TOEFL, gestionada por la Demandante.
Que el consumidor medio en este caso sería un consumidor con cierto nivel educativo y conocedor del examen TOEFL, por lo que su grado de atención a los servicios será mayor. Que lo anterior reduce el grado de confusión que pudiera existir. II. Derechos o intereses legítimos
Asegura que en el año 2015, la representante de la Demandante solicitó al Demandado una serie de modificaciones en la página web de American Academy High Stand, referentes a la forma en que se citaban los exámenes TOEFL, TOEIC o GRE, así como una divulgación sobre la propiedad de las marcas.
Que los cambios solicitados en su momento por la Demandante quedaron debidamente reflejados en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa.
Que el Demandado ha sostenido conversaciones con Capman, una empresa distribuidora de la Demandante en España.
Que un representante de Capman contactó al Demandado por correo electrónico para ofrecer la posibilidad de convertir su academia en un centro autorizado TOEFL.
Que el distribuidor de la Demandante manifestó la intención de llegar a un acuerdo con el Demandado.
Que las negociaciones con dicho distribuidor fueron rotas por la Demandante al iniciar el presente procedimiento.
Que el uso que hace el Demandado respecto al nombre de dominio en disputa es de buena fe de acuerdo con los elementos del caso Oki Data Americas, Inc. v ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903.
Que la academia del Demandado ofrece clases de inglés para la preparación y orientación de los exámenes TOEFL.
Que el nombre de dominio en disputa sólo ofrece cursos preparatorios para los exámenes TOEFL, pero que no se prepara a los alumnos para exámenes diferentes a los de la Demandante.
Que en la página web del Demandado se específica que los servicios ofrecidos son de una academia de idiomas. Asimismo, que se reconoce que la marca TOEFL es de la Demandante a través de la inclusión del signo ® en cada mención que se hace en dicha página del examen TOEFL. III. Registro y uso de mala fe
Afirma que registró el nombre de dominio en disputa debido a que su negocio se basa en la enseñanza del inglés a través de cursos preparatorios del examen TOEFL.
Que si el deseo del Demandado fuera transmitir el nombre de dominio en disputa, no se habría esforzado en crear una página web.
Que el único que hace uso del nombre de dominio en disputa es su titular, creador de la academia de inglés American High Stand.
Que si la Demandante hubiera tenido interés en registrar el nombre de dominio en disputa, lo debió haber hecho con anterioridad.
Que no ha pretendido obstaculizar la actividad comercial de la Demandante. Que las actividades de ambas partes son complementarias y no sustitutivas.
Que la actividad del Demandado no tiene como objetivo suplantar la función de la Demandante, sino preparar a sus alumnos para que obtengan buenos resultados en los exámenes TOEFL. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:
(i) que el nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la demandante tiene derechos;
(ii) que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El nombre de dominio incorpora en su totalidad la marca TOEFL. La presencia del dominio genérico de primer nivel (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com” carece de relevancia jurídica y por lo tanto no puede constituir en el presente caso un elemento diferenciador (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis,Caso OMPI No. D2000-0859; Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300; y J. P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing,Caso OMPI No. D2000-0035).
Lo anterior cobra fuerza en el presente caso debido a que la marca TOEFL puede considerarse como notoriamente conocida en España. El elemento principal del nombre de dominio en disputa es la marca TOEFL de la Demandante, lo cual puede llevar al público a pensar que dicho nombre de dominio está de alguna manera conectado a dicho Demandante (ver Utensilerie Associate S.p.A. v. C & M,Caso OMPI No. D2003-0159; y Playboy Enterprises International, Inc. v. Zeynel Demirtas,Caso OMPI No. D2007-0768).
Diversos expertos que han actuado de acuerdo con la Política han determinado que el uso de la marca de un demandante en conexión con un término geográfico no reduce la semejanza en grado de confusión entre la marca y el nombre de dominio en controversia (ver InfoS, Inc. v. Hari Prakash,Caso OMPI No. D2000-0076; AT&T Corp. v. WorldclassM,Caso OMPI No. D2000-0553; y Six Continents Hotels, Inc., Inter-Continental Hotels Corporation v. South East Asia Tours,Caso OMPI No. D2004-0388).
En este caso la adición del topónimo “Madrid” puede incrementar el riesgo de confusión, puesto que los usuarios de Internet pueden pensar que están en presencia de un sitio afiliado al Demandante, en la localidad de Madrid (ver Six Continents Hotels, Inc. v. Midas Search Limited,Caso OMPI No. D2004-0986).
A la luz de lo anterior, se concluye que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca TOEFL de la Demandante. Por tanto, se actualiza el primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4 (c) de la Política señala los siguientes ejemplos como circunstancias en donde el Demandado pudiere tener derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio.
(i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
(ii) El Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
(iii) El Demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
Los argumentos y pruebas ofrecidas por el Demandado sugieren aprobación o aquiescencia por parte de la Demandante respecto al uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.
El Experto hace notar que si bien la Demandante aportaba como anexo a la Demanda un requerimiento al anterior titular del nombre de dominio en disputa solicitando la transferencia, lo cual fue aclarado por la Demandante en su contestación a la Orden Procedimental No. 1, la Demandante también señalaba en su Demanda que habría remitido requerimientos respecto a nombres de dominio relacionados. En este sentido, el Demandado habría registrado (aunque bajo un pseudónimo)1 , con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa , los nombres de dominio , , , y , siendo dichos nombres de dominio objeto del procedimiento Educational Testing Service v. Xabier Le Courtier, Toefl-madrid / Javier Octavio de Toledo Salvatierra,Caso OMPI No. D2016-0858.
Entre las distintas comunicaciones remitidas entre las Partes, la Demandante el 5 de noviembre de 2014 habría remitido un requerimiento al Demandado solicitando la transferencia de los nombres de dominio , , , y .
El Demandado procedió al registro del nombre de dominio en disputa el 15 de noviembre de 2015, es decir, teniendo conocimiento de los requerimientos remitidos por la Demandante referentes a la marca TOEFL y que incluían el nombre de dominio (siendo este nombre de dominio muy similar al nombre de dominio en disputa ).
De las evidencias aportadas por las Partes, no se desprende que la Demandante haya autorizado el registro del nombre de dominio en disputa .2
El Demandado alega que no compite con la Demandante sino que los servicios que ofrece el Demandado son servicios complementarios a los de la Demandante. El Demandado alega también que sus acciones caen dentro de los supuestos establecidos en la decisión del caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903.
La doctrina en el caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., supra (conocida comúnmente por los expertos como la doctrina “Oki Data”) viene siendo utilizada por numerosos expertos para analizar los derechos o intereses legítimos en aquellos supuestos en los que los titulares de nombres de dominio son a su vez distribuidores o revendedores de productos o servicios de los titulares de derechos marcarios. Así Oki Data analiza que para que el uso de un nombre de dominio se considere legítimo, por referirse a la oferta de buena fe de productos o servicios, deben cumplirse por los titulares de los nombres de dominio una serie de requisitos. Sin embargo, el Experto considera que Oki Data no resulta aplicable a este caso, en tanto que el Demandado no es un distribuidor o un revendedor de los productos o servicios de la Demandante. Sino que, tal y como señala el propio Demandado, el Demandado ofrece servicios de entrenamiento para que sus clientes adquieran habilidades para realizar los exámenes que ofrece la Demandante, es decir, los servicios del Demandado no distribuye, ni ofrece, los servicios de la Demandante, sino sus propios servicios, los cuales califica como complementarios a los de la Demandante y que en cualquier caso son servicios distintos a los de la Demandante. En consecuencia, en opinión del Experto, el presente supuesto no puede analizarse bajo la perspectiva de Oki Data.
El uso de la marca TOEFL en el nombre de dominio en disputa supone la posibilidad de desviar a los consumidores de manera equívoca al sitio web al que resuelve. El hecho de que el Demandado haya elegido un nombre de dominio que incorpora la marca de la Demandante, indica que el Demandado tenía la intención de atraer tráfico a su sitio web aprovechándose de la reputación de la marca de la Demandante. En opinión del Experto, este hecho se ve agravado en el presente procedimiento en tanto que con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, el Demandado había recibido aviso escrito de los derechos de la Demandante sobre la marca TOEFL respecto de otros nombres de dominio de su titularidad que también incluían la marca TOEFL y similares al nombre de dominio en disputa. Así, el Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa no sólo era consciente de la marca TOEFL, sino que además era consciente de la voluntad de la Demandante de proteger la marca TOEFL frente al registro y uso de nombres de dominio que incluyan dicha marca y no cuenten con su autorización. Estas conductas no pueden considerarse como legítimas, leales o no comerciales conforme a la Política.
Por lo anterior, y debido a que el Demandado no ha conseguido refutar las alegaciones y evidencias de la Demandante respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, el Experto considera cumplido el segundo supuesto de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La tercera de las circunstancias exigidas por la Política es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y usado de mala fe.
La marca TOEFL es una marca notoriamente conocida sin que tenga significado por sí misma en español ni en otras lenguas europeas, tal y como señala la Demandante en su Demanda. De las evidencias aportadas parece desprenderse que el Demandado no sólo conocía la marca TOEFL cuya titularidad es de la Demandante sino que precisamente habría procedido a registrar el nombre de dominio en disputa por contener dicha marca. Además, el Demandado había recibido aviso escrito de los derechos de la Demandante sobre la marca TOEFL respecto de otros nombres de dominio de su titularidad que también incluían la marca TOEFL y similares al nombre de dominio en disputa. Así, el Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa no sólo era consciente de la marca TOEFL, sino que además era consciente de la voluntad de la Demandante de proteger la marca TOEFL. El registro del nombre de dominio en disputa que incorporaba la marca de la Demandante se habría hecho por el Demandado, sin la autorización de la Demandante, con la posibilidad de atraer a los usuarios de internet al sitio web titularidad del Demandado aprovechándose así de la reputación de la marca TOEFL de la Demandante. En consecuencia, este Experto considera que el Demandado habría registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe.
La presencia de la marca TOEFL de la Demandante en el nombre de dominio en disputa junto con el uso que del mismo hace el Demandado puede llevar a confusión a los usuarios de Internet sobre el origen del mismo, o de los servicios ahí ofrecidos, o sobre una posible autorización o patrocinio otorgados por la Demandante para la prestación de esos servicios por la Demandada.
Así, las pruebas ofrecidas por las Partes, indican que mediante el uso del nombre de dominio en disputa que resuelve a la página web del Demandado, el Demandado se ha colocado en una posición que le permite captar tráfico gracias al reconocimiento de la marca TOEFL, sin contar con ningún tipo de autorización o licencia para ello. Este Experto considera que el presente caso supone un uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, especialmente cuando (i) el uso del nombre de dominio en disputa es susceptible de causar confusión entre los usuarios de Internet, (ii) el Demandado para llevar a cabo su actividad profesional no necesitaría que los nombres de dominio incluyeran las marcas notorias de la Demandante, (iii) el Demandado al momento de registrar el nombre de dominio en disputa conocía los derechos de la Demandante sobre la marca TOEFL así como la voluntad de la Demandante de proteger la marca TOEFL frente al registro y uso de nombres de dominio que incluyan dicha marca y no cuenten con su autorización y (iv) si el Demandado hubiera querido registrar y/o utilizar el nombre de dominio en disputa, tendría que haber solicitado la autorización o licencia expresa del titular de la marcas notoria comprendida en el mismo.
La presente decisión no supone que el Experto se pronuncie sobre la licitud o no de los servicios que presta el Demandado (lo cual excede del objeto del presente procedimiento), sino que el análisis del Experto se refiere al hecho de que la marca TOEFL de la Demandante se encuentra comprendida en el nombre de dominio en disputa registrado por el Demandado y al uso que hace el Demandado del nombre de dominio en disputa. En opinión de este Experto, si el Demandado quería registrar y utilizar un nombre de dominio que incluye marcas notoriamente conocidas como TOEFL, el Demandado debería haber solicitado la autorización o licencia expresa para el registro y uso de la marca como nombre de dominio (ver, mutatis mutandi, AVENTIS Pharma S.A. and Merrell Pharmaceuticals Inc. v. Rx USA,Caso OMPI No. D2002-0290; y Nokia Corporation v. Nokia Ringtones & Logos Hotline,Caso OMPI No. D2001-1101). Además, en opinión de este Experto, para la prestación de los servicios por el Demandado no resulta necesario el registro del nombre de dominio en disputa incluyendo la marca de la Demandante (de hecho el Demandado utiliza también otros nombres de dominio como o ).
Por lo anteriormente expuesto, el tercer punto de la Política se ha comprobado. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4. i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa, sea transferido al Demandante.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 15 de Agosto de 2016
1 Aspecto que fue aclarado por el Demandado en el procedimiento Educational Testing Service v. Xabier Le Courtier, Toefl-madrid / Javier Octavio de Toledo Salvatierra,Caso OMPI No. D2016-0858.
2 Las conversaciones mantenidas entre el Demandado y Capman (empresa distribuidora de la Demandante en España) no son relevantes para este caso, puesto que Capman es un tercero independiente a la Demandante, y puesto que dichas conversaciones y comunicaciones no pueden interpretarse como una autorización respecto de la marca TOEFL de registrar el nombre de dominio en disputa o utilizar la marca de la Demandante como nombre de dominio.
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