La Demandante es Educational Testing Service (en adelante “ETS”), con domicilio en Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Jacobacci & Partners, España.
El Demandado es Javier Octavio de Toledo Salvatierra, bajo el pseudónimo Xabier Le Courtier, con domicilio en Madrid, España, representado por Bercovitz-Carvajal Estudio Jurídico, España. 2. Los Nombres de Dominio y los Registradores
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio , , , y .
El Registrador de los nombres de dominio en disputa , , y es Network Solutions. El Registrador del nombre de dominio en disputa es OVH sas. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de abril de 2016. El 29 de abril de 2016 el Centro envió a Network Solutions, LLC y OVH sas vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 29 de abril y el 3 de mayo, respectivamente, los Registradores enviaron al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante y Titular, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
Al haber sido presentada la Demanda en español y ser el idioma del Acuerdo de Registro de los nombres de dominio , , y el inglés, las Partes fueron informadas de dicha circunstancia y consultadas sobre la posibilidad de un acuerdo en relación con el idioma del procedimiento. La Demandante presentó su solicitud de que el español fuera el idioma del procedimiento el 4 de mayo de 2016. El Demandando no presentó solicitud alguna sobre el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de mayo de 2016 De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de junio de 2016. Por petición del Demandando presentada ante el Centro el 23 de mayo de 2016, el plazo para contestar la Demanda fue extendido automáticamente en dicha fecha de conformidad con el párrafo 5(b) de las Reglas hasta el 12 de junio de 2016. La Contestación a la Demanda fue presentada ante el Centro el 11 de junio de 2016.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de junio de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El 8 de julio de 2016 el Centro notificó a las Partes la Orden de Procedimiento No. 1 emitida por el Experto, invitando a las Partes a presentar argumentos y documentos respecto a las modificaciones requeridas por la Demandante a los sitios web del Demandado.
El 14 de julio de 2016 el Demandado presentó sus alegaciones y documentos en contestación a la Orden de Procedimiento No. 1.
El 22 de julio de 2016 la Demandante presentó su contestación a las alegaciones del Demandado relativas a la Orden de Procedimiento No. 1.
Idioma del procedimiento
Haciendo uso de las facultades que otorga al Experto el artículo 11 del Reglamento, se emite la presente Decisión en español, pues tanto la Demanda como la Contestación han sido presentadas por ambas Partes en español, y ambas Partes se han comunicado con el Centro en español, lo cual indica que la preferencia de las Partes es que este procedimiento se lleve a cabo en español. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de los siguientes registros de marca relacionados con la denominación TOEIC:
Marca
No. de Registro
Jurisdicción
Fecha de Registro
TOEIC
1191669
Estados Unidos
9 de marzo de 1982
TOEIC
3180166
Estados Unidos
5 de diciembre de 2006
TOEIC
103010
Unión Europea
16 de noviembre de 1998
TOEIC y diseño
13847
Unión Europea
5 de enero de 1999
La Demandante también es titular de los siguientes registros de marca relacionados con la denominación TOEFL:
Marca
No. de Registro
Jurisdicción
Fecha de Registro
TOEFL
1103427
Estados Unidos
3 de octubre de 1978
TOEFL
2461224
Estados Unidos
19 de junio de 2001
TOEFL
3168050
Estados Unidos
7 de noviembre de 2006
TOEFL IBT
3953133
Estados Unidos
3 de mayo de 2011
TOEFL JOURNEY
4106457
Estados Unidos
28 de febrero de 2012
TOEFL JUNIOR
4350291
Estados Unidos
11 de junio de 2013
TOEFL
4595363
Estados Unidos
2 de septiembre de 2014
TOEFL ITP
4551924
Estados Unidos
17 de junio de 2014
TOEFL
13839
Unión Europea
5 de enero de 1999
TOEFL JUNIOR
9364704
Unión Europea
21 de febrero de 2011
TOEFL PRIMARY
11856184
Unión Europea
23 de octubre de 2013
TOEFL ITP
12817706
Unión Europea
19 de septiembre de 2014
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 28 de octubre de 2012.
Los nombres de dominio en disputa y fueron registrados por el Demandado el 10 de diciembre de 2012.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 25 de mayo de 2010.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 10 de diciembre de 2012.
Todos los nombres de dominio en disputa dirigían a páginas web ofertando los servicios de preparación de exámenes de inglés, a excepción de (el cual se encuentra inactivo conforme a las evidencias aportadas por las Partes). 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega lo siguiente: I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Expresa que cuenta con registros de marcas de las Unión Europea TOEFL y TOEIC vigentes y con efecto en España.
Que los nombres de dominio , , y incorporan en su totalidad la marca TOEFL de la Demandante, provocando un riesgo de confusión o asociación para los consumidores.
Que el nombre de dominio incorpora en su totalidad la marca TOEIC de la Demandante, causando un riesgo de confusión o asociación para el consumidor.
Que las marcas TOEFL y TOEIC se incluyen íntegramente en los nombres de dominio en disputa, lo que implica identidad, así como similitud fonética, visual y conceptual.
Que la única parte distintiva de los nombres de dominio en disputa son las marcas TOEFL y TOEIC respectivamente.
Que dado que “toefl” y “toeic” no son palabras en español, o en ninguna otra lengua de la Unión Europea, la connotación conceptual de las marcas es única y refiere a los exámenes desarrollados por la Demandante.
Que la adición de los términos geográficos “Barcelona”, “Pamplona”, “Madrid” y “Valencia” no reduce en modo alguno la similitud de los nombres de dominio en disputa con las marcas TOEFL y TOEIC.
Que la notoriedad de las marcas TOEFL y TOEIC, hace inverosímil que el registro de los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado fuera meramente accidental. Que también resulta inverosímil que el Demandado no conociera la notoriedad de las marcas de la Demandante y que no tuviera la intención de usar ilegítimamente los nombres de dominio en disputa, mismos que conllevan un riesgo de confusión con las marcas de la Demandante.
Que en el momento en que el Demandado registró los nombres de dominio en disputa, la Demandante ya era titular de varios nombres de dominio que incorporaban las marcas TOEFL o TOEIC. Que no existe razón para que dicha información no fuera conocida por el Demandado antes del registro de los nombres de dominio en disputa. II. Derechos o intereses legítimos
Que el Demandado no tiene derechos legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa, dado que la Demandante es y ha sido el titular de los registros de la marca de la Unión Europea TOEFL y TOEIC vigentes y con efecto en España.
Que el Demandado no ha registrado ni solicitado marca alguna que incluya el término “toefl” o “toeic”.
Que el Demandado no es titular de ningún registro de nombre comercial o denominación social que incluya el término “toefl” o “toeic” antes o después de la fecha de solicitud de las marcas TOEFL o TOEIC.
Que la Demandante no ha otorgado licencia alguna o de otro modo ha autorizado al Demandado para utilizar las marcas TOEFL o TOEIC. Que el Demandado no ha tenido relación con la Demandante o su red de distribución.
Que no existen pruebas que demuestren que el Demandado tiene derecho o interés legítimo alguno respecto a los nombres de dominio en disputa.
Que la Demandante envió una carta de requerimiento formal al Demandado exigiendo la cesión voluntaria de varios nombres de dominio. Que los intentos por obtener dichos nombres de dominio han sido infructuosos. III. Registro y uso de mala fe
Asevera que debe reconocerse que existe mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa, debido a que el Demandado trató de beneficiarse de los mismos.
Que los nombres de dominio , , y están siendo usados para ofrecer servicios educativos consistentes – específicamente – en la impartición de cursos de enseñanza de inglés en Madrid y Barcelona, a través de una entidad denominada Exam-Madrid Academy y Exam-Barcelona Academy.
Que el Demandado, consciente de la notoriedad de la marcas TOEFL y TOEIC, registró los nombres de dominio en disputa para obtener un beneficio económico, alquilándolos a un competidor o utilizando los mismos para crear una asociación con las marcas TOEFL y TOEIC, y atraer usuarios de Internet a su sitio web.
Que no es posible que el Demandando no conociera previamente la existencia de la marca TOEFL y TOEIC y consecuentemente, debe concluirse que los nombres de dominio en disputa han sido registrados de mala fe.
Que no existen pruebas de uso de buena fe u otro uso legítimo y leal de los nombres de dominio controvertidos por parte del Demandado, pues el uso que ha hecho de dichos nombres de dominio se enfoca en obtener un enriquecimiento ilegítimo, aprovechándose de la notoriedad de las marcas de la Demandante. B. Demandado
El Demandado aclara que Xabier Le Courtier es un pseudónimo de Javier Octavio de Toledo Salvatierra, utilizado por razones de seguridad personal.
El Demandado esboza los siguientes argumentos: I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Que su negocio se basa en la preparación de alumnos para superar los exámenes de inglés ofrecidos y gestionados por la Demandante, lo cual influyó en la decisión de registrar los nombres de dominio en disputa , , , y .
Que el Demandado utiliza su página web para promocionar su negocio a personas cuya lengua nativa es el castellano, las cuales desean prepararse para los exámenes ofrecidos y gestionados por la Demandante.
Que si bien los nombres de dominio son idénticos a las marcas de la Demandante, los servicios ofrecidos por ambas Partes no son los mismos.
Que los usuarios que entran a la página del Demandado en ningún momento llegan a pensar que han llegado a la página oficial de los exámenes gestionados por la Demandante.
Que el consumidor medio en este caso sería un consumidor con cierto nivel educativo y conocedor del examen TOEFL, por lo que su grado de atención a los servicios sería mayor. Que lo anterior reduce el grado de confusión que pudiera existir entre las marcas de la Demandante y los nombres de dominio en disputa. II. Derechos o intereses legítimos
Asegura que en el año 2014 recibió una comunicación relacionada con los nombres de dominio en disputa. Que en dicha comunicación la Demandante requirió al Demandado llevar a cabo una serie de modificaciones en la página web a la que resolvían los nombres de dominio en disputa, referentes a la forma en que se citaban las marcas de la Demandante y los exámenes TOEFL, TOEIC o GRE, así como una divulgación sobre la titularidad de las marcas TOEFL y TOEIC.
Que los cambios solicitados en ese momento por la Demandante quedaron debidamente reflejados en la página web a la que resuelven los nombres de dominio en disputa.
Que el Demandado ha sostenido conversaciones con Capman, una empresa distribuidora de la Demandante en España.
Que un representante de Capman contactó al Demandado por correo electrónico para ofrecerle la posibilidad de convertir su academia en un centro autorizado TOEFL.
Que el distribuidor de la Demandante manifestó la intención de llegar a un acuerdo con el Demandado.
Que las negociaciones con dicho distribuidor fueron rotas por la Demandante al iniciar el presente procedimiento.
Que el uso que hace el Demandado respecto a los nombres de dominio en disputa es de buena fe de acuerdo con los elementos del caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903.
Que la academia del Demandado ofrece clases de inglés para la preparación y orientación de los exámenes TOEFL y TOEIC.
Que en la página web a la que resuelven los nombres de dominio en disputa sólo ofrece cursos preparatorios para los exámenes TOEFL y TOEIC, pero que no se prepara a los alumnos para exámenes diferentes a los de la Demandante.
Que en la página web del Demandado se específica que los servicios ofrecidos son de una academia de idiomas. Asimismo, que se reconoce que la marca TOEFL es de la Demandante a través de la inclusión del signo ® en cada mención que se hace en dicha página del examen TOEFL. III. Registro y uso de mala fe
Afirma que registró los nombres de dominio en disputa debido a que su negocio se basa en la enseñanza del inglés a través de cursos preparatorios del examen TOEFL.
Que si el deseo del Demandado fuera transmitir los nombres de dominio en disputa, no se habría esforzado en crear una página web relacionada con éstos.
Que el único que hace uso de los nombres de dominio en disputa es su titular, creador de la academia de inglés American High Stand.
Que si la Demandante hubiera tenido interés en registrar los nombres de dominio en disputa, lo debió haber hecho con anterioridad.
Que no ha pretendido obstaculizar la actividad comercial de la Demandante. Que las actividades de ambas Partes son complementarias y no sustitutivas.
Que la actividad del Demandado no tiene como objetivo suplantar la función de la Demandante, sino preparar a sus alumnos para que obtengan buenos resultados en los exámenes TOEFL y TOEIC. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:
(i) que el nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la demandante tiene derechos;
(ii) que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
El Demandado en su escrito de Contestación, aclaró que Xabier Le Courtier es un pseudónimo de Javier Octavio de Toledo Salvatierra, utilizado por razones de seguridad personal. Por lo anterior, en esta decisión el término “Demandado” se refiere indistintamente a cualquiera de estos nombres al tratarse de la misma persona física. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Los nombres de dominio , , y incorporan en su totalidad la marca TOEFL. Asimismo, el nombre de dominio incorpora en su totalidad la marca TOEIC. La presencia del dominio genérico de primer nivel (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com” en cada uno de los nombres de dominio en disputa carece de relevancia jurídica y por lo tanto no puede constituir en el presente caso un elemento diferenciador (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis,Caso OMPI No. D2000-0859; Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300; y J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing,Caso OMPI No. D2000-0035).
Lo anterior cobra fuerza en el presente caso debido a que las marcas TOEFL y TOEIC pueden considerarse como notoriamente conocidas en España. Estas marcas son reconocidas entre los aspirantes a ingresar en universidades y compañías donde se exige acreditar el conocimiento del idioma inglés, incluyéndose aquellos aspirantes que viven en Estados Unidos de América y España, donde la Demandante y el Demandado han declarado tener sus domicilios, respectivamente. Los elementos principales de los nombres de dominio en disputa son las marcas TOEFL y TOEIC de la Demandante, lo cual puede llevar al público a pensar que dichos nombres de dominio están de alguna manera vinculados, autorizados, avalados, patrocinados o relacionados con la Demandante (ver Utensilerie Associate S.p.A. v. C & M,Caso OMPI No. D2003-0159; y Playboy Enterprises International, Inc. v. Zeynel Demirtas,Caso OMPI No. D2007-0768).
Diversos expertos que han actuado de acuerdo con la Política han determinado que el uso de la marca de un demandante en conexión con un término geográfico no reduce la semejanza en grado de confusión entre las marcas y los nombres de dominio en controversia (ver InfoS, Inc. v. Hari Prakash,Caso OMPI No. D2000-0076; AT&T Corp. v. WorldclassM,Caso OMPI No. D2000-0553; y Six Continents Hotels, Inc., Inter-Continental Hotels Corporation v. South East Asia Tours,Caso OMPI No. D2004-0388).
En este caso, la adición de los topónimos “Barcelona”, “Pamplona”, “Madrid” y “Valencia” a los nombres de dominio en disputa puede incrementar el riesgo de confusión, puesto que al entrar en contacto con estos nombres de dominio, o acceder a las páginas web a la que estos nombres de dominio resuelven, los usuarios de Internet pueden pensar que están en presencia de un sitio afiliado, autorizado, avalado, patrocinado o relacionado con la Demandante, ya sea en la localidad de Barcelona, Pamplona, Madrid o Valencia (ver Six Continents Hotels, Inc. v. Midas Search Limited,Caso OMPI No. D2004-0986).
A la luz de lo anterior, se concluye que los nombres de dominio en disputa , , , y son semejantes en grado de confusión a las marcas TOEFL y TOEIC respectivamente. Por tanto, se actualiza el primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4 (c) de la Política señala los siguientes ejemplos como circunstancias en donde el Demandado pudiere tener derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio.
(i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
(ii) El Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
(iii) El Demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
Los argumentos y pruebas ofrecidas por el Demandado sugieren aprobación o aquiescencia por parte de la Demandante respecto al uso de los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado.
La Demandante señala que ante la aparente discrepancia entre el titular de los nombres de dominio en disputa y la persona que gestiona los contenidos que se publican en las webs (habiendo intentado la Demandante aclarar la relación que el titular de los nombres de dominio en disputa guardaba con el operador de los sitios web), la Demandante optó por la protección de sus marcas a través de requerimientos dirigidos a exigir el uso correcto de las marcas en los sitios web, a la par que requerimientos para exigir la transferencia de los nombres de dominio en disputa.
Lo anterior quedó evidenciado por los actos de la Demandante, quien solicitó la transferencia de los nombres de dominio en disputa, dirigiendo en este sentido el requerimiento de 5 de noviembre de 2014 al “Sr. Courtier”, mientras que los requerimientos de 5 de noviembre de 2014 que solicitaban modificaciones en el uso de las marcas en los sitios web estaban dirigidas a las entidades que la Demandante consideraba operadores de los sitios web como American High Stand.
Tras la presentación de la Demanda, el representante del Demandado reveló que, en efecto, existe identidad o relación entre el titular de los nombres de dominio en disputa y la institución que se publicita en los sitios web a los que resuelven. Asimismo, el representante del Demandado aclararó que Xabier Le Courtier es un pseudónimo de Javier Octavio de Toledo Salvatierra, siendo por tanto la misma persona.1
Por lo anterior y de acuerdo con la opinión de este Experto, la Demandante, al solicitar diversos modificaciones relativas al uso de sus marcas en las páginas web a las que resolvían los nombres de dominio en disputa, no renunciaba a la posibilidad de poder defender sus marcas por el uso de las mismas en los diversos sitios web y/o a exigir la tranferencia de los nombres de dominio en disputa.
Asimismo, de las evidencias aportadas por las Partes, no se desprende en ningún caso que la Demandante haya autorizado el registro de los nombres de dominio en disputa.2 Adicionalmente, la solicitud por parte de la Demandante de proteger sus marcas registradas mediante diversas modificaciones a las páginas web de American High Stand, no se puede interpretar en opinión de este Experto como una concesión al Demandado de derecho alguno o autorización expresa para registrar y/o usar los nombres de dominio en disputa que incorporaran en su totalidad marcas registradas de la Demandante, especialmente en el caso de marcas notoriamente conocidas como TOEFL y TOEIC.
El Demandado alega que no compite con la Demandante sino que los servicios que ofrece el Demandado son servicios complementarios a los de la Demandante. El Demandado alega también que sus acciones caen dentro de los supuestos establecidos en la decisión del caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903.
La doctrina en el caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., supra (conocida comúnmente por los expertos como la doctrina “Oki Data”) viene siendo utilizada por numerosos expertos para analizar los derechos o intereses legítimos en aquellos supuestos en los que los titulares de nombres de dominio son a su vez distribuidores o revendedores de productos o servicios de los titulares de derechos marcarios. Así Oki Data analiza que para que el uso de un nombre de dominio se considere legítimo, por referirse a la oferta de buena fe de productos o servicios, deben cumplirse por los titulares de los nombres de dominio una serie de requisitos. Sin embargo, este Experto considera que Oki Data no resulta aplicable a este caso, en tanto que el Demandado no es un distribuidor o un revendedor de los productos o servicios de la Demandante. Sino que, tal y como señala el propio Demandado, el Demandado ofrece servicios de entrenamiento para que sus clientes adquieran habilidades para realizar los exámenes que ofrece la Demandante, es decir, el Demandado no distribuye, ni ofrece, los servicios de la Demandante, sino sus propios servicios, los cuales califica como complementarios a los de la Demandante y que en cualquier caso son servicios distintos a los de la Demandante. En consecuencia, en opinión del Experto, el presente supuesto no puede analizarse bajo la perspectiva de Oki Data.
El uso de las marcas TOEFL y TOEIC en los nombres de dominio en disputa supone la posibilidad de desviar a los consumidores de manera equívoca a los sitios web a los que resuelven. El hecho de que el Demandado haya registrado varios nombres de dominio incorporando variantes de las marcas de la Demandante, indica que el Demandado tenía la intención de atraer tráfico a sus sitios web aprovechándose de la reputación de las marcas de la Demandante. Esta conducta no puede considerarse como legítima, leal o no comercial conforme a la Política.
En el caso del nombre de dominio en disputa , éste se ha encontrado inactivo de acuerdo con la evidencia contenida en el expediente. El Demandado no ha proporcionado pruebas para demostrar que ha utilizado este nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, ni que tuviera previsto utilizarlo de manera distinta a los restantes nombres de dominio en disputa. En consecuencia, el Experto considera que atendiendo a las circunstancias del presente procedimiento y a la falta de evidencias que puedan indicar preparativos demostables para su utilización de buena fe, tampoco en este caso el Demandado ha conseguido refutar las alegaciones y evidencias de la Demandante respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa .
Por lo anterior, el Demandado no ha conseguido refutar las alegaciones y evidencias de la Demandante respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, considerando el Experto que se cumple con el segundo supuesto de la Política. C. Registro y uso de los nombres de dominio de mala fe
La tercera de las circunstancias exigidas por la Política es que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados y usados de mala fe.
Las marcas TOEFL y TOEIC son marcas notoriamente conocidas sin que tengan significado por sí mismas en español ni en otras lenguas europeas, tal y como señala la Demandante en su Demanda. Además, de las evidencias aportadas parece desprenderse que el Demandado no sólo conocía las marcas cuya titularidad es de la Demandante sino que precisamente habría procedido a registrar los nombres de dominio en disputa por contener dichas marcas. Asimismo, el registro de los nombres de dominio en disputa que incorporan a las marcas de la Demandante se habría hecho por el Demandado, sin la autorización de la Demandante, con la posibilidad de atraer a los consumidores a los sitios web titularidad del Demandado aprovechándose así de la reputación de las marcas de la Demandante. En consecuencia, este Experto considera que el Demandado habría registrado los nombres de dominio en disputa de mala fe.
En lo que respecta al uso de los nombres de dominio en disputa, tal y como se demuestra en el anexo 3 de la Demanda, el Demandado ha hecho un uso activo de los nombres de dominio en disputa , , y . Por su parte, el nombre de dominio parece estar inactivo. Por lo anterior, se deberá analizar el respectivo uso activo y tenencia pasiva por separado.
La presencia de las marcas de la Demandante en los nombres de dominio en disputa junto con el uso que de los mismos hace el Demandado pueden llevar a confusión a los usuarios de Internet sobre el origen de los mismos, o de los servicios ahí ofrecidos, o sobre una posible autorización o patrocinio por la Demandante para la prestación de esos servicios por la Demandada.
Así, las pruebas ofrecidas por las Partes, indican que mediante el uso de los nombres de dominio en disputa que resuelven a las páginas web del Demandado, el Demandado se ha colocado en una posición que le permite captar tráfico gracias a la reputación de las marcas TOEFL y TOEIC, sin contar con ningún tipo de autorización o licencia para ello. Este Experto considera que el presente caso supone un uso de los nombres de dominio en disputa de mala fe, especialmente cuando (i) el uso de los nombres de dominio en disputa es susceptible de causar confusión en los usuarios de Internet, (ii) el Demandado para llevar a cabo su actividad profesional no necesitaría que los nombres de dominio incluyeran las marcas notorias de la Demandante y (iii) si el Demandado hubiera querido registrar y/o utilizar dichos nombres de dominio, tendría que haber solicitado la autorización o licencia expresa del titular de las marcas notorias comprendidas en los mismos.
En el caso del nombre de dominio en disputa , éste se ha encontrado inactivo de acuerdo con las pruebas contenidas en este expediente. El Demandado no ha proporcionado pruebas para demostrar que ha utilizado este nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, en relación con un uso de buena fe. Es más, el hecho de que el Demandado haya registrado varios nombres de dominio con las marcas TOEFL y TOEIC y en esos otros supuestos el Demandado los haya utilizado del modo anteriormente analizado, lleva a considerar al Experto que, a los efectos del presente procedimiento, en el balance de las probabilidades, el Demandado seguía una misma conducta en cuanto al uso de los nombres de dominio y no tenía previsto para el nombre de dominio en disputa un uso de buena fe (ni que se diferenciase de manera sustancial al del resto de los nombres de dominio) (ver, mutatis mutandi, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003; ver también Advance Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. v. ChinaV,Caso OMPI No. D2005-0615; y Jupiters Limited v. Aaron Hall,Caso OMPI No. D2000-0574).
La presente decisión no supone que el Experto se pronuncie sobre la licitud o no de los servicios que presta el Demandado (lo cual excede del objeto del presente procedimiento), sino que el análisis del Experto se refiere al hecho de que las marcas de la Demandante se encuentran comprendidas en los nombres de dominio en disputa registrados por el Demandado y al uso que hace el Demandado de los nombres de dominio en disputa. En opinión de este Experto, si el Demandado quería registrar y utilizar nombres de dominio que incluyen marcas notoriamente conocidas como lo son TOEFL y TOEIC, el Demandado debería haber solicitado la autorización o licencia expresa para el registro y uso de las marcas como nombres de dominio (ver, mutatis mutandi, AVENTIS Pharma S.A. and Merrell Pharmaceuticals Inc. v. Rx USA,Caso OMPI No. D2002-0290; y Nokia Corporation v. Nokia Ringtones & Logos Hotline,Caso OMPI No. D2001-1101). Además, en opinión del Experto, para la prestación de los servicios por el Demandado no resulta necesario el registro de los nombres de dominio en disputa incluyendo las marcas de la Demandante (de hecho el Demandado utiliza también otros nombres de dominio como o ).
Por lo anteriormente expuesto, el tercer punto de la Política se ha comprobado. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, , , , y sean transferidos a la Demandante.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 15 de Agosto de 2016
1 El Experto hace notar que el Demandado habría registrado también el nombre de dominio el 15 de noviembre de 2015, siendo dicho nombre de dominio objeto del procedimiento Educational Testing Service v. Javier Octavio,Caso OMPI No. D2016-0856.
2 Las conversaciones mantenidas entre el Demandado y Capman (empresa distribuidora de la Demandante en España) no son relevantes para este caso, puesto que Capman es un tercero independiente a la Demandante, y puesto que dichas conversaciones y comunicaciones no pueden interpretarse como una autorización respecto de la marca TOEFL de registrar los nombres de dominio en disputa o utilizar la marca de la Demandante como nombre de dominio.
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