El Demandante es Mariano Alejandro Osorio Murillo con domicilio en Ciudad de México, México, representado por Müggenburg, Gorches y Peñalosa, S.C., México.
La Demandada es Domain Admin, Whois Privacy Corp. con domicilio en Nassau, New Providence, Bahamas. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El registrador del nombre de dominio en disputa es Internet Domain Service BS Corp (el “Registrador”). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de mayo de 2016. El 13 de mayo de 2016 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 16 de mayo de 2016 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, y proporcionando los datos de contacto. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 24 de mayo de 2016 solicitando una aclaración de la Demanda respecto de la dirección del domicilio de la Demandada. El Demandante presentó una enmienda a la Demanda en fecha 27 de mayo de 2016.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda (denominadas conjuntamente como la “Demanda”) cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 27 de mayo de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de junio de 2016. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 20 de junio de 2016.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de junio de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
El Demandante Mariano Alejandro Osorio Murillo es un locutor de radio mexicano, que conduce el programa de radio “Hoy”, el cual se transmite desde hace más de 15 años en México.
El Demandante es titular de las marcas MARIANO OSORIO y MARIANO, registradas respectivamente en clases 9, 16 y 41 en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de México (registros n. 856,784, 913,974, 913,975, 1,110,805 y 1,172,21). Las solicitudes de marca MARIANO OSORIO fueron presentadas en el año 2004 y la primera de ellas registrada el 26 de octubre de 2004 pero el Demandante alega usar su nombre como marca desde el año 1995.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el día 19 de octubre de 2009. La Demandada utiliza el nombre de dominio en disputa para una página con hipervínculos a publicidad online (del tipo pago por clic) sobre música y radio (entre otros). 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
El Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada MARIANO OSORIO sobre la cual tiene derechos previos.
Respecto a la existencia de derechos o intereses legítimos, el Demandante alega que:
- la Demandada no tiene derecho o interés legítimo alguno respecto del nombre de dominio en disputa toda vez que la persona que se ostenta como Domain Admin / Whois Privacy Corp.: (i) no usa ni ha usado la página de Internet correspondiente al nombre de dominio en disputa, ni mucho menos ha llevado a cabo actos preparativos para utilizar el nombre de dominio en disputa para ofrecer de buena fe productos y/o servicios; (ii) no es comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa, mismo nombre que corresponde al nombre artístico del Demandante, con el cual se le ha reconocido como figura pública y líder de opinión, al menos desde el año 1994; y (iii) no está realizando un uso leal del nombre de dominio en disputa, máxime cuando dicho nombre de dominio es idéntico o al menos similar en grado de confusión a las marcas MARIANO OSORIO y MARIANO antes referidas, propiedad del Demandante.
- el nombre de dominio en disputa no tiene contenido salvo por la publicidad con hipervínculos pero no ofrece productos o servicios.
- no existen preparativos para usar el nombre de dominio en disputa.
Respecto a la mala fe en el registro y en el uso el Demandante señala que:
- el nombre de dominio fue registrado de mala fe.
- el nombre de dominio en disputa solo contiene publicidad con avisos.
- el nombre de dominio en disputa está en venta.
- la Demandada le impide al Demandante usar el nombre de dominio en Internet.
- la Demandada ha sido parte demandada en varias controversias bajo la Política habiendo sido condenada a transferir los nombres de dominio en cada caso. Esta reincidencia constituye el supuesto de mala fe previsto en el párrafo 4, a) iii) de la Política.
El Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa. B. Demandado
La Demandada no contestó a las alegaciones del Demandante. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, el Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio respecto de las marcas sobre las que el Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
Previamente se tratará la solicitud del Demandante de que el procedimiento sea en idioma español. A. Idioma del procedimiento
De acuerdo al Reglamento, párrafo 11.a), “[…] el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.”
En el presente caso el idioma del acuerdo de Registro es el inglés.
La Demanda se presentó en español y el Demandante ha solicitado que el idioma del procedimiento sea el español. Ante la comunicación del Centro sobre el idioma del procedimiento, el Demandante fundó tal pedido en el hecho de que el Demandante usa el idioma español, y que el nombre de dominio en disputa hace alusión directa al nombre artístico del Demandante, el señor Mariano Alejandro Osorio Murillo, quien es una figura pública en México, ampliamente reconocido por conducir un programa radiofónico en idioma español, así como difundir y comercializar fonogramas contenidos en discos compactos en idioma español al amparo de la marca REFLEXIONES. El Demandante añade que esta misma marca a la que se hace referencia aparece en el listado de publicidad en idioma español que se despliega en la página del nombre de dominio en disputa.
El Demandante concluye que la persona que llevó a cabo el registro del nombre de dominio en disputa tenía conocimiento del reconocimiento del Demandante y por tanto de las actividades que realiza en idioma español y que es una figura pública. Agrega que las marcas del Demandante se utilizan en México – donde el idioma oficial es el español – y fueron registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial –cuya tramitación necesariamente se realiza en idioma español.
La Demandada no formuló manifestación alguna acerca del idioma del procedimiento.
De acuerdo al Reglamento, párrafo 11(a), a menos que las Partes acuerden lo contrario, o a menos que el Acuerdo de Registro especifique lo contrario, el idioma del procedimiento administrativo debe ser el idioma del Acuerdo de Registro. En el presente caso el idioma del Acuerdo de Registro es el inglés y el Demandante ha solicitado que sea el español en función de los argumentos ya mencionados. La Demandada no se ha opuesto a esta petición. Dadas las circunstancias del caso, incluido el hecho de que todas las comunicaciones del Centro a las Partes han sido enviadas tanto en español como en inglés, el Experto decide aceptar la Demanda presentada en español y rendir la decisión en español. B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, el Demandante ha hecho una reseña de las marcas de las que es titular en México, y ha alegado la absoluta identidad entre su marca MARIANO OSORIO y el nombre de dominio en disputa .
Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos.
El Experto considera que, efectivamente, existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca MARIANO OSORIO propiedad del Demandante.
La única diferencia existente entre la marca del Demandante y el nombre de dominio en disputa se refiere a la extensión “.com”, dominio genérico de primer nivel (por sus siglas en inglés “gTLD”). Tal como se ha sostenido repetidamente en decisiones pasadas bajo la Política, estas extensiones por ser de obligatoria inclusión para el registro de un nombre de dominio, no suelen entrar en el análisis comparativo para determinar la identidad o similitud con la marca
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a)i) de la Política. C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas del Demandante con ánimo de lucro.
Ninguno de estos supuestos se encuentra presente en el caso bajo análisis:
No consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que la Demandada sea titular. Tampoco se ha probado que la Demandada sea conocida bajo el nombre de dominio en disputa. Por el contrario el Demandante ha probado el reconocimiento que tiene con su nombre propio y marca como locutor de un programa radio por más de una década en México.
La Demandada no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registró el nombre de dominio en disputa, oferta alguna de productos o servicios de buena fe en ese nombre de dominio. Por el contrario actualmente el nombre de dominio en disputa se destina a una página que contiene publicidad del tipo pago por clic (o por sus siglas en inglés “pay per click”).
Por ende el Experto encuentra que la Demandada no posee derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa. D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que la Demandada haya registrado y usado el nombre de dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman,Caso OMPI No. D1999-0001; o Robert Ellenbogen v. Mike Pearson,Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe de la Demandada tanto en el momento del registro del nombre de dominio como en su posterior utilización.
En el presente caso, el Demandante ha alegado su notoriedad en el mundo de la radio, mediante su programa que continua vigente desde hace más de quince años. A tal fin ha acompañado publicaciones en las que se hace referencia a los premios y reconocimientos que ha recibido Mariano Osorio. La Demandada no ha negado ni controvertido tal afirmación que por otra parte surge claramente de las constancias aportadas y de información disponible en Internet. El Experto, de acuerdo a las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la Demandada, concluye que en el balance de las probabilidades la Demandada debió conocer la marca del Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa, dada la alegada notoriedad en México y América Latina.
En cuanto al uso de mala fe, este Experto considera que el uso del nombre de dominio en disputa para alojar un sitio web con publicidad tipo “pay per click” indica la intención de la Demandada de direccionar usuarios a su sitio web o a sitios web de terceros y capitalizar el prestigio y notoriedad de la marca MARIANO OSORIO del Demandante. Esto se califica como un caso de mala fe bajo el párrafo 4(b)(iv) de la Política pues intenta atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a su sitio web o a sitios web de terceros creando confusión con la marca del Demandante.
Asimismo el nombre de dominio en disputa posee una leyenda que da a entender que es posible que el nombre de domino esté a la venta pues dice “This domain may be for sale. Click here for more info”. Tal como señala el Demandante, esto implicaría una oferta de venta del nombre de dominio en disputa lo cual atendiendo a las circunstancias del presente procedimiento, este Experto considera como un indicio adicional de mala fe.
Finalmente la falta de respuesta de la Demandada también es tomado por este Experto como un indicio de mala fe.
Por ende el Experto entiende que se encuentra presente el requisito del párrafo 4.a)iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 12 de julio de 2016
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