La Demandante es Lubasa Aparcamientos, S.L.U., con domicilio en Castellón de la Plana, España, representada por Azagra Patentes y Marcas, España.
El Demandado es Whois Privacy Service Protects this Domain, con domicilio en Manacor, España / Jose Antonio Rodenas Garcia, con domicilio en Albacete, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El Registrador del Nombre de Dominio es Soluciones Corporativas IP, LLC (en adelante, la “Entidad Registradora”). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 18 de mayo de 2016. El 19 de mayo de 2016 el Centro envió a la Entidad Registradora por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 20 de mayo de 2016 la Entidad Registradora envió al Centro, a través de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
La Demandante presentó el 20 de mayo de 2016 una enmienda a la Demanda debido a la detección por parte de la Demandante de un error formal en la misma. El Centro verificó que la Demanda y la enmienda a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de mayo de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de junio de 2016. El plazo para contestar la Demanda fue extendido automáticamente hasta el 17 de junio de 2016 por petición del Demandado de fecha 6 de junio de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue finalmente presentado ante el Centro el 16 de junio de 2016.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 29 de junio de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Lengua del procedimiento
Al registrar el Nombre de Dominio, el Demandado utilizó la lengua española para aceptar el correspondiente acuerdo de registro. Atendiendo a este hecho, así como a que ambas partes se han servido de dicho idioma para sus correspondientes escritos en el marco del presente procedimiento, el Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, la lengua del procedimiento debe ser el español. 5. Antecedentes de Hecho A. La Demandante
La Demandante es una sociedad española que, desde su constitución en 1992, ha venido desarrollando actividades de compraventa y arrendamientos de aparcamientos de vehículos, gestionando, entre otros, diferentes aparcamientos públicos en la ciudad de Albacete, España.
Para el desarrollo de sus actividades la Demandante ha venido utilizando la marca LUBASA (solicitada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) con el nº 2729971 en las 45 clases del Nomenclátor Internacional desde el 13 de septiembre de 2006 y registrada el 1 de marzo de 2008). En este sentido, la Demandante es licenciataria de la citada marca en virtud del correspondiente contrato de licencia celebrado el 1 de septiembre de 2007 con Obinesa, S.L. (sociedad matriz del grupo de empresas al que pertenece la Demandante y titular de la citada marca). B. El Demandado
El Demandado es un ciudadano español con residencia en la ciudad de Albacete. De acuerdo con la información aportada en la Demanda, el Demandado fue trabajador de la Demandante desde el 1 de mayo de 2007 hasta el 12 de diciembre del mismo año. El Demandado no ha aportado más información sobre sus circunstancias profesionales. C. El Nombre de Dominio
El Demandado registró el Nombre de Dominio el 19 de diciembre de 2008.
Actualmente el Nombre de Dominio está conectado a un sitio web en el que se ofrece información sobre aparcamientos públicos para vehículos en la ciudad de Albacete. D. Comunicaciones entre las Partes
Con carácter previo a la presentación de la Demanda, la Demandante remitió al Demandado tres comunicaciones (el 29 de septiembre, el 3 de noviembre y el 14 de diciembre de 2015) instándole a transferir el Nombre de Dominio a fin de evitar un eventual procedimiento. Dichos requerimientos no fueron atendidos por el Demandado. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega en la Demanda:
- Que es una empresa española que se dedica a las actividades de compraventa y arrendamiento de plazas de parking de vehículos, gestionando diversos aparcamientos en la ciudad de Albacete, España. Para el desarrollo de dichas actividades, la Demandante se sirve de la marca española LUBASA sobre la cual ostenta una licencia de uso desde 2007. Se aporta junto a la Demanda una copia del contrato de licencia suscrito.
- Que el Nombre de Dominio se basa en una combinación entre la marca LUBASA y el término genérico “aparcamientos”. De este modo, la Demandante entiende que el Nombre de Dominio es confusamente similar con la marca de la que es licenciataria.
- Que no ha autorizado al Demandado a hacer uso de la mencionada marca ni al registro de nombre de dominio alguno. De hecho, la Demandante indica que el Demandado debía ser plenamente consciente de la existencia de la marca LUBASA y de su vinculación a la Demandante al haber sido empleado de aquélla en 2007. Se aportan junto a la Demanda sendas resoluciones provenientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, donde consta el alta y baja laboral del Demandado en la Demandante.
- Que el Demandado registró el Nombre de Dominio con el ánimo de perjudicar a la Demandante, impidiendo que refleje su marca en un nombre de dominio correspondiente. En este sentido, la Demandante indica que el Demandado ha sido consciente en todo momento de la infracción de los derechos de la Demandante no tan sólo por su relación laboral previa con aquélla, sino también por haber sido expresamente requerido a cesar en el uso y transferir el Nombre de Dominio a la Demandante. Se aportan junto a la Demanda las correspondientes copias de los requerimientos enviados al Demandado.
- Que, atendiendo a lo anterior, solicita que los Nombres de Dominio le sean transferidos. B. Demandado
El Demandado alega en la Contestación a la Demanda:
- Que la Demandante no ha probado que la licencia de la marca que alega para basar su Demanda sea válida frente a terceros, por lo que considera que la Demandante no ha acreditado que dicha licencia existiera y fuera legalmente válida al momento del registro del Nombre de Dominio.
- Que la denominación “lubasa” incluida en el Nombre de Dominio corresponde al acrónimo “lugares basicos de albacete para aparcamientos”. Teniendo en cuenta lo anterior así como que la finalidad de registro y uso del Nombre de Dominio es la de dar información a los visitantes sobre lugares públicos de aparcamiento de vehículos en Albacete, el Demandado considera que no existe un riesgo real de confusión entre el Nombre de Dominio y la marca alegada por la Demandante.
- Que se está haciendo un uso legítimo, leal y no comercial del Nombre de Dominio en cuanto que el mismo no se utiliza para realizar publicidad engañosa o se redirecciona a página web alguna de carácter comercial.
- Que en ningún caso se registró o se usa el Nombre de Dominio con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo a la Demandante o a un competidor suyo. Según indica el Demandado, el uso del Nombre de Dominio ha estado presidido por un ánimo de vincularlo a un interés público consistente en la puesta en conocimiento de todos los potenciales usuarios de parking en Albacete las distintas concesiones públicas de servicio de aparcamiento.
- Que, atendiendo a todo lo indicado, debe rechazarse la Demanda. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de la marca sobre la que la Demandante tiene derechos;
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos establecidos por la Política en relación con el presente caso. A. Legitimidad de la Demandante
No obstante, con carácter previo a dicho análisis, el Experto desea incidir en la legitimidad de la Demandante para iniciar el presente procedimiento. Dicha legitimidad ha sido cuestionada por el Demandado atendiendo al hecho de que la Demandante no es titular de la marca alegada para fundamentar la Demanda, sino una mera licenciataria sin que dicha condición se haya inscrito en el correspondiente registro público.
A tal respecto, deben realizarse las siguientes puntualizaciones:
- La Política no exige a la parte demandante que sea titular de la marca en la que se base la correspondiente demanda, limitándose a requerir en su párrafo 4(a)(i) que el demandante acredite ostentar derechos sobre dicha marca. En este sentido, numerosas decisiones bajo la UDRP han establecido de forma reiterada la posibilidad de que el licenciatario de una marca que acredite dicha condición en el marco de un procedimiento pueda efectivamente actuar como demandante con base en la Política (en este sentido ver, por ejemplo, Grupo Televisa, S.A., Televisa, S.A. de C.V., Estrategia Televisa, S.A. de C.V., Videoserpel, Ltd. v. Party Night Inc., a/k/a Peter Carrington,Caso OMPI No. D2003-0796; Spherion Corporation v. Peter Carrington, d/b/a Party Night Inc.,Caso OMPI No. D2003-1027; Teva Pharmaceutical USA, Inc. v. US Online Pharmacies,Caso OMPI No. D2007-0368; o Komatsu Deutschland GmbH v. Ali Osman / ANS,Caso OMPI No. D2009-0107). Atendiendo a la documentación aportada por la Demandante junto a su escrito de Demanda, es obvio que es licenciataria de la marca alegada para basar sus pretensiones, de modo que no cabe sino concluir que cuenta con plena legitimidad para actuar como demandante en este procedimiento.
- El hecho de que el contrato de licencia de la marca LUBASA no se encuentre inscrito ante la OEPM no afecta la legitimidad de la Demandante bajo la UDRP y no implica un cambio en la conclusión apuntada en el parágrafo anterior.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Experto considera que la Demandante está plenamente legitimada para presentar la Demanda de conformidad con la Política y el Reglamento. B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La marca invocada por la Demandante es LUBASA, mientras que el Nombre de Dominio es .
El Experto considera que el término “aparcamientos” no resulta de manera alguna suficiente para distinguir al Nombre de Dominio de la marca alegada por la Demandante y evitar, por tanto, la similitud hasta el punto de causar confusión entre ambos. En este sentido, debe tenerse en cuenta que queda claro que el citado término es sólo un indicador genérico referidos a los servicios que la Demandante ofrece por medio de la marca alegada, de modo que el mismo al incluirse en el Nombre de Dominio en conjunción con la marca LUBASA no tan sólo no se evita el establecimiento de una conexión con la marca alegada por la Demandante, sino que se incrementa la citada similitud.
Dicha conclusión se alinea con la adoptada por otros expertos en numerosos precedentes (véanse por ejemplo los casos NIKE, Inc. v. Jaeik Jung,Caso OMPI No. D2000-1471; Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) v. Jongchan Kim,Caso OMPI No. D2003-0400 y los casos en él citados).
Es por ello que el Experto encuentra que el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de crear confusión con la marca sobre la que la Demandante tiene derechos, de modo que el Experto estima que la Demandante ha acreditado el primero de los elementos requeridos en la Política, párrafo 4(a)(i). C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio. En este sentido, el Experto tiene en cuenta las siguientes circunstancias:
- El Demandado no es titular ni licenciatario de marcas u otros signos distintivos que se basen o incluyan la denominación “lubasa”.
- El Demandado no ha demostrado que es conocido corrientemente por el Nombre de Dominio.
- El Experto no considera que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio cuando el mismo no tan sólo se refiere a la marca sobre la que la Demandante tiene derechos, sino que además la marca LUBASA es conocida en la ciudad donde el Demandado reside y el Demandado fue trabajador de la Demandante durante unos meses.
- El supuesto uso en el Nombre de Dominio del término “lubasa” como un acrónimo de la fórmula “lugares básicos de albacete para aparcamientos” no es aceptable como sustento de un supuesto interés legítimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio. En opinión del Experto, dicha explicación carece de verosimilitud, siendo mucho más plausible la existencia de una voluntad de servirse de la marca de la Demandante.
- La relación entre los términos “lubasa” y “aparcamientos” (sector en el que la Demandante desarrolla sus actividades) está tan obviamente referida a la Demandante que parece imposible que el Demandado pudiera alegar un derecho o interés sobre el Nombre de Dominio que no implicara un aprovechamiento indebido de los derechos de la Demandante (derechos de los que, en opinión del Experto, el Demandado ha sido en todo momento consciente, habida cuenta de su condición de ex-trabajador de la Demandante y residente en la ciudad de Albacete).
Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el párrafo 4(a) de la Política. D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que el Demandado haya registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe.
Todos los indicios aportados por la Demandante apuntan a que, en el presente caso, tanto el registro como el posterior uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado no responden a una “coincidencia desafortunada” sino a una voluntad expresa para servirse de un nombre de dominio basado en la denominación recurrentemente utilizada por la Demandante en el desarrollo de sus actividades comerciales.
La evidente relación existente entre la marca LUBASA y el Nombre de Dominio, sumada a la relación de empleado que el Demandado tuvo con la Demandante con carácter previo al registro del Nombre de Dominio parece probar de forma clara el conocimiento que él tenía tanto de la Demandante como de la marca LUBASA. Además, el Demandado no ha negado su condición de ex-trabajador de la Demandante ni ha negado en ningún momento su conocimiento acerca de la Demandante y sus derechos sobre la marca LUBASA. La explicación del Demandado de que el término “lubasa” como usado en el Nombre de Dominio sería un acrónimo de la fórmula “lugares básicos de albacete para aparcamientos” carece de verosimilitud, en especial tomando en cuenta su anterior relación con la Demandante. En la opinión del Experto, el Demandado tuvo la intención de servirse de la marca de la Demandante. Además, el uso del Nombre de Dominio para publicitar servicios idénticos a los de la Demandante (tal y como el Demandado cita en su escrito de Contestación a la Demanda, en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa “[s]e publicitan los aparcamientos públicos que existen en Albacete”, incluyéndose tanto aquellos titularidad del Demandante, casos de los aparcamientos “sitos en avda de España, plaza de el sembrador y aparcamiento la fe”, citados por en el Demandante en la Demanda, así como otros de diferente titularidad) refuerza tal conclusión y deja claro el uso del Nombre de Dominio de mala fe.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, en opinión de este Experto, la única posibilidad razonable para explicar el registro y uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado es que dichas actuaciones respondieron a criterios de mala fe, la cual ha quedado suficientemente acreditada por la Demandante. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, , sea transferido a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 19 de julio de 2016
Full & Egal Universal Law Academy