La Demandante es Essen Aluminio S.A. con domicilio en Buenos Aires, Argentina, representada por Palacio y Asociados, Argentina.
El Demandado es Marcos Cricri, todoessen con domicilio en Buenos Aires, Argentina. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Tucows Inc. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de junio de 2016. El 27 de junio de 2016 el Centro envió a Tucows Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de junio de 2016 Tucows Inc. envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El 4 de julio de 2016 el Centro envió por correo electrónico a las partes en inglés y en español una comunicación referente al idioma del procedimiento. El 7 de julio de 2016 la Demandante contestó solicitando que el español fuera el idioma del procedimiento. El Demandado no contestó a la comunicación referente al idioma del procedimiento. En vista de lo anterior, el Centro envió todas sus comunicaciones a las Partes en idiomas inglés y español.
El 11 de julio de 2016, el Demandante envió por correo electrónico una enmienda a la Demanda de la que el Centro acusó recibo el 12 de julio de 2016.
El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda a la Demanda (en adelante denominadas conjuntamente como la “Demanda”) cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de julio de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de agosto de 2016. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 3 de agosto de 2016.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de agosto de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, Essen Aluminio S.A., es una empresa con sede en la provincia de Santa Fe, Argentina, que se dedica a la fabricación y comercialización de cacerolas y otros productos de aluminio. Según información obtenida de su página web, localizada en “”, la Demandante opera desde el año 1980 aproximadamente. La Demandante es titular de la marca ESSEN en la Argentina registrada en clases 8, 9 y 21. Como ejemplo de lo anterior, la Demandante es titular, entre otros, del registro de marca no. 2369858 ESSEN (mixta), concedido el 20 de mayo de 2010.
El nombre de dominio en disputa no se encuentra actualmente en uso. Al momento de presentar la demanda el nombre de dominio en Disputa tenía una página con oferta de venta de productos para cocina de la Demandante.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 14 de octubre de 2010. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante es titular de numerosos registros de marca ESSEN. El nombre de dominio en disputa es confundible con la marca ESSEN. El consumidor que encuentra el sitio del Demandado puede pensar que es el sitio oficial de la Demandante.
La Demandante nunca autorizó a usar la marca ESSEN en el nombre de dominio en disputa. La Demandante no ha concedido licencia ni autorizó el uso del nombre de dominio en disputa.
La Demandante señala que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa para ofrecer productos que fabrica la Demandante sin autorización de la Demandante. Explica que cualquier usuario de Internet que quiere interiorizarse de los productos de la Demandante podría confundir el nombre de dominio en disputa por el sitio web oficial de la Demandante.
La Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa sea cancelado. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al nombre de dominio; y
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso. A. Cuestión Preliminar: idioma del Procedimiento
De acuerdo al Reglamento, párrafo 11a), “[…] el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo”.
En el presente caso la Demanda se presentó en español y el idioma del acuerdo de registro es el inglés.
La Demandante solicita que el idioma del procedimiento sea el español. Lo justifica en razón de diversos elementos comunes entre las partes del presente proceso y aquel idioma, concluyendo que todos ellos son suficientes para determinar su elección. A tal fin señala que el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa se encuentra en su integridad en idioma español, los teléfonos y domicilios de contacto en él son todos dentro de la Argentina, el domicilio de registro se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y el teléfono de registro posee código de área de la Argentina.
Teniendo en cuenta el domicilio de ambas partes, el idioma del contenido del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa y la falta de oposición del Demandado, el Experto decide que la Decisión se dicte en español. B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, la Demandante ha hecho una reseña de los diversos registros de marca de los que es titular en Argentina y ha alegado la absoluta identidad o, al menos, semejanza productora de confusión entre su marca ESSEN y el nombre de dominio en disputa .
Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos.
El Experto considera que, efectivamente, existe identidad o similitud hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca ESSEN de la Demandante.
La única diferencia existente entre la marca ESSEN de la Demandante y el nombre de dominio en disputa se refiere al dominio de nivel superior genérico (“gTLD”) “.com”, característica funcional de un nombre de dominio. Asimismo, la palabra “todo” agregada al nombre de dominio en disputa antes de la marca tampoco ayuda a evitar la confusión pues la misma realiza una mera función de complemento de la marca ESSEN de la Demandante (ver en igual sentido Puerto 80 Projects SLU v. Domains By Proxy, LLC, DomainsByP and Jupiter Miguel Tarrero Gallo,Caso OMPI No. D2012-1563, donde se sostiene que el nombre de dominio es confundible con la marca ROJADIRECTA).
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el primer requisito exigido por el párrafo 4a) de la Política. C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes.
El Demandante ha acreditado prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandado no ha contestado la Demanda ni alegado a su favor la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
El Experto considera que ninguno de los supuestos previstos en la Política para acreditar por parte del Demandado un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa se encuentra presente en el caso bajo análisis, a saber:
- No consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que el Demandado sea titular. Por el contrario, la Demandante ha alegado ser la única titular de la marca ESSEN.
- El Demandado no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registró el nombre de dominio en disputa, oferta alguna de productos o servicios de buena fe en ese nombre de dominio. A este respecto, aunque a la fecha de esta decisión el nombre de dominio en disputa no está en uso, en el momento de presentar la Demanda, el nombre de dominio en disputa tenía contenido aparentemente relacionado con los productos de la Demandante.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Experto considera que en este caso no resultaría aplicable la doctrina de los casos Oki Data Americas, Inc. v. ASD Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903; y Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Del Fabbro Laurent,Caso OMPI No. D2004-0481, en los cuales se admitió el interés legítimo en quien vendía productos de la demandante y había indicado en forma precisa en su sitio web cuál era exactamente su relación con el dueño de la marca. Por el contrario, en este caso concreto no surge del sitio web del Demandado una explicación de cuál es su vinculación con la Demandante. La visualización del contenido del nombre de domino en disputa según fue notarizado por la Demandante no permite determinar que se trata de un sitio web que no tiene relación alguna con la Demandante. La falta de aclaración podría llevar a usuarios de Internet a considerar que el sitio web está autorizado por la Demandante o se trata de un sitio oficial de la Demandante. En síntesis, la falta de un “disclaimer” impide considerar la existencia de un interés legítimo en cabeza del Demandado (AB Electrolux v. Ong Bui Trung Kien,Caso OMPI No. D2012-1091; y Houghton Mifflin Co. v. The Weathermen, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0211).
Finalmente, no hay evidencia de que el Demandado sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa. .
Por ende el Experto encuentra que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el segundo requisito exigido por el párrafo 4a) de la Política. D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que la Demandada haya registrado y usado el nombre de dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman,Caso OMPI No. D1999-0001; o Robert Ehenbogen v. Mike Pearson,Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del nombre de dominio como en su utilización.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de los citados elementos en el presente caso.
En cuanto a la mala fe en el registro, este Experto interpreta que las circunstancias aportadas por la Demandante permiten considerar que el Demandado conocía la existencia de la Demandante y del nombre por el que se la identificaba pues el contenido del nombre de dominio en disputa está relacionado con los productos de la Demandante. Por ende, dadas las circunstancias del caso, el Experto considera que el registro del nombre de dominio en disputa fue de mala fe
En cuanto a la mala fe en el uso, a la fecha no hay ningún sitio web activo bajo el nombre de dominio en disputa sin embargo al momento de presentar la Demanda, el nombre de dominio en disputa usaba la marca de la Demandante en forma prominente en el ángulo superior izquierdo y contenía referencias a ollas y cacerolas incluidos productos de la Demandante. Como ya se señaló en el punto anterior, un usuario de Internet que visite el nombre de dominio en disputa no podrá distinguir el nombre de domino en disputa del sitio web original de la Demandante generando confusión entre los consumidores.
Al momento de presentar la Demanda, la Demandante aseveró que el nombre de dominio en disputa contenía referencias a la marca ESSEN y ofrecía productos de esa marca sin su autorización. Estas afirmaciones no fueron negadas por el Demandado. Las referencias a la marca ESSEN en el contenido del nombre de dominio en disputa, a juicio de este Experto, prueban que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa con la intención de atraer al público consumidor al nombre de dominio en disputa con ánimo de lucro y crear confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio web o en su sitio en línea. Esto implica un registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa de conformidad con la Política, párrafo 4b)(iv).
Finalmente, en cuanto al hecho de que actualmente no haya ningún sitio web activo bajo el nombre de dominio en disputa, numerosas decisiones del Centro han destacado que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede también considerarse una circunstancia acreditativa de mala fe, cuando como en el presente caso concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta del demandado.
Por todo ello, el Experto concluye que el nombre de dominio se registró y se usa de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea cancelado.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 26 de agosto de 2016
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