La Ricorrente è Groupe Adeo di Ronchin, Francia, rappresentato da Coblence & Associés, Francia.
Il Resistente è c/o W. Ltd. di Auckland, Nuova Zelanda / catalin vicentu virga, assistenza s.r.l. di Rho, Italia. 2. Il nome a dominio e il Registrar
Il nome a dominio contestato è registrato presso la società Key-Systems GmbH dba (il "Registrar"). 3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (qui di seguito denominato il "Centro") il 4 luglio 2016 via email. Il 4 luglio 2016, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 5 luglio 2016, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui venne rivelata l'identità del titolare de nome a dominio contestato e le sue informazioni di contatto, informazioni che differiscono dal Resistente nominato nel Ricorso. Il Centro ha inviato un'email alla Ricorrente l'11 luglio 2016 fornendogli le informazioni del titolare del nome a dominio contestato rivelate dal Registrar, e invitandola a modificare il suo Ricorso. La Ricorrente ha trasmesso al Centro una prima modifica del Ricorso in forma elettronica (via email) il 7 luglio 2016. Una seconda modifica del Ricorso è stata ricevuta dal Centro in forma elettronica (via email) il 7 luglio 2016. Una terza modifica del Ricorso è stata ricevuta dal Centro in forma elettronica (via email) l'18 luglio 2016.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso e ulteriori osservazioni alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la "Policy"), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme"), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme Supplementari").
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 19 luglio 2016, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 8 agosto 2016. Il Resistente non ha fatto pervenire alcuna Risposta. Il 12 agosto 2016, il Centro ha notificato l'inadempienza del Resistente.
Il Centro ha nominato, in data 28 agosto 2016, Andrea Mondini quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7. 4. I presupposti di fatto
La Ricorrente è una nota società specializzata in negozi hardware con 32 società affiliate in 12 paesi. La società principale della Ricorrente venne creata nel 1923 e con oggi 400 negozi di vendita al pubblico nel settore "fai da te" usando il marchio LEROY MERLIN.
La Ricorrente è titolare di numerose registrazioni del marchio LEROY MERLIN in diversi paesi (tra le quali ad esempio la registrazione internazionale no. 591251 del 1992 nelle classi 1-9, 11, 16, 17, 19-22, 25, 27, 28, 31 e 37) nonché numerose registrazioni di nomi a dominio con l'elemento "leroy-merlin".
Il Resistente ha registrato il nome a dominio contestato il 7 marzo 2016. 5. Argomentazioni delle parti A. Ricorrente
In merito alla confondibilità del nome a dominio contestato con un marchio su cui la Ricorrente vanta un diritto, la Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato è confondibile con il marchio LEROY MERLIN di cui è titolare la Ricorrente, considerando che l'unica differenza rilevante è l'aggiunta della cifra "1" che non è sufficiente per evitare una confondibilità.
In merito alla mancanza di un diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato, la Ricorrente afferma che il Resistente non ha mai avuto alcun diritto sul nome a dominio contestato, né alcun interesse legittimo ad esso collegato. La Ricorrente non ha mai dato alcuna autorizzazione al Resistente né avuto alcun rapporto con il Resistente. Il Resistente ha utilizzato il nome a dominio contestato per pubblicare un messaggio nel quale sostiene che un certo prodotto sia "pericolosissimo" ed esorta il pubblico a non comprare tale prodotto della Ricorrente. La Ricorrente sostiene che il Resistente non ha un interesse legittimo a pubblicare un tale messaggio denigratorio.
In merito alla registrazione ed uso in malafede, il messaggio pubblicato dal Resistente dimostra che il Resistente aveva conoscenza del marchio della Ricorrente. Il fatto che il Resistente abbia registrato il nome a dominio contestato sotto copertura di un servizio proxy e quindi restando anonimo dimostra la sua malafede. Il messaggio denigratorio e ingiustificato dimostra la malafede del Resistente. B. Resistente
Il Resistente non ha presentato alcuna Risposta. 6. Motivi della decisione 6.1 Lingua della procedura amministrativa
La Ricorrente ha depositato il proprio Ricorso in inglese. Il 12 luglio 2016, il Centro ha informato La Ricorrente che la lingua della registrazione per il nome a dominio contestato è l'italiano ed ha invitato la Ricorrente, salvo altrimenti richiesto dalla Ricorrente o concordato con il Resistente, di depositare il Ricorso tradotto in italiano.
Il 15 luglio 2016, la Ricorrente ha depositato una traduzione del Ricorso in italiano.
Ai sensi del paragrafo 11 delle Norme, in assenza di un accordo tra le parti, o salvo che sia altrimenti stabilito nel contratto di registrazione, la lingua della procedura amministrativa è la lingua del contratto di registrazione, fatta salva la facoltà del Collegio di decidere diversamente. Il Collegio decide pertanto che la lingua del presente procedimento debba essere l'italiano ai sensi del paragrafo 11 delle Norme. 6.2. Trasferimento del nome a dominio contestato
Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito alla Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede. A. Identità o somiglianza tale da indurre a confusione del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente
La Ricorrente è titolare di numerose registrazioni del marchio LEROY MERLIN in diversi paesi (tra le quali ad esempio la registrazione internazionale no. 591251 del 1992 nelle classi 1-9, 11, 16, 17, 19-22, 25, 27, 28, 31 e 37).
Il Collegio considera che, data l'identità dell'elemento "leroymerlin", l'aggiunta della cifra "1" e dell'elemento ".com" non sono sufficienti per evitare una confondibilità.
Il Collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato quanto richiesto dal paragrafo 4(a)(i) della Policy, ossia che il nome a dominio contestato è simile al punto da indurre confusione rispetto ai marchi sui quali la Ricorrente vanta diritti. B. Assenza di diritti o d'interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato
La Ricorrente deve dimostrare che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato. Il Resistente in una procedura condotta secondo le regole della Policy non assume l'onere della prova, ma, secondo quanto disposto dall'articolo 4(c) della Policy, può stabilire di avere un diritto o un interesse legittimo in un nome a dominio dimostrando:
(i) che prima di avere avuto notizia della controversia ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio contestato, o un nome ad esso corrispondente, in buona fede per un'offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
(ii) che è conosciuto (come individuo, attività produttiva o altra organizzazione) con il nome corrispondente al nome a dominio contestato, anche se non ha acquisito alcun diritto di marchio; oppure
(iii) che del nome a dominio contestato intende fare un uso legittimo non commerciale o comunque corretto senza l'intento di fuorviare ingannevolmente i consumatori o di infangare il marchio in questione.
Nel presente caso la Ricorrente ha dimostrato di vantare diritti di marchio su LEROY MERLIN validamente registrati in data antecedente alla registrazione del nome a dominio contestato.
Il Resistente, da quanto risulta agli atti, risulta aver registrato il nome a dominio contestato ben consapevole dei diritti di marchio della Ricorrente. La registrazione del nome a dominio contestato è stata infatti effettuata dal Resistente per pubblicare un messaggio che fa riferimento a certi prodotti della Ricorrente.
Il Collegio riconosce il diritto di esprimere critica, ad esempio sulla qualità di certi prodotti. Ciò nonostante, l'uso di un nome a domino deve evitare ogni rischio di confusione ed il diritto di esprimere critica non autorizza per se l'uso di un marchio di terzi nel proprio nome a dominio (The Royal Bank of Scotland Group and National Westminster Bank v. Pedro Lopez and A&A System Solutions and Alberto Rodriguez,WIPO Case No. D2002-0823).
Considerando che nel presente caso il Resistente ha registrato un nome a dominio quasi identico al marchio della Ricorrente sotto copertura di un servizio proxy allo scopo di pubblicare anonimamente un messaggio negativo, il Collegio ritiene che la Ricorrente ha dimostrato la mancanza di diritti o interessi legittimi del Resistente rispetto al nome a dominio contestato.
In considerazione di ciò, e anche del fatto che il Resistente non ha fatto pervenire alcuna Risposta, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia soddisfatto quanto richiesto dal paragrafo 4(a)(ii) della Policy in merito alla dimostrazione dell'assenza di un diritto o interesse legittimo del Resistente sul nome a dominio contestato. C. Registrazione e Uso in Malafede
La registrazione non autorizzata e sotto copertura di un servizio proxy di un nome a dominio quasi identico e confondibilmente simile a dei marchi anteriori di terzi (nella specie della Ricorrente) che godono di rinomanza, non può essere avvenuta in buona fede e, su tale base, il Collegio ritiene provata la prima parte del requisito richiesto dal paragrafo 4(a)(iii) della Policy.
Rispetto all'uso del nome a dominio contestato, la Ricorrente ha dimostrato che lo stesso riconduce ad una pagina Web contenente un messaggio anonimo e denigratorio. Il Collegio considera che tale uso non costituisce uso in buona fede, come anche discusso nel precedente paragrafo.
In considerazione di ciò, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia soddisfatto quanto richiesto dal paragrafo 4(a)(iii) della Policy in merito alla dimostrazione della registrazione e dell'uso in mala fede del nome a dominio contestato. 7. Decisione
Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore della Ricorrente del nome a dominio contestato .
Andrea Mondini
Membro Unico del Collegio
Data: 12 settembre 2016
Full & Egal Universal Law Academy