El Demandante es Luis Alfredo Ponce Garcia con domicilio en Bogotá, Colombia, representado por ByB Abogados, Colombia.
La Demandada es Balacotes balacotes, balacotes con domicilio en Panamá, Panamá. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es GoD, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de julio de 2016. El 12 de julio de 2016 el Centro envió a GoD, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de julio de 2016 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 14 de julio de 2016 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda.
El 14 de julio de 2016, el Centro notificó a las Partes que la Demanda se había presentado en español, mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés y dando al Demandante la oportunidad de (a) presentar una prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las partes para que el idioma del procedimiento sea el español, (b) traducir la Demanda al inglés o (c) presentar una solicitud para que el español sea el idioma del procedimiento.
El Demandante presentó una Demanda Enmendada en fecha 15 de julio de 2016.
El Demandante envío al Centro una comunicación por correo electrónico en fecha 16 de julio de 2016 solicitando que el idioma del procedimiento fuera el español.
El Demandante presentó una Enmienda a la Demanda Enmendada aportando los anexos a la misma el 29 de julio de 2016 (la Demanda, la Demanda Enmendada y la Enmienda a la Demanda Enmendada serán denominadas conjuntamente como la “Demanda”).
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 5 de agosto de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de agosto de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 7 de agosto de 2016. Una comunicación adicional fue recibida por el Centro el 2 de septiembre de 2016.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de septiembre de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
A solicitud del Experto el Centro notificó a las Partes el 30 de septiembre de 2016 la extensión de la fecha de la decisión al 6 de octubre de 2016. 4. Antecedentes de Hecho
El Demandante vende productos a través de diversos locales ubicados en el territorio de Colombia.
El Demandante es titular de la marca mixta EXPONOVEDADES T.V. (y diseño), la cual fue solicitada ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia con fecha 23 de marzo de 2011 y concedida el 31 de julio de 2012 cubriendo productos de la clase 35.
El diseño de la marca del Demandante es el siguiente:
El Demandante es asimismo titular del nombre de dominio .
Respecto a la identidad de la Demandada, el Demandante ha identificado en la Demanda a Natalia Hernandez Troncoso y Gustavo Nieto Casallas como las personas que están en control y utilizan el nombre de dominio en disputa. El Experto hace notar que, a la vista del aviso de cambio de la información del registrante remitido por el Centro el 14 de julio de 2016, la Demanda fue enmendada modificando la identidad de la Demandada y sustituyendo a los demandados identificados en la Demanda por la información del registrante del nombre de dominio en disputa facilitada por el Registrador al Centro (esto es la Demandada “Balacotes balacotes, balacotes”). A la vista de la contestación presentada por Natalia Hernandez Troncoso y Gustavo Nieto Casallas, y a los fines de este procedimiento, ambos serán tratados como la Demandada junto al nombre que figura en el registro WhoIs (esto es “Balacotes balacotes, balacotes”).1
La Demandada vende productos importados y posee un local en la ciudad de Cali, Colombia.
El nombre de dominio fue registrado el 19 de diciembre de 2012. A la fecha de presentación de la Demanda el nombre de dominio en disputa era usado para la venta de productos en rubros similares a los que ofrece el Demandante. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La parte Demandante alega que:
- el Demandante usa la enseña comercial EXPONOVEDADES T.V. desde el año 2007 dentro del territorio colombiano dedicado a la venta al por mayor y al detalle de diversos productos que se pueden agrupar en sus diferentes categorías, en productos para el hogar, la belleza, cocina, fitness, autos y ferretería.
- el Demandante registró en la oficina de marcas de Colombia la marca EXPONOVEDADES T.V. para servicios de la clase 35 según certificado de registro número 456090 con fecha de vencimiento el 31 de julio de 2020.
- la Demandada registró el nombre de dominio en disputa desde el cual vende diversos productos, actividad idéntica a la que desarrolla el Demandante a través de su marca registrada y enseña comercial.
- el Demandante señala que las personas de contacto que figuran en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa son Gustavo Adolfo Nieto Casallas y Natalia Hernandez Troncoso. Señala que esas personas fueron intimadas a una conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá pero no se presentaron.
- el Demandante solicitó al teléfono de contacto que figura en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa un producto denominado “Scultor Body” por la suma de COP 54.900.
- el Demandante señala que el domicilio indicado en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa figura también inscrito como establecimiento comercial ante la Cámara de Comercio de Cali con la denominación “Exponovedades 19-21”.
- el Demandante explica que desde que se registró la página del nombre de dominio en disputa el Demandante recibe en su comercio reclamos por la garantía de los productos que se vende en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, viéndose el Demandante en la necesidad de explicar que se trata de otra persona.
- el Demandante señala que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca EXPONOVEDADES T.V. del Demandante. El Demandante agrega que las partes distribuyen los mismos productos, y agrega que el Demandante solo vende productos originales, mientras que en el nombre de dominio en disputa solo se venderían productos falsificados.
En relación con los derechos e intereses legítimos el Demandante sostiene que:
- la Demandada no tiene derecho alguno sobre el nombre de dominio en disputa pues el único que tiene la marca registrada en Colombia es el Demandante.
- la Demandada se está aprovechando del posicionamiento del signo distintivo EXPONOVEDADES T.V. dentro del mercado colombiano, y pese a los reclamos de su titular se ha limitado a no acudir a las instancias legales.
Respecto a la mala fe en el registro y en el uso, el Demandante sostiene que:
- el hecho que la Demandada no sea la persona que administra el nombre de dominio en disputa permite comprobar que éste ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de alquilarlo, en este caso a un competidor de la marca y enseña comercial, seguramente por un valor que supera los costos diversos que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa.
- la Demandada ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de perturbar la actividad comercial del Demandante, su competidor en el mercado. Este desprestigio se produce porque la Demandada ofrece al público productos sobre los cuales no ofrece garantía legales y no cuenta con un lugar cierto donde los usuarios pueden acudir para hacer sus reclamos, los que terminan dirigiéndose a los establecimientos comerciales del Demandante ocasionando desprestigio a su marca.
- la Demandada usa el nombre de dominio en disputa para atraer de manera intencionada y con ánimo de lucro usuarios de Internet a su sitio creando confusión con la marca y enseña comercial del Demandante, con su propia página web y con sus productos que allí se promocionan.
El Demandando solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa. B. Demandada
Con fecha 7 de agosto de 2016 el Centro recibió una respuesta de parte de Natalia Hernández Troncoso.
En esa comunicación se solicita el rechazo de la Demanda en base a los siguientes argumentos:
- que no estaban interesados ni obligados a ceder el nombre de dominio en disputa ya que dicho nombre de dominio fue adquirido en el año 2012 y se pagó la renovación anual.
- que el nombre de dominio en disputa se encontraba disponible y por esa razón lo registraron.
- que la Demandada ha trabajado con el nombre EXPONOVEDADES desde el año 2007. Señala en tal sentido que el señor Gustavo Nieto tenía su registro en la Cámara de Comercio desde ese tiempo en ciudades diferentes como Cali, Buenaventura y Popayán, y que a la fecha se encuentra registrada a nombre de Natalia Hernandez Troncoso desde el año 2013 en la ciudad de Cali.
- que han recibido constantemente solicitudes de garantías de productos vendidos por el Demandante y que no encuentran necesidad de demandarlo por esta razón. En esos casos – explica la respuesta –, simplemente dirigen a esas personas al lugar donde realizó la compra ya que los productos que el Demandante ofrece son diferentes a los que los Demandados venden y las partes se encuentran en ciudades diferentes de Colombia.
- ofrecen dialogar con el Demandante por una eventual compraventa del nombre de dominio en disputa.
Ante esta última manifestación, con fecha 29 de agosto de 2016 el Centro ofreció a las Partes suspender el procedimiento en el supuesto de que las Partes quisieran explorar la opción de llegar a un posible acuerdo. El Demandante se opuso a esta sugerencia con fecha 29 de agosto de 2016.
La Demandada, ante esta negativa, volvió en fecha 2 de septiembre de 2016 a aclarar lo siguiente en una nueva presentación:
- que no pretendía negarse a conciliar. Explicó que residen en la ciudad de Cali y que no tienen porqué desplazarse a Bogotá e incurrir en gastos de viaje.
- que si el Demandante reclama a la Demandada, debería demandar también a las 23 empresas que aparecen con el nombre EXPONOVEDADES en Colombia. A tal fin adjunta en anexo un listado obtenido del Registro Único Empresarial y Social de Cámaras de Comercio (“RUES”) bajado de Internet donde se aprecia el listado de 23 empresas que usarían el nombre EXPONOVEDADES en Colombia. Agrega que como empresa operan desde el año 1998 con Cámara de Comercio bajo el nombre de su esposo el señor Gustavo Nieto y en el 2012 bajo el nombre Natalia Hernandez Troncoso.
- que también reciben quejas y reclamos de compradores solicitando garantías de productos vendidos por “Exponovedadestv” de la ciudad de Bogotá y a tal fin acompaña copia de dos correos electrónicos en los cuales señala que debieron aclarar que el nombre de la demandada era “Exponovedades 1921” y no EXPONOVEDADES TV.
- La Demandada niega que sus productos sean de mala calidad alegando que son de excelente calidad. Explica que los productos que el Demandante comercializa son iguales o similares a los de la Demandada con precios elevados.
- Señala asimismo que el nombre de domino en disputa fue creado el 19 de diciembre de 2012, mientras que el nombre de dominio del Demandante fue creado el 25 de abril de 2013, lo cual a su entender demuestra que la Demandada ya tenía cotizado el nombre de EXPONOVEDADES en el mercado.
- que están dispuestos a vender al Demandante el nombre de dominio en disputa por la suma de 15.000 Dólares. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, el Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) que el el nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la demandante tiene derechos;
(ii) que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
Previo a ello corresponde decidir sobre el idioma de procedimiento y la admisibilidad de las presentaciones suplementarias de ambas partes. A. Idioma del procedimiento
De acuerdo al Reglamento, párrafo 11(a), “[…] el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.”
En el presente caso la Demanda se presentó en español y el Demandante ha solicitado que el procedimiento se tramite en español. Invitado por el Centro a pronunciarse sobre la cuestión, el Demandante señala que si bien es cierto que el idioma del registro es el inglés, la Demandada estaría ubicada en Panamá, país de habla hispana y las personas que se relacionan y administran la página están ubicadas en Colombia y el Demandante esta igualmente ubicado en Colombia, país de habla hispana.
La Demandada no hizo manifestación alguna sobre el idioma del procedimiento pero se ha comunicado todo el tiempo en español y reside en Colombia. El nombre de dominio en disputa asimismo tiene contenido en español.
Teniendo en cuenta que ambas partes han presentado sus escritos y comunicaciones en español el Experto decide que el idioma del procedimiento sea el español y que la decisión se dicte en español. B. Admisión de alegaciones y comunicaciones suplementarias
Tanto el Demandante como la Demandada presentaron alegaciones adicionales a sus correspondientes Demanda y escrito de Contestación a la Demanda, sin haber sido requeridas para ello por parte del Experto.
Con fecha 30 de septiembre de 2016 se recibió una comunicación suplementaria del Demandante en el que adjuntaba un contrato de licencia para el uso de la marca EXPONOVEDADES T.V. y éste exponía que 21 de las 23 empresas que el Demandado alega que existen en Colombia usando su misma marca en realidad son o bien titularidad del Demandante o licenciatarias de la marca del Demandante.
Asimismo el Centro recibió una comunicación suplementaria de la Demandada con fecha 5 de octubre de 2016. En esta presentación la Demandada señala que:
- de los documentos anexados del RUES, no todos los establecimientos aparecen a nombre del Señor Ponce ya que hay varios a nombre de la Demandada.
- que no se debe tener en cuenta el documento anexado por el Demandante donde argumentan un trámite de licencia de uso de signos distintivos de EXPONOVEDADES con fecha del 26 de septiembre 2016 fecha posterior a la reclamación de la Demanda.
Además, en dicha comunicación suplementaria de la Demanda, la Demandada vuelve a reiterar varios de los argumentos que habían sido ya presentados en el escrito de Contestación a la Demanda.
El Reglamento regula la presentación de la Demanda por el Demandante y la Contestación a la Demanda por parte de la Demandada. No se prevé expresamente la regulación para comunicaciones suplementarias por cualquiera de las partes, salvo en respuesta a una notificación de deficiencia o si es solicitado por el Centro o el grupo administrativo de expertos. Los párrafos 10 y 12 del Reglamento vigente otorgan a la sola discreción del Experto determinar la admisibilidad de las comunicaciones suplementarias.
En opinión de este Experto, las circunstancias que concurren en el presente caso aconsejan la admisión de los nuevos argumentos y pruebas aportados por ambas Partes de forma suplementaria tras la Demanda y la presentación del escrito de Contestación de la Demandada. Todo ello teniendo en cuenta que, actuando de este modo, no se ve afectado, en modo alguno, el principio de igualdad de trato de las partes que establece el párrafo 10(b) del Reglamento, pues ambas partes han tenido la posibilidad de contestar (y así lo han hecho) a las alegaciones suplementarias no solicitadas, presentadas por la otra parte y defender sus respectivas posiciones. C. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, el Demandante ha probado la titularidad de su marca registrada en Colombia y ha alegado la absoluta identidad o, al menos, semejanza hasta el punto de confusión entre su marca EXPONOVEDADES T.V. y el nombre de dominio en disputa.
Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos. El Experto considera que, efectivamente, existe similitud entre el nombre de dominio en disputa y la marca EXPONOVEDADES T.V. del Demandante.
La única diferencia existente entre la marca del Demandante y el nombre de dominio en disputa se refiere al añadido del término “tv”. Siendo el término “exponovedades” la parte principal de la marca, la ausencia del término “tv” en el nombre de dominio en disputa no altera esta conclusión. Tampoco la utilización del dominio genérico de primer nivel (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com”, por ser una característica funcional de un nombre de dominio.
Por lo tanto se concluye que el primer elemento de la Política se encuentra satisfecho en el presente procedimiento. D. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas del Demandante con ánimo de lucro.
Aunque la carga de la prueba reside siempre en el Demandante, lo cierto es que cuando éste ha demostrado prima facie la falta de derechos o de intereses legítimos de la Demandada en el nombre de dominio en disputa, le corresponde a la Demandada, en la Contestación a la Demanda, demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos.
En opinión del Experto, la Demandada no ha conseguido refutar las alegaciones del Demandante respecto de la ausencia de derechos o de intereses legítimos de la Demandada en el nombre de dominio en disputa.
En efecto, si bien la Demandada alegó en sus respuestas que usa dicho nombre de dominio desde antaño, no ha adjuntado constancia alguna que así lo pruebe.
La Demandada alega que ha trabajado con el nombre “Exponovedades”. En una primera presentación menciona el año 2007 y en una segunda presentación hace referencia al año 1998. Sin embargo la Demandada no ha adjuntado prueba alguna en tal sentido más allá de las manifestaciones realizadas en sus contestaciones.
En síntesis, la Demandada no ha probado haber usado el nombre de dominio en disputa desde las fechas que alega tal uso. De hecho este Experto visitó el sitio A y pudo constatar que la constancia de uso online del nombre de dominio en disputa más antiguo data del mes de julio de 20132 . No ha sido probado por parte de la Demandada que haya usado el nombre “Exponovedades” desde el año 2007 como señala en su Contestación. Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa se registró con posterioridad a la fecha de registro de la marca del Demandante.
Por el contrario, entre la escasa prueba aportada por la Demandada se incluye una evidencia en la que la Demandada denomina a la entidad bajo la que realizan su actividad comercial como “Exponovedades 1921” y no como “Exponovedades”. Así, cuando un tercero les contacta confundido por el uso del término “Exponovedades” por la Demandada, ésta le corrige negando que se trate de “Exponovedades” y diciendo “amigo creo esta equivocado nosotros somos exponovedades 1921”.3 En otro de los supuestos evidenciados por la Demandada, se aprecia también la confusión que genera el uso del término “exponovedades” como nombre de dominio en disputa por la Demandada ya que un usuario de Internet les contacta y la Demandada le señala que les “esta confundiendo con exponovedades tv. Nosotros somos ”. Ante la aparente confusión que genera para los usuarios de Internet el uso del nombre de dominio en disputa por la Demandada (que les lleva a confundirla con el Demandante) no parece posible concluir de dichas evidencias que la Demandada sea corrientemente conocida por el nombre de dominio en disputa.
Por otra parte, la Demandada alegó que existen 23 empresas en Colombia que usan la razón social “Exponovedades”. El Demandante contestó a dichas alegaciones señalando que 21 de esas empresas son titularidad del Demandante o licenciatarias del Demandante. La Demandada agregó que también varios de esos registros le pertenecían, incluyendo entidades con las denominaciones “Exponovedades 1921”, “Exponovedades 1921 S.A.S”, “Exponovedades del Hogar No. 1” y “Exponovedades del Hogar No.2”. Si bien la totalidad de dichos extremos no han sido probados en detalle por las Partes, cabe aclarar que la denominación social de una persona jurídica no es una marca ni en principio funciona como tal. En consecuencia, salvo que la Demandada hubiera aportado evidencias adicionales acreditativas de ser comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa (en el sentido del párrafo 4(c)(ii) de la Política), por si sola la titularidad de una denominación social no implica que sea conocida corrientemente a los efectos de la Política por el nombre de dominio en disputa. Lo mismo puede decirse de los registros en Cámara de Comercio de Colombia.
En este sentido, se ha resuelto previamente bajo la Política que el hecho de que la Demandada se haya inscrito ante una cámara de Comercio en Colombia como propietario de un comercio no prueba que la Demandada sea conocida por el nombre de dominio en disputa (Caja de Ahorros de la Rioja (Caja Rioja) v. Juan Carlos Angel/Caja Rioja,Caso OMPI No. D2008-0783).
En opinión de este Experto, la Demandada tampoco ha conseguido demostrar la utilización del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o un uso legítimo y leal o no comercial. Ello es así pues aunque el nombre de dominio en disputa está en uso, dicho uso no puede ser calificado como un uso de buena fe, legítimo y leal o no comercial. En primer lugar porque la propia Demandada se denomina a sí misma como “Exponovedades 1921” o como “Exponovedades del Hogar” y es consciente de la confusión que crea en los usuarios de Internet por la utilización del nombre de dominio con fines comerciales (especialmente al consistir el nombre de dominio íntegramente en el término “Exponovedades” que resulta a su vez semejante a la marca bajo la que opera el Demandante tal y como esta ha acreditado). Adicionalmente, resulta relevante tomar en consideración que tanto el Demandante como la Demandada parecen dirigirse a un mismo público objetivo ubicados en Colombia y que ambas entidades resultarían competidoras en el mismo sector de productos diversos.
Por ende el Experto encuentra que a los fines de la Política, la Demandada no posee derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa. E. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que la Demandada haya registrado y esté utilizando el nombre de dominio en disputa de mala fe.
A los fines de la Política, la mala fe implica el conocimiento de la marca en el momento del registro del nombre de dominio en disputa. En este caso el Experto considera que en el balance de las probabilidades la Demandada conocía al Demandante y su marca.
En primer lugar, ambas partes reconocen que operan en el mismo rubro, ofrecen productos idénticos y que serían competidores en Colombia, con lo cual cabe presuponer que un comerciante conoce a sus competidores (C. Bechstein Pianofortefabrik AG c. Fulgencio Gómez Fernández,Caso OMPI No. DES2009-0027). Adicionalmente a las circunstancias señaladas, atendiendo al uso del nombre de dominio en disputa, a la inclusión del término “T.V.” y del diseño de un televisor en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa que se asemeja a la marca del Demandante, el Experto considera que, en el balance de las probabilidades, la Demandada tenía en mente la marca de la Demandante a la hora de registrar el nombre de dominio en disputa.
Por otra parte, en la repuesta presentada antes de la fecha límite de contestación de la Demanda, la Demandada dice exactamente lo siguiente: “El Señor Ponce conoce personalmente a el señor Gustavo Nieto, yo invito al Sr. Ponce a que se comunique personalmente vía telefónica con el Sr. Nieto y lleguen a un acuerdo si lo que desea es comprar el derecho del dominio que nos pertenece”. De las propias expresiones de la Demandada, el Experto considera probable que las partes de este procedimiento se conocían previamente.
Asimismo, el registro de la marca EXPONOVEDADES T.V. en Colombia, y el uso del término “Exponovedades T.V.” anteceden al registro del nombre de domino en disputa.
Respecto al uso de mala fe, el Experto señala lo siguiente.
La marca del Demandante fue solicitada en el año 2011 y registrada en el año 2012 en Colombia. A fines de ese mismo año la Demandada adquirió el nombre de dominio en disputa.
El Experto ha visitado la página del nombre de dominio en disputa con fecha 29 de septiembre de 2016 y ha podido verificar que la misma ha cambiado desde el inicio de la disputa. En efecto, al presentar la Demanda el Demandante adjuntó como Anexo 5 una copia de la pantalla en la que se puede ver que el nombre de dominio en disputa usa dentro del contenido del mismo la marca EXPONOVEDADES junto con el diseño de una televisión y las palabras T.V. dentro del diseño. Tal contenido sigue visible si se consulta la página en el sitio Internet Wayback Machine4 . En el referido registro está documentado que el nombre de dominio en disputa se usaba así desde julio 20135 .
El logo es el siguiente:
Asimismo la factura de compra de un producto Sculptor Body muestra el uso de un logo similar (conforme surge de la copia obrante en el anexo 10 de la Demanda).
Sin embargo, a la fecha de esta decisión la primera página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa ya no tiene el logo que incluye una televisión junto con el término “T.V.” sino que fue reemplazado por la expresión “Exponovedades 1921”. Pese al cambio en la página inicial, el referido logo sigue apareciendo en otras partes de la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, a saber: “www./index.php/quienes-somos.html”.
A juicio de este Experto, la combinación del término “Exponovedades” junto al término “T.V.” y el diseño de la televisión y su uso dentro del nombre de dominio en disputa tienen como único fin aproximarse a la marca del Demandante y aumentar la confusión con ésta. Además, si realmente el término por el que se conoce a la Demandada es “Exponovedades 1921” o “Exponovedades del Hogar”, no tenía ninguna necesidad de añadir el término “T.V.” y el diseño de un televisor que sin embargo forman parte de la marca del Demandante.
Entiende el Experto que esta aproximación del contenido del nombre de dominio en disputa a la marca figurativa del Demandante no es una casualidad milagrosa, sino que es demostrativa de la mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa.
En efecto, cualquier internauta que se encuentre con el nombre de dominio en disputa podría pensar que su titular es o está relacionado con el Demandante y su marca dado que ambas partes comercian la misma clase de productos y atendiendo a la presencia del término “Exponovedades” junto al término “T.V.” y el diseño de la televisión en la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa. De hecho, la prueba de confusión adjuntada por la propia Demandada con fecha 2 de septiembre de 2016 es demostrativa de que los consumidores confunden el nombre de dominio en disputa como perteneciente o relacionado con el Demandante.
En conclusión, el Experto entiende que al utilizar el nombre de dominio en disputa, la Demandada ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web, lo que constituye evidencia del registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe en los términos del párrafo 4(b)(iv) de la Política.
Por todos estos motivos, el Experto encuentra que el Demandante ha probado la concurrencia del tercer requisito establecido en la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: Octubre 10, 2016
1 El Experto nota que entre la evidencia aportada por el Demandante se incluyen varias capturas de pantalla de la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa en las que aparece el texto “Diseño Web BALACOT”. Sin perjuicio de que es posible que una entidad denominada “Balacot” o “Balacotes” haya sido la encargada del diseño, el Experto considera que dicha entidad debe considerarse a los efectos del presente procedimiento como Demandada en tanto que figura como registrante del nombre de dominio en disputa en los datos del WhoIs.
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3 No obstante, el Experto hace notar que en la factura presentada como evidencia por el Demandante, referente a la compra de un producto a través de la web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, la vendedora se identifica como “TV Exponovedades del hogar” incluyendo un logo con una televisión que, como se verá más adelante, resulta confusamente similar a la marca del Demandante.
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