Beschwerdeführerin ist ELV Elektronik AG aus Leer, Deutschland, vertreten durch Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbH, Deutschland.
Beschwerdegegner sind Perfect Privacy LLC aus Jacksonville, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika ("US") (Beschwerdegegner 1) / Johannes Fernberg, smart Home Matic (Beschwerdegegner 2) aus Perchtoldsdorf, Österreich / Smart HomeMatic GmbH (Beschwerdegegner 3), Perchtoldsdorf, Österreich, vertreten durch Platte Rechtsanwalt, Österreich. 2. Domainnamen und Domainvergabestelle
Die streitigen Domainnamen und (die "Domainnamen") sind bei Network Solutions, LLC (der "Domainvergabestelle") registriert. 3. Verfahrensablauf
Die Beschwerde ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem "Zentrum") am 19. Juli 2016 per Email ein. Die Beschwerde wurde auf Englisch eingebracht, der Beschwerdeführer beantragte darin jedoch Deutsch als Verfahrenssprache. Am 19. Juli 2016 hat das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich der streitigen Domainnamen an Network Solutions, LLC geschickt. Am 20. Juli 2016 übermittelte die Domainvergabestelle das Prüfungsergebnis per Email an das Zentrum, bestätigte, dass der Beschwerdegegner 2 Inhaber der streitigen Domainnamen und deren administrative Kontaktperson ist, und stellte dessen Kontaktdaten zur Verfügung. Des Weiteren bestätigte die Domainvergabestelle, dass Deutsch die Sprache der Registrierungsvereinbarung sei. Am 21. Juli 2016 teilte das Zentrum per Email an die Beschwerdeführerin die von der Domainvergabestelle offen gelegten Angaben über den Inhaber der streitigen Domainnamen mit und forderte sie auf, eine Ergänzung zur Beschwerde einzureichen. Die Beschwerdeführerin reichte am 22. Juli 2016 eine Ergänzung zur Beschwerde ein. In ihrer Antwort auf eine Mitteilung des Zentrums hinsichtlich der Verfahrenssprache vom 25. Juli 2016 beantragten die Beschwerdeführerin am 26. Juli 2016 und der Beschwerdegegner 2 am 28. Juli 2016, das Verfahren auf Deutsch zu führen. Gemäss Aufforderung des Zentrums reichte die Beschwerdeführerin am 4. August 2016 die Beschwerde auf Deutsch ein.
Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde, die Beschwerdeergänzung und die Beschwerde auf Deutsch den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der "Richtlinie"), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der "Verfahrensordnung") und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der "Ergänzenden Verfahrensregeln") genügt/en.
Gemäss Paragraph 2 und 4 der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde den Beschwerdegegnern auf Deutsch zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 5. August 2016 eingeleitet. Gemäss Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung wurde eine Frist für die Einbringung einer Beschwerdeerwiderung bis zum 25. August 2016 angesetzt. Am 23. August 2016 beantragten die Beschwerdegegner 2 und 3 eine Erstreckung der Frist zur Einreichung der Beschwerdeerwiderung. Am 24. August 2016 wurde die Frist bis zum 31. August 2016 erstreckt. Am 24. August 2016 beantragten die Beschwerdegegner 2 und 3 eine Erstreckung der Frist bis zum 7. September 2016, welcher die Beschwerdeführerin am 25. August 2016 zustimmte. In Übereinstimmung mit Paragraph 5(e) der Verfahrensordnung wurde die Frist zur Einreichung der Beschwerdeerwiderung bis zum 7. September 2016 verlängert.
Am 7. September 2016 reichten die Beschwerdegegner 2 und 3 eine Beschwerdeerwiderung auf Englisch ein, in der sie Deutsch als Verfahrenssprache beantragten.
Das Zentrum bestellte am 14. September 2016 Tobias Zuberbühler als Einzelpanelmitglied. Das Beschwerdepanel stellt fest, dass es ordnungsgemäss bestellt wurde. Das Beschwerdepanel hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäss Paragraph 7 der Verfahrensordnung abgegeben.
Das Beschwerdepanel hat mit verfahrensleitender Anordnung vom 29. September 2016 die Parteien eingeladen, zusätzliche Ausführungen hinsichtlich einer etwaigen Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien selbst bzw. mit diesen assoziierten Unternehmen zu machen. Fristgerecht haben die Beschwerdeführerin am 30. September 2016 eine Replik und die Beschwerdegegner 2 und 3 am 5. Oktober 2016 eine Duplik eingereicht. 4. Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin verschiedener HOMEMATIC-Wortmarken (Unionsmarke Nr. 004302956, registriert am 22. Februar 2006; US-Marke Nr. 4722002, registriert am 21. April 2015; Internationale Marke ("IR-Marke") Nr. 1204486, registriert am 27. Februar 2014), welche für die Produktserien "HomeMatic" und "HomeMatic IP" benutzt werden. Diese Produktserien werden durch die mit der Beschwerdeführerin verbundene Firma eQ-3 entwickelt und hergestellt und umfassen u.a. Controller, Displays, Leistungsschalter, Dimmer und Heizungsthermostat-Aktuatoren für die Gebäudeautomation.
Die streitigen Domainnamen wurden am 17. Mai 2014 () und 14. Dezember 2015 () registriert. Der Beschwerdegegner 3 bietet auf der Website
"", auf welche die streitigen Domainnamen umgeleitet werden, Geräte und Software zur Gebäudesteuerung, Alarmanlagen und diesbezügliche Dienstleistungen an. 5. Parteivorbringen A. Beschwerdeführerin
Die Beschwerdeführerin trägt zusammengefasst Folgendes vor:
Die streitigen Domainnamen beinhalten beide die Marke HOMEMATIC der Beschwerdeführerin. Der zusätzliche Begriff "smart" ist ein beschreibender Begriff im Gebiet der Gebäudeautomation, so dass nur die Marke HOMEMATIC als dominantes Element der streitigen Domainnamen wahrgenommen wird. Der Beschwerdegegner 3 bietet auf seiner Website "", auf welche die streitigen Domainnamen umgeleitet werden, dieselbe Art von Waren und Dienstleistungen an wie die Beschwerdeführerin. Damit sind die streitigen Domainnamen verwechslungsfähig ähnlich zu den Marken HOMEMATIC der Beschwerdeführerin.
Der Beschwerdegegner 3 ist ein nicht autorisierter Händler von Produkten der Serie "HomeMatic" der Beschwerdeführerin. Er bietet nicht nur die originalen "HomeMatic"-Produkte, sondern auch Drittprodukte, z.B. Alarmanlagen der Marke "Chuango", und diesbezügliche Dienstleistungen unter den streitigen Domainnamen an. Die Website des Beschwerdegegners 3 identifiziert weder die Beschwerdeführerin noch das mit ihr verbundene Unternehmen eQ-3 als Inhaber der Marke HOMEMATIC. Der Beschwerdegegner 3 suggeriert in seiner Firmenpräsentation, ein Hersteller von HomeMatic-Geräten zu sein, was kein gutgläubiges Anbieten von Waren darstellt. Weiterhin nimmt der Beschwerdegegner 3 auch nicht auf ein Verhältnis zur Beschwerdeführerin als Wiederverkäufer Bezug, das ohnehin nicht existiert, weil der Beschwerdegegner 3 kein autorisierter Distributor der Beschwerdeführerin ist.
In einer Email vom 20. März 2014 (Anlage C27) wurde der Beschwerdegegner 2 von der eQ-3 darauf hingewiesen, den Markenschutz von HOMEMATIC auf der Website zu beachten und nicht den Eindruck zu erwecken, dass die Beschwerdeführerin hinter der Website steht. In einem Schreiben des Beschwerdegegners 3 vom 26. Januar 2016 findet sich überdies folgende Aussage: "Weiters bemühen wir uns seit 2013 um einen Vertrag/Lizenz mit EQ-3 um auch diesbezüglich keine Diskrepanzen mit dem Hersteller zu haben. Dabei wurden wir jedoch auf unser [sic] HomeMatic Lieferanten verwiesen woran wir uns auch hielten". Es ist zu vermuten, dass die Beschwerdegegner die Originalwaren der Beschwerdeführerin über einen lizenzierten Distributor beziehen.
Der Beschwerdegegner 2 ist Inhaber und Geschäftsführer des Beschwerdegegners 3. Er hatte erst versucht, seine Identität hinter der Strohmann-Firma Perfect Privacy LLC zu verstecken, die als angebliche Inhaberin die streitigen Domainnamen formal gehalten hatte.
Durch die Umleitung der streitgegenständlichen Domainnamen auf seinen Shop nutzt der Beschwerdegegner 3 diese, um Verkehr auf seine Website zu lenken, wodurch der Beschwerdegegner 3 wirtschaftlichen Nutzen nicht nur aus den Original HomeMatic-Produkten zieht, sondern auch aus Produkten von Drittherstellern wie Chuango. Eine frühere Version der Website des Beschwerdegegners 3 präsentierte zudem u.a. den Reiter "HomeMatic", unter welchem Original-Produkte der Beschwerdeführerin angeboten wurden. Da der Beschwerdegegner 3 sich der Marke der Beschwerdeführerin klar bewusst war, liegt eine bösgläubige Registrierung und Benutzung vor. B. Beschwerdegegner
Die Beschwerdegegner tragen zusammengefasst Folgendes vor:
Der Begriff "smart" ist entgegen den Behauptungen der Beschwerdeführerin nicht lediglich ein beschreibender Zusatz, sondern auch Bestandteil der Firma des Beschwerdegegners 3 - smart HomeMatic GmbH. Die entsprechende Firmenbezeichnung wurde rechtmässig am 7. September 2013 im zuständigen Handelsregister eingetragen. Die Beschwerdegegner haben somit Domainnamen registriert, die der Firma des Beschwerdegegners 3 entsprechen. Der Zusatz "smart" grenzt die streitigen Domainnamen sowohl visuell als auch phonetisch von der Marke der Beschwerdeführerin ab.
Der Beschwerdegegner 2 und die Beschwerdeführerin haben mündlich vereinbart, dass die Beschwerdegegner 2 und 3 berechtigt sind, die HomeMatic-Produkte zu vertreiben und die Marke HOMEMATIC in der Firma und den Domainnamen der Beschwerdegegner zu benutzen. Letzteres ist der Grund, weshalb die Beschwerdegegner die streitigen Domainnamen überhaupt registriert haben. Es wird beantragt, den Beschwerdeführer persönlich zu diesem Thema einzuvernehmen.
Im Übrigen war der Beschwerdegegner 3 seit 2014 als Vertriebspartner auf der Website des mit der Beschwerdeführerin verbundenen Unternehmens eQ-3 aufgeführt, mit einem Link zu den hier streitigen Domainnamen. Der streitige Domainname wurde auch in Email-Adressen benutzt, mit welchen der Beschwerdegegner 2 mit der Beschwerdeführerin kommunizierte. Im November 2015 wurde den Beschwerdegegnern schliesslich die Teilnahme an einem neuen Partnerprogramm in Aussicht gestellt.
Weil die Beschwerdegegner damit ausdrücklich autorisiert waren, die Marke der Beschwerdeführerin für den Vertrieb ihrer Produkte sowie in den streitigen Domainnamen zu benutzen, haben die Beschwerdegegner Rechte oder zumindest ein legitimes Interesse in Bezug auf die streitigen Domainnamen. Aus denselben Gründen wird bestritten, dass die Beschwerdegegner die streitigen Domainnamen bösgläubig registriert und verwendet haben. 6. Entscheidungsgründe 6.1. Verfahrenssprache
Da sich beide Parteien auf Deutsch als Verfahrenssprache geeinigt haben, ergeht die Entscheidung in dieser Sprache. 6.2. Entscheidung in der Sache A. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich
Die streitigen Domainnamen und unterscheiden sich von der Marke HOMEMATIC der Beschwerdeführerin durch den beschreibenden Zusatz "smart" und den an unterschiedlichen Stellen platzierten Bindestrichen. Der beschreibende Zusatz "smart" und die Bindestriche sind nach Ansicht des Beschwerdepanels nicht ausreichend, um eine Ähnlichkeit mit der hinreichend einprägsamen Marke der Beschwerdeführerin auszuschliessen (vgl. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0"), Ziffer 1.9).
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Begriff "smart" für die Produkte der Beschwerdeführerin wohl direkt beschreibend ist und die Beschwerdegegner bewusst die Marke der Beschwerdeführerin (mit einer leichten Abweichung) in den streitigen Domainnamen abbilden wollten, um die Produkte der Beschwerdeführerin zu vertreiben.
Damit erfüllt die Beschwerdeführerin Paragraph 4(a)(i) der Richtlinie. B. Recht oder berechtigtes Interesse an den Domainnamen
Die Beschwerdegegner machen ein Recht oder zumindest ein berechtigtes Interesse geltend, die streitigen Domainnamen zu benutzen, und berufen sich dabei auf eine mündliche Vereinbarung zwischen dem Beschwerdegegner 2 und der Beschwerdeführerin (bzw. dem mit dieser verbundenen Unternehmen eQ-3), dass die Beschwerdegegner die Marke der Beschwerdeführerin in der Firma und den Domainnamen der Beschwerdegegner benutzen dürften. Dabei verweisen die Beschwerdegegner auf die Tatsache, dass der Beschwerdegegner 3 am 14. Dezember 2015 als Online-Shop für Produkte der Beschwerdeführerin auf der Website von eQ-3 mit Links zu den streitigen Domainnamen aufgeführt war und der streitige Domainname in Email-Adressen benutzt wurde, mit welchen der Beschwerdegegner 2 zwischen Juli und November 2015 mit der Beschwerdeführerin kommunizierte. Im Zusammenhang mit der behaupteten mündlichen Vereinbarung hat der Beschwerdegegner 2 eine eidesstattliche Erklärung eingereicht (Beilage R5) und wurde als Zeuge angeboten.
Die Beschwerdeführerin weist dagegen auf ein Schreiben vom 20. März 2014 hin, worin eQ-3 den Beschwerdegegner 2 aufgefordert hat, auf der damaligen Website unter der Rubrik "Kontakt" nicht den Hinweis "by HomeMatic" zu benutzen, da dies suggeriere, dass eQ-3 (bzw. die Beschwerdeführerin) hinter der Website stehe, und das HomeMatic-Logo der Beschwerdeführerin nicht zu benutzen. Zudem nimmt die Beschwerdeführerin Bezug auf Korrespondenz des Beschwerdegegners 2 vom 26. Januar 2016, worin sich dieser vergeblich um einen Lizenzvertrag mit eQ-3 bemüht habe und dabei auf Lieferanten der Beschwerdeführerin verwiesen worden sei. Im gleichen Schreiben weist der Beschwerdegegner 2 darauf hin, dass er (i) ein eigenes Logo habe anfertigen lassen, (ii) den Internetauftritt verändert habe, (iii) viel Arbeit und Geld in den Vertrieb der HomeMatic-Produkte investiert habe, und (iv) mit den streitigen Domainnamen ausschliesslich HomeMatic-Produkte bewerben werde. Zugleich bat der Beschwerdegegner um einen angemessenen Lizenzvertrag oder eine schriftliche Vereinbarung, um die HomeMatic-Produkte in Österreich vermarkten zu dürfen.
Vorerst ist festzuhalten, dass nach Ansicht des Beschwerdepanels durchaus plausibel ist, dass das mit der Beschwerdeführerin assoziierte Unternehmen eQ-3 mit dem Beschwerdegegner 2 eine mündliche Vereinbarung hinsichtlich der Benutzung der Marke HOMEMATIC in der Firma des Beschwerdegegners 3 und die Benutzung der streitigen Domainnamen zum Zweck des Vertriebs ausschliesslich ihrer Produkte geduldet hat. Anders ist nicht zu erklären, dass eQ-3 den Beschwerdegegner 3 mit Nennung der Firma als "Online-Shop" für HomeMatic-Produkte aufgeführt hat, inklusive Links zu den streitigen Domainnamen. Das Beschwerdepanel hat jedoch Zweifel, ob die Kontaktperson des Beschwerdegegners 2 innerhalb von eQ-3 autorisiert war, die Benutzung der Marke HOMEMATIC zu gestatten. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdegegner im Januar 2016 vergeblich darum gebeten haben, einen schriftlichen Lizenzvertrag für eine weitere Zusammenarbeit abzuschliessen. Spätestens mit Einreichung der Beschwerde in diesem Verfahren hat die Beschwerdeführerin klar signalisiert, dass sie keine weitere Zusammenarbeit mit den Beschwerdegegnern wünscht. In jedem Fall ist davon auszugehen, dass eine etwaige Autorisierung zur Registrierung der streitigen Domainnamen ausschliesslich zum Zweck der Vertreibung der Produkte der Beschwerdeführerin, nicht jedoch solcher von Drittanbietern gegeben wurde. Eine persönliche Einvernahme des Beschwerdegegners 2 ist somit nicht nötig.
WIPO-Beschwerdepanels haben eine Praxis entwickelt, unter welchen Umständen der Gebrauch einer Marke des Herstellers in Domainnamen auch durch nicht autorisierte Händler zulässig sein könnte (als gutgläubige Nutzung gemäss Paragraph 4(c)(i) der Richtlinie). Der zu Grunde liegende Entscheid (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,WIPO Verfahren Nr. D2001-0903) und entsprechende "Oki-Data-Test" verlangt, dass zumindest die folgenden Bedingungen erfüllt sein müssen:
1. Der Beschwerdegegner bietet die Produkte der Beschwerdeführerin tatsächlich an.
2. Der Beschwerdegegner darf seine Website ausschliesslich für den Verkauf der Produkte der Beschwerdeführerin benutzen.
3. Die Website des Beschwerdegegners muss die Beziehung zwischen den Parteien akkurat reflektieren, damit nicht der Eindruck einer offiziellen Website des Herstellers entsteht (d.h. kein Gebrauch des Logos ohne Disclaimer und keine irreführenden Hinweise, dass der Beschwerdegegner der Hersteller der Produkte sein könnte).
4. Der Beschwerdegegner darf die Auswahl von Domainnamen für den Markeninhaber nicht in unzulässiger Weise einschränken.
Nach Ansicht des Beschwerdepanels haben die Beschwerdegegner die Elemente 2 und 3 des
Oki-Data-Tests vorliegend nicht erfüllt. Die Beschwerdeführerin hat aufgezeigt, dass die Beschwerdegegner in der Vergangenheit auch Produkte von Konkurrenten über ihre mit den streitigen Domainnamen verbundene Website vertrieben haben. Auch wenn die Website zwischenzeitlich angepasst wurde, wären die Beschwerdegegner jederzeit in der Lage, wiederum Konkurrenzprodukte aufzuschalten. Des Weiteren ist die Beziehung zwischen den Parteien (d.h. der Status des Beschwerdegegners 3 als nicht autorisierter Wiederverkäufer für Produkte der Beschwerdeführerin) auf der Website des Beschwerdegegners 3 überhaupt nicht ausgewiesen.
Damit erfüllen die Beschwerdegegner die Anforderungen des Oki-Data-Tests nicht und können dementsprechend auch kein legitimes Interesse an den streitigen Domainnamen geltend machen. Die Beschwerdeführerin hat somit Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie erfüllt. C. Bösgläubige Registrierung und Verwendung der Domainnamen
Es ist von den Beschwerdegegnern anerkannt, dass sie die Marke der Beschwerdeführerin kannten, als die streitigen Domainnamen registriert wurden.
Da die Beschwerdegegner zumindest zwischenzeitlich auch Produkte von Konkurrenten der Beschwerdeführerin über ihre Website angeboten haben, muss man davon ausgehen, dass sie die streitigen Domainnamen mit dieser Absicht registriert haben und versuchen, den Ruf der Beschwerdeführerin auszunutzen, um Internetnutzer auf die eigene Website der Beschwerdegegner zu locken. Daran ändert nichts, dass die Beschwerdeführerin offenbar mit dem Gebrauch ihrer Marke für den Absatz der HomeMatic-Produkte einverstanden war. Die Beschwerdeführerin wäre sicher nicht mit der Benutzung einverstanden gewesen, wenn sie gewusst hätte, dass damit indirekt Konkurrenzprodukte vermarktet würden.
Das geschilderte Verhalten stellt somit eine bosgläubige Registrierung und Verwendung der streitigen Domainnamen im Sinne von Paragraph 4(b)(iv) der Richtlinie dar, und die Beschwerdeführerin erfüllt auch Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie. 7. Entscheidung
Aus den vorgenannten Gründen ordnet das Beschwerdepanel gemäss Paragraph 4(i) der Richtlinie und Paragraph 15 der Verfahrensordnung an, dass die streitigen Domainnamen und auf die Beschwerdeführerin übertragen werden.
Tobias Zuberbühler
Einzelbeschwerdepanelmitglied
Datum: 14. Oktober 2016
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