La Demandante es Gómez y Magallanes, S.L., con domicilio en Málaga, España, representada por Trebia Abogados, España.
La Demandada es Abrest Spain, S.L., con domicilio en Málaga, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de septiembre de 2016. El 26 de septiembre de 2016 el Centro envió a Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de septiembre de 2016 Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la entidad que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 29 de septiembre de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de octubre de 2016.
Por petición de la Demandante recibida por el Centro por correo electrónico, el Centro acordó la suspensión del procedimiento el 10 de octubre de 2016 hasta el 10 de noviembre de 2016 para que las partes llevaran a cabo las conversaciones necesarias para alcanzar un acuerdo en relación con el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, por petición de la Demandante de fecha 8 de noviembre de 2016, el Centro reanudó la tramitación del procedimiento el 10 de noviembre de 2016, facilitando al Demandado un nuevo plazo hasta el 19 de noviembre de 2016 para contestar a la Demanda. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 18 de noviembre de 2016.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 2 de diciembre de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de la marca española mixta número M3547420 COLCHONES CONDESCUENTO.ES en clase 35 (servicios de venta al mayor, menor y a través de las redes mundiales de la informática de mercancías en general) desde el 5 de junio de 2015.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada en fecha 12 de abril de 2016. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:
- La Demandante es una mercantil destacada en Málaga dedicada, entre otras actividades propias de su objeto social, a la venta de colchones y otros artículos relacionados con el descanso y en utilizar Internet como medio principal para comercializar y publicitar sus productos y servicios, poseyendo en la actualidad un elevado número de nombres de dominio que persiguen promocionar la actividad de la empresa. La Demandante es titular de la marca española mixta número. 3.547.420, COLCHONES CONDESCUENTO.ES, para la clase 35, actualmente en vigor.
- La Demandante desarrolla su actividad fundamentalmente a través del nombre de dominio , registrado por la Demandante en el año 2012.
- El sitio web alojado bajo el nombre de dominio en disputa no hace posible la identificación de la persona física o jurídica que presta el servicio de la sociedad de la información; y al clicar en la imagen ubicada en dicho sitio web contenedora del mensaje “hasta -70% descuento en 1a marcas!!, seas como seas tenemos tu colchón” se reenvía al usuario a la dirección “”, donde aparecen logotipos de “MiColchón”, que nada tienen que ver con la marca COLCHONES CONDESCUENTO.ES de la Demandante.
- La fuerte implantación de la Demandante en el mercado local y su presencia en Internet a través del nombre de dominio , registrado en el año 2012, hace que el uso del nombre de dominio en disputa por la Demandada genere confusión en los consumidores.
- La Demandada es un competidor directo que conoce sobradamente el sitio web y los derechos marcarios de la Demandante, habiendo registrado el nombre de dominio en disputa en una clara obstrucción a su titular legítimo, más aún cuando actúa en el mismo sector empresarial que la Demandante y es perfectamente conocedor de la existencia de la marca COLCHONES CONDESCUENTO.ES.
- El nombre de dominio en disputa presenta los mismos vocablos y el mismo significado, modificando exclusivamente el sufijo “.es” por “.com” y, cuanto menos, es confusamente similar a la marca COLCHONES CONDESCUENTO.ES, registrada como marca nacional en España, sobre la cual la Demandante tiene derechos.
- La elección por la Demandada del nombre de dominio en disputa no es fruto del azar, sino que se corresponde con un acto premeditado cuya finalidad es la de impedir el normal uso de su marca por parte de la Demandante y provocar confusión en los consumidores.
- El registro del nombre de dominio en disputa por la Demandada es contrario a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 17/2001, de 07 de diciembre, de Marcas, de aplicación a ambas partes, en tanto que ley común de las partes.
- La Demandada no es titular de ninguna marca COLCHONES CONDESCUENTO.ES, ni tiene derecho ni licencia de ninguna clase otorgado por la Demandante para el registro y uso del nombre de dominio en disputa; no utiliza el mismo para llevar a cabo una oferta legítima de productos o servicios y; no es conocida en el mercado ni se le puede identificar de ninguna manera con la marca de la Demandante.
Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa. B. Demandada
La Demandada ha expresado en el presente procedimiento, a través de su escrito de Contestación a la Demanda, una voluntad clara de transferir el nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante, afirmando que “el demandado (…) está de acuerdo con la transferencia al demandante del nombre de dominio “”.
Sin perjuicio de lo anterior, respecto de la afirmación de que “el dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe (Política, párrafo. 4 a) iii)”, la Demandada afirma en su escrito de Contestación a la Demanda lo siguiente:
- La Demandada registró el nombre de dominio en disputa desconociendo que la Demandante era titular registral de la marca COLCHONES CONDESCUENTO.ES. Asimismo, la Demandada alega que hasta el 9 de septiembre de 2016, la Demandante no presenta solicitud para la marca española mixta COLCHONES CONDESCUENTO número 3629219.
- La Demandada es titular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de las marcas mixtas MI COLCHÓN con números 2560648 y 2615715 y, que días antes de la que Demandada fuese requerida vía burofax, la Demandante de modo deliberado y con pleno conocimiento de que la Demandada era titular de la marca MI COLCHÓN, y con la presumible intención de presionar a la Demandada para la transferencia del nombre de dominio en disputa, registró los nombres de dominio en fecha 29 de agosto de 2016 y en fecha 30 de agosto de 2016.
- En resumen, con anterioridad a la recepción del burofax remitido por la Demandante, la Demandada desconocía la existencia de la marca COLCHONES CONDESCUENTO.ES registrada a nombre de la Demandante, no obró de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa, y, una vez le fue comunicada la existencia de la marca de la Demandante inició las gestiones oportunas para la efectiva transmisión del nombre de dominio a favor de la Demandante, resultando las mismas infructuosas como consecuencia de la existencia del presente procedimiento y en tanto que para su formalización la Demandante reclamaba el pago de unos costes incluyendo las tasas abonadas en el presente procedimiento cuando de conformidad con el Reglamento, párrafos 5(d) y 19 corresponde a la Demandante hacerse cargo de las tasas.
Sobre la base de lo anterior, la Demanda consiente la transmisión del nombre de dominio en disputa a la Demandante así como el archivo del procedimiento. 6. Debate y conclusiones
El Experto considera necesario poner de manifiesto que, según se ha expuesto previamente, resulta acreditado en el presente expediente que la Demandada ha mostrado su voluntad de que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Situaciones similares en las que el demandado consiente a la transferencia del nombre de dominio en disputa a favor del demandante han sido tratadas en varias decisiones bajo la Política. Numerosas decisiones han concurrido en considerar que el Experto está facultado para ordenar la transferencia del nombre de dominio en disputa cuando el demandado haya consentido en dicha transmisión de manera inequívoca y sin necesidad de analizar si se cumplen los tres elementos exigidos por el párrafo 4(a) de la Política. Sirva como ejemplo Williams-Sonoma, Inc. v. EZ-Port,WIPO Case No. D2000-0207.
Esta interpretación ha sido seguida en otras muchas decisiones bajo la UDRP, algunas de las cuales se mencionan en el párrafo 4.13 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”).
Debido a que la Demandada ha consentido en su escrito de contestación a la Demanda el recurso solicitado por la Demandante (consistente en la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante), no es necesario en opinión de este Experto entrar a valorar en el presente procedimiento los méritos del caso ni el cumplimiento por la Demandante del párrafo 4(a) de la Política, sobre los cuales el Experto no se pronuncia. El párrafo 10(a) del Reglamento le da al Experto la discreción de dirigir el procedimiento de la manera que considere apropiada en cumplimiento con la Política y el Reglamento.
En consecuencia, atendiendo al consentimiento a la transferencia otorgado por la Demandada, el Experto decide que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante. 7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Alejandro Touriño
Experto Único
Fecha: 19 de diciembre de 2016
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