Le Requérant est SCORPIUS de Paris, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Roy Halfon, Phone Addict de Neuilly sur Seine, France, représenté par Bird & Bird AARPI, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès d’OVH SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par SCORPIUS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 septembre 2016. En date du 27 septembre 2016, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 septembre 2016, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 5 octobre 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 octobre 2016. Le Défendeur a demandé, le 8 octobre 2016, une extension du délai pour soumettre une réponse de quatre jours. Le 10 octobre 2016, le Centre a accordé ladite extension. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 29 octobre 2016.
En date du 22 novembre 2016, le Centre nommait Martine Dehaut comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
Il résulte des informations communiquées par le Requérant, la société Scorpius, que celui-ci est un laboratoire français indépendant dont les activités se sont développées autour de spécialités pharmaceutiques dans différents domaines thérapeutiques parmi lesquels la gastro-entérologie, la rhumatologie, l’otorhinolaryngologie, et la médecine générale.
Le Requérant indique être également présent dans le domaine de la dermo-cosmétique, sous la dénomination Scorpius Mayoly Spindler, pour le développement et la production de produits cosmétiques, notamment de produits capillaires et de crèmes.
Le Requérant est titulaire de plusieurs enregistrements de marques française et internationale enregistrées en classe 5, dûment renouvelées à ce jour parmi lesquels les enregistrements suivants :
- Enregistrement international de la marque EUROBIOL n° 340995 du 6 décembre1967
- Enregistrement de la marque française EUROBIOL n° 1422897 du 14 août 1987
- Enregistrement international n°584614 de la marque EUROBIOL du 13 mars 1992
Selon les informations communiquées par le Défendeur, la marque EUROBIOL du Requérant apparaît comme étant exploitée pour désigner une spécialité pharmaceutique pour le traitement des maladies du pancréas. Cette information est corroborée par une capture d’écran d’une interrogation sur l’Internet portant sur la marque EUROBIOL.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 4 février 2016 par la société Phone Addict, dont le gérant est Mr Roy Halfon, ce dernier étant également gérant de la société Phytobiol. Il ressort de l’extrait du Registre des sociétés communiqué par le Défendeur que la société Phone Addict a pour objet l’achat et la vente de matériels et produits de téléphonie.
Le Défendeur mentionne que le véritable exploitant du nom de domaine litigieux est la société Phytobiol. La société Phytobiol apparaît comme contact technique et administratif sur la fiche Whois relative au nom de domaine litigieux. Il résulte de l’extrait du Registre du commerce communiqué par le Défendeur que la société Phytobiol a pour objet l’achat et la vente de produits de parapharmacie, de produits de soin et de bien- être.
Le site vers lequel dirige le nom de domaine litigieux propose à la vente des produits cosmétiques et notamment des produits pour le soin des cheveux, des crèmes, des déodorants et des compléments alimentaires. Ces produits sont proposés à la vente par la société Phytobiol, accompagnés de la dénomination EUROBIOL, reproduite sur le site en cause dans un cartouche vert.
Considérant que le nom de domaine litigieux portait atteinte à ses droits, le Requérant a adressé une lettre de mise en demeure au Défendeur le 5 septembre 2016, requérant des informations sur les raisons pour lesquelles le nom de domaine litigieux avait été réservé et demandant le transfert de ce dernier à son profit.
Le Défendeur n’a pas répondu à cette mise en demeure. Le Requérant a déposé la présente plainte demandant le transfert du nom de domaine litigieux à son profit. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant argue de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques sur lesquelles il détient des droits.
Le Requérant fait valoir à cette fin que le nom de domaine litigieux est identique à ses marques EUROBIOL, l’adjonction de l’extension “.com”, de par son caractère générique n’étant pas de nature à écarter le risque de confusion invoqué.
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant précise n’avoir accordé aucun droit ni licence au Défendeur en vue de la réservation et de l’exploitation du nom de domaine litigieux.
Le Requérant déclare que le Défendeur ne dispose d’aucun enregistrement de marque susceptible de légitimer la réservation et l’exploitation du nom de domaine litigieux. Il souligne également que le Défendeur reproduisant le signe EUROBIOL sur son site pour la vente de produits, selon lui, similaires aux produits couverts par sa marque, celui-ci crée un risque de confusion avec cette dernière et vise à entretenir également une confusion en prétendant, selon les dires du Requérant, être la société Eurobiol, alors même que les conditions générales de vente font référence à la société Phytobiol.
Selon le Requérant, le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant ni les marques dont il est titulaire, les deux parties étant localisées en France.
La réservation d’un nom de domaine identique à la marque EUROBIOL et son exploitation en relation avec des produits similaires à ceux commercialisés par la société Requérante, à savoir des produits capillaires et des produits de soins et des compléments alimentaires, alors même que tant le Requérant que le Défendeur sont domiciliés en France et qu’une recherche sur l’Internet met l’accent immédiatement sur les produits EUROBIOL de la société Requérante, prouve selon cette dernière la mauvaise foi du Défendeur.
En conséquence, le Requérant considère que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de le priver de ses droits sur celui-ci et procède ainsi à un détournement de trafic en vue de promouvoir ses propres produits.
Compte-tenu des arguments ci-dessus évoqués, le Requérant requiert le transfert à son profit du nom de domaine litigieux. B. Défendeur
Le Défendeur ne conteste pas le fait que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant.
Le Défendeur estime néanmoins avoir un intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux. Le Défendeur invoque au soutien de cette affirmation, le fait d’avoir exploité le nom de domaine litigieux, avant d’avoir connaissance du litige, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, l’une des circonstances mentionnées expressément à l’article 4(c)(ii) des Principes directeurs, comme susceptible de démontrer l’intérêt légitime du Défendeur.
Le Défendeur précise ainsi avoir exploité le nom de domaine litigieux en toute légitimité dès son enregistrement le 4 février 2014 pour l’offre en vente de produits cosmétiques et apparentés et ce sans avoir aucunement connaissance de la marque du Requérant. Selon le Défendeur, la marque EUROBIOL ne présente pas, par ailleurs, les caractéristiques d’une marque notoire.
Il conteste avoir prétendu se présenter comme étant la société Eurobiol. Le Défendeur au contraire souligne que les conditions générales de vente reproduites sur son site mentionnent clairement l’identité de la société qui l’exploite à savoir la société Phytobiol. Cette dernière a adopté le nom de domaine litigieux, dans un souci d’internationalisation, en vue de donner une dimension européenne à son site Internet.
Enfin, le Défendeur conteste le fait que les produits proposés à la vente sur son site soient similaires aux produits développés par le Requérant. Il fait valoir en effet que le Requérant exploite la marque EUROBIOL pour un médicament destiné au traitement des maladies pancréatiques et ne démontre en aucun cas son exploitation en relation avec des produits cosmétiques, ces derniers étant proposés sous la marque TOPICREM. Le Défendeur conclut donc à l’absence de risque de confusion.
Le Défendeur souligne que même si un hypothétique risque de confusion pouvait exister entre les produits du Défendeur et la marque du Requérant, une telle appréciation échapperait à la présente procédure UDRP qui nécessite la démonstration de la mauvaise foi du Défendeur.
Le Défendeur estime que la simple existence des enregistrements de marque EUROBIOL ne sont pas suffisants à démontrer sa mauvaise foi et que les circonstances dans lesquelles il exploite le nom de domaine litigieux depuis plus de deux ans manifeste un usage loyal et est réalisé de bonne foi. 6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement.
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux est enregistré et utilisé de mauvaise foi. Sur le fond A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a justifié de ses droits sur la marque EUROBIOL en soumettant la copie de la publication des enregistrements de ses marques internationales et française aux bulletins officiels ad hoc.
Le nom de domaine litigieux reprend à l’identique dans sa partie distinctive le signe constituant la marque du Requérant. Cette reprise est de nature à générer un risque de confusion, les internautes étant susceptibles d’associer le nom de domaine litigieux à l’entreprise du Requérant. L’adjonction de l’extension générique “.com” ne peut être prise en compte dans l’appréciation du risque de confusion. Cette position est conforme à une jurisprudence UDRP bien établie (voir Synthèse des avis de Commissions administrative de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, “Synthèse, version 2.0”, paragraphes 1.2 et 1.9). On se référera notamment aux décisions Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc.,Litige OMPI No. D2000-0127 et TPI Holdings, INC v. Carmen Armengol,Litige OMPI No.D2009-0361.
Le Défendeur n’a pas contesté la similarité du nom de domaine litigieux et les marques du Requérant. Il fait néanmoins remarquer que les produits proposés sur son site ne sont pas similaires à ceux couverts par les marques de ce dernier.
Au regard des arguments du Défendeur quant à l’absence de similarité des produits cosmétiques commercialisés sur son site et les produits proposés sous la marque du Requérant, la Commission administrative fait observer que le contenu du site Internet du Défendeur, qu’il soit similaire ou non aux activités du Requérant, ne constitue pas un critère pertinent pour apprécier si la condition du risque de confusion ici examinée est remplie. Le risque de confusion ne porte que sur la comparaison de la marque invoquée par le Requérant et le nom de domaine litigieux. Même si le contenu du site peut avoir un impact sur l’appréciation des autres conditions posées par les Principes directeurs 4(a)(ii) et 4(a)(iii); (cf sur ce point l’Aperçu général Paragraphe 1.2).
La Commission administrative estime en conséquence que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative rappelle qu’il appartient au Requérant d’apporter la preuve que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Compte-tenu de la difficulté à apporter une preuve négative, il est admis par la majorité des commissions administratives que le requérant se limite à une preuve dite « prima facie », reportant ensuite la charge de la preuve sur le défendeur, celui-ci devant alors démontrer ses droits ou intérêts à l’exploitation loyale du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative relève sur ce point que le Requérant déclare n’avoir consenti au Défendeur aucune autorisation ni licence d’utilisation à l’usage du nom de domaine litigieux et n’entretenir aucun lien d’aucune sorte avec celui-ci. Par ailleurs, le Requérant estime que l’exploitation qui en est faite par le Défendeur n’est pas légitime en ce qu’elle vise à induire l’internaute en erreur sur l’identité de la société qui propose à la vente les produits concernés sur le site Internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative a examiné attentivement les différentes pièces soumises tant par le Requérant que par le Défendeur et a constaté une exploitation du nom de domaine litigieux depuis deux ans pour différents produits cosmétiques antérieurement à toute contestation du Requérant, comme en atteste la déclaration du cabinet d’expertise comptable du Défendeur. Cette exploitation est antérieure à la présente plainte.
L’argument du Requérant selon lequel le Défendeur prétendrait être la société Eurobiol n’a pas convaincu la Commission administrative. En effet, la société Requérante n’est pas immatriculée sous ce nom. Par ailleurs, l’usage du signe EUROBIOL sur le site exploité par la société Phytobiol pour le compte du Défendeur, ne manifeste pas à l’évidence que l’exploitation du nom de domaine litigieux n’est pas légitime au sens du paragraphe 4 (a)(ii) des Principes directeurs.
Le fait que les produits présentés sur le site du Défendeur soient des produits capillaires ainsi que des compléments alimentaires fortement similaires, selon les dires du Requérant, à ceux qu’il commercialise, ne convainc pas la Commission administrative. En effet, les produits cosmétiques et capillaires et les compléments alimentaires proposés par le Requérant, le sont au vu des seules pièces communiquées par ce dernier, par une société Mayoli Spindler sans qu’aucune relation n’ait été établie par le Requérant entre cette entité et lui-même en attestant par exemple; d’un changement de nom d’une fusion absorption, ou encore d’un lien de filiation).
La Commission administrative s’est livrée elle-même à une recherche sur ce point qui ne lui a toutefois pas permis d’établir un lien entre les dénominations Scorpius et Mayoli Spindler.
L’évaluation de la pertinence des arguments respectifs du Requérant et du Défendeur et des pièces soumises à leur soutien conduit la Commission administrative à considérer que le Défendeur a démontré l’existence d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits que les arguments du Requérant ne sont pas suffisants à contredire.
Dans ces conditions, La Commission administrative estime qu’il n’a pas satisfait à la condition posée par le paragraphe 45(a)(ii) des Principes directeurs. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant est tenu de prouver que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles de constituer une telle preuve, tels que :
(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine litigieux ;
(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique ;
(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En l’espèce, la mauvaise foi du Défendeur pour être admise, nécessite, comme souligné ci-dessus à titre d’exemple, de démontrer des agissements déloyaux du Défendeur, visant notamment soit à tirer profit indûment de la réservation et de l’exploitation du nom de domaine litigieux, soit à perturber les activités du Requérant, soit à créer une confusion avec les produits et services proposés par le Requérant.
Le Requérant soutient qu’il existe de la part du Défendeur un comportement de mauvaise foi en prétendant sur le site Internet associé au nom de domaine litigieux être la société Eurobiol. Tel n’est pas l’avis de la Commission administrative. En effet, les conditions générales de vente mentionnées sur le site Internet en cause, font clairement référence à la société Phytobiol. Par ailleurs, le signe EUROBIOL, mentionné sur la page du site Internet de la société Phytobiol, communiquée par le Requérant, n’est pas accompagné d’éléments autres laissant supposer un lien avec la société Requérante Scorpius et/ou ses produits.
L’existence d’enregistrements de la marque EUROBIOL au nom du Requérant et la présence sur l’Internet de la spécialité pharmaceutique couverte par cette marque, en l’occurrence une spécialité pharmaceutique pour le traitement des maladies du pancréas, ne suffisent pas à démontrer la mauvaise foi du Défendeur et sa volonté de perturber les activités commerciales du Requérant, même si la Commission administrative admet qu’il appartient au Défendeur de s’assurer en choisissant un nom de domaine que celui-ci ne porte pas atteinte le cas échéant aux droits d’un tiers.
De plus, le Requérant ne fait pas état d’une notoriété laissant supposer que le Défendeur connaissait nécessairement les produits du Requérant et aurait eu l’intention ainsi de tirer un bénéfice indû de l’exploitation du nom de domaine litigieux et/ou de détourner les internautes sur son propre site Internet pour promouvoir ses propres produits.
Enfin, la Commission administrative souligne qu’ à supposer que le Requérant commercialise des produits cosmétiques, ceux-ci le sont sous la dénomination MAYOLY SPINDLER et non pas sous la marque EUROBIOL.
Les extraits des interrogations sur le moteur de recherche Google, communiqués par le Requérant, montrent clairement que la spécialité EUROBIOL est uniquement un médicament pour le traitement des maladies pancréatiques. Il n’apparaît pas à l’évidence que le Défendeur ait cherché à attirer les internautes vers son site de vente de produits cosmétiques, en reprenant dans le nom de domaine litigieux une marque exploitée pour le traitement de maladies du pancréas sans une notoriété spécifique qu’aurait pu faire valoir le cas échéant le Requérant, si tel avait été le cas.
En l’absence de démonstration de comportements déloyaux du Défendeur, la Commission administrative ne retient pas l’argument selon lequel la réservation et l’exploitation du nom de domaine litigieux ont été réalisées de mauvaise foi.
En conséquence, la Commission administrative est d’avis que la troisième condition posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs n’est pas satisfaite.
La Commission administrative constate par ailleurs, que dans sa lettre de mise en demeure adressée au Défendeur, le Requérant se fonde sur l’identité des signes et sur le risque de confusion que génère le nom de domaine litigieux et n’évoque aucun agissement de mauvaise foi du Défendeur.
En tout état de cause, après avoir pris en considération les différents éléments de fait et de droit du présent litige, la Commission administrative considère que celui-ci, qui met en cause l’exploitation du nom de domaine litigieux pour des produits que le Requérant juge similaires à ceux qu’il commercialise, ne relève pas de la procédure UDRP gérée par le Centre mais s’analyse comme un litige qui pourrait, si les parties le souhaitent, être soumis à la juridiction nationale compétente. 7. Décision
Pour les motifs ci-dessus exposés et conformément au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative rejette la plainte.
Martine Dehaut
Expert Unique
Le 29 Novembre 2016
Full & Egal Universal Law Academy