El Demandante es Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, con domicilio en Bogotá, D.C., Colombia, representado por Muñoz Abogados, Colombia.
El Demandado es Whois Privacy Protection Service, Inc., con domicilio en Kirkland, Washington, Estados Unidos de América / Diego Castiblanco, ElSiguientePrograma, con domicilio en Bogotá, D.C., Colombia. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registrador del nombre de dominio en disputa es N, Inc. (N LLC). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de octubre de 2016. El 5 de octubre de 2016 el Centro envió a N, Inc. (N LLC) vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de octubre de 2016 N, Inc. (N LLC) envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el nombre del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del Demandado, y los datos de contacto señalados en la Demanda.
Al haber sido presentada la Demanda en español y ser el idioma del Acuerdo de Registro del nombre de dominio el inglés, las partes fueron informadas de dicha circunstancia el 6 de octubre de 2016 y consultadas sobre la posibilidad de un acuerdo en relación con el idioma del procedimiento. El 6 de octubre de 2016, el Demandante solicitó que el español fuera el idioma del procedimiento o que, en su defecto, su Demanda en español fuera aceptada. El Demandado no realizó alegación alguna en relación con el idioma del procedimiento, aunque envió un correo electrónico al Centro en lengua inglesa el 6 de octubre de 2016, al cual se hará referencia seguidamente.
El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 6 de octubre de 2016 suministrando el nombre del registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 6 de octubre de 2016. En contestación a una petición de aclaración enviada por el Centro el 13 de octubre de 2016, el Demandante envió una comunicación al Centro el 18 de octubre de 2016. El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de octubre de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de noviembre de 2016. El Centro notificó a las partes el comienzo del proceso de nombramiento del Grupo Administrativo de Expertos el 10 de noviembre de 2016.
El Centro nombró a Fernando Triana como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 18 de noviembre de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Lenguaje del procedimiento
El Experto nota que la Demanda se ha presentado en idioma español. Sin embargo, el idioma del Acuerdo de Registro del nombre de dominio en disputa es el inglés.
En virtud del artículo 11.a) del Reglamento: “A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo”.
Tras la comunicación del Centro a las partes en relación al idioma del procedimiento, el Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español. El Demandado no presentó ningún argumento en este respecto.
El Experto entiende que, si bien el Centro notificó la Demanda y envió todas sus comunicaciones a las partes en idiomas inglés y español, el idioma de las partes es el español, dado que tanto el Demandante como el Demandando están domiciliados en Colombia, país cuyo idioma oficial es el español, y que la página web alojada bajo el nombre de dominio en disputa se halla en idioma español, se presume que las partes de este procedimiento administrativo dominan este idioma.
Por todo lo arriba expuesto, este Experto determina que el idioma del procedimiento debe ser el español. 5. Antecedentes de Hecho
El Demandante, cuyas actividades se centran en la prestación de servicios de emisión de estándares, normas técnicas y certificación es titular, entre otros registros de marca consistentes o compuestos por el ICONTEC, de la siguiente marca ICONTEC en Colombia:
Marca
Expediente
Clase
Certificado
Concesión
Servicios
8.138.339
42
420.268
24 de febrero de 2011
Elaboración de normas técnicas de calidad, diagnostico, aseguramiento de la calidad
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 3 de septiembre de 2014. El nombre de dominio de disputa redirige a una página web cuyo contenido hace referencia directa a los servicios ofrecidos por el Demandante, la cual además reproduce en su contenido la marca ICONTEC (y diseño) del Demandante anteriormente referida. 6. Alegaciones de las Partes A. Demandante
1. El Demandante se dedica a la prestación de servicios de emisión de estándares, normas técnicas y certificación.
2. De conformidad con el Anexo 8 de la Demanda, el Demandante es titular exclusivo de marcas consistentes o compuestas por ICONTEC en Colombia desde por lo menos el 16 de mayo de 2007 para identificar, entre otros: “servicios de elaboración de normas técnicas de calidad, diagnóstico, aseguramiento de calidad, y especificaciones sobre los temas mencionados” de la clase 42 internacional.
3. La marca ICONTEC fue declarada notoria por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución No. 62.223 del 17 de octubre de 2014, para identificar: “servicios de creación de normas técnicas y certificación de normas de calidad”, de conformidad con el Anexo 4 de la Demanda.
4. El nombre de dominio en disputa es confundible con las marcas ICONTEC previamente registradas, protegidas y usadas por el Demandante, al reproducirse totalmente la marca ICONTEC por el nombre de dominio en disputa.
5. El Demandado no tiene autorización para utilizar la marca registrada ICONTEC en relación con el nombre de dominio en disputa, ni en el contenido de la página a la que el nombre de dominio en disputa redirige.
6. El Demandado afirma que el origen de la información es el Demandante, al anunciar y detallar la página web alojada bajo el nombre de dominio en disputa las normas técnicas elaboradas por el Demandante.
7. El Demandado no está haciendo uso del nombre de dominio en disputa de forma leal sino por el contrario está desviando a los consumidores.
8. El Demandado no tiene contenido propio o contenido original en la página a la que redirecciona el nombre de dominio en disputa.
9. El Demandado registró y usa el nombre de dominio de mala fe al usar el signo de ICONTEC al interior de su página sin autorización, haciendo creer al público que se trata de una página afiliada o autorizada con el Demandante. A este respecto, de conformidad con la Demanda, la afiliación con el Demandante del sitio web a la que el nombre de dominio en disputa redirige es afirmada por el Demandando al indicar que “Toda la información que aquí encuentras es proporcionada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación”, cuando no existe autorización alguna de parte del Demandante.
10. El Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe pues lo utiliza para atraer usuarios con base en la confusión generada con la marca del Demandante.
11. El Demandado tenía conocimiento previo de la marca ICONTEC.
12. El 2 de septiembre de 2016 el Demandante envió una comunicación al Demandado para que cesara el uso infractor, como consta en el Anexo 6 de la Demanda. Frente a este requerimiento no existió respuesta por parte del Demandado. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante. No obstante, en respuesta a la comunicación enviada por el Centro a las partes sobre la posibilidad de un acuerdo en relación con el idioma del procedimiento, el Demandado envió un correo electrónico al Centro en lengua inglesa el 6 de octubre de 2016 el cual contenía únicamente la palabra “fake”. 7. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”.
En ese mismo sentido, el párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas”.
En consecuencia, el Experto dará mayor relevancia a la evidencia presentada por las partes al momento de tomar una decisión dentro del presente procedimiento administrativo, la cuál ha sido previamente estudiada en su pertinencia, conducencia y utilidad. Así, tendrán mayor valor las afirmaciones que vengan sustentadas en evidencia sobre aquellas que no cuenten con respaldo probatorio. El Experto, además, está facultado para obtener pruebas ex officio, o para verificar ex officio la evidencia presentada por las partes, si lo considera necesario.
La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar la Demandante para obtener la cancelación o transferencia del nombre de dominio en disputa:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y
(ii) que el Demandando no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
En la Sección A se hará referencia al primer elemento, para analizar y concluir si en efecto, el nombre de dominio en disputa y las marcas del Demandante son similares hasta el punto de crear confusión como afirma el Demandante; en la Sección B se analizarán los derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa , y por último, se revisarán las pruebas aportadas por las partes para concluir si el Demandado registró y ha usado de mala fe el nombre de dominio en disputa . A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Demandante alega ser el titular exclusivo de marcas consistentes o compuestas por ICONTEC en Colombia.
a) Existencia de una marca de titularidad del Demandante
El párrafo 4(a) de la Política le exige al Demandante probar que tiene derechos en una marca.
En algunas jurisdicciones de derecho anglosajón o “common law”, rige el sistema declarativo de adquisición de derechos de propiedad industrial. Es decir, en ellas, el derecho sobre una marca se adquiere con su uso en el comercio. En otras jurisdicciones de derecho civil, como Colombia, los derechos de propiedad industrial se adquieren a través del sistema atributivo, es decir, mediante el registro concedido por la Autoridad Competente. En el caso que nos ocupa, el registro de una marca concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (Autoridad Competente en materia de derechos de propiedad industrial en Colombia), constituye evidencia prima facie de la validez del derecho que ostenta su titular, el cual lo dota de la facultad de usar la marca de manera exclusiva para identificar sus productos o servicios, y la correlativa de impedir su uso por parte de terceros no autorizados, o el uso de un signo que resulte ser similarmente confundible con ella.
En el Anexo 8 de la Demanda, el Demandante demostró su titularidad en relación con marcas consistentes o compuestas ICONTEC en Colombia desde por lo menos el 16 de mayo de 2007 para identificar, entre otros: “servicios de elaboración de normas técnicas de calidad, diagnóstico, aseguramiento de calidad, y especificaciones sobre los temas mencionados” de la clase 42 internacional, aportando los certificados de registro respectivos, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad marcaria de Colombia.
Los certificados de registro marcario incluidos en el Anexo 8 de la Demanda, son evidencia clara y concluyente del derecho de propiedad del Demandante sobre las marcas ICONTEC y del derecho exclusivo del Demandante a usarlas en relación con los servicios de “elaboración de normas técnicas de calidad, diagnóstico, aseguramiento de calidad, y especificaciones sobre los temas mencionados” comprendidos en la clase 42 internacional.
b) Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión
El Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa es confundible con sus marcas registradas por cuanto el nombre de dominio en disputa reproduce totalmente la marca ICONTEC previamente registrada.
Antes que nada, el Experto quiere señalar que los dominios genéricos de nivel superior (“gTLD”), como por ejemplo “.com,” “.biz,” “.edu,” “.org”, no pueden ser de forma general tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o semejanza del nombre de dominio en disputa con la marca registrada. Expertos en decisiones UDRP previas han aceptado que la inclusión de cualquier “gTLD” en los nombres de dominio no es de forma general un factor diferenciador al analizar la identidad o confundibilidad del nombre de dominio en disputa con la marca de la demandante. En efecto, los gTLD y dominios de nivel superior territoriales (“ccTLD”) son simplemente un requisito de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio1 .
En el caso concreto se observa que el nombre de dominio en disputa incorpora y reproduce en su totalidad de la marca ICONTEC titularidad del Demandante, sin agregar ningún elemento distintivo adicional, generando que el nombre de dominio en disputa sea confundible con las marcas del Demandante.
De hecho, “normas” es un término genérico para el tipo de servicios prestados por el Demandante, que como consta en los certificados de registro del Anexo 8 de la Demanda, consisten, entre otros, en la elaboración de normas técnicas. Por lo tanto, esta adición en vez de crear diferencia con la marca del Demandante, genera mayor confusión con la misma. Así las cosas, el nombre de dominio en disputa debe ser considerado como similarmente confundible con la marca registrada2 .
En consecuencia, el Experto considera que, en el presente caso, el nombre de dominio en disputa es confundible con las marcas ICONTEC de la Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
a) Caso Prima Facie
En relación con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política, expertos en decisiones UDRP previas han sostenido unánimemente que requerir que el demandante pruebe la carencia de derechos o legítimo interés del demandado sobre el nombre de dominio en disputa es en los más de los casos una tarea imposible. No sólo es una negación indeterminada sino que además requiere el acceso a información que en su mayoría se encuentra en poder del demandado3 .
En el caso Julian Barnes -v-. Old Barn Studios Limited4 , el experto sostuvo:
“Está obligado el Demandado a aportar pruebas, si el Demandante es el responsable de demostrar los tres elementos del párrafo 4 de la Política? Mientras que la carga global de la prueba recae sobre el Demandante, este elemento implica que el Demandante debe probar cosas que se encuentran en el poder y conocimiento del Demandado. Se trata del Demandante en la imposible tarea de demostrar una negación indeterminada. A juicio del Experto, el enfoque correcto es el siguiente: el Demandante formula la acusación y presenta lo que puede demostrar (por ejemplo, que tiene los derechos sobre el nombre, que según su leal saber y entender el Demandado no tiene derechos sobre el nombre, que no ha dado ningún permiso al Demandado). A menos que la acusación sea manifiestamente desacertada, el Demandado debe responder y ahí es donde el párrafo 4 (c) de la Política aplica. Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, la demanda prospera en este aspecto.”5 (Traducción del Experto)
Así las cosas, se requiere que el Demandante haga un caso prima facie en el sentido de determinar que el Demandado carece de derechos o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez se haga el caso prima facie, corresponde al Demandado probar sus derechos o intereses legítimos6 . Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos, el Demandante habrá cumplido con el segundo elemento del parágrafo 4(a) de la Política.
El Demandante afirma que el Demandado no tiene derechos ni interés legítimo en el nombre de dominio en disputa: i) el Demandado hace uso y referencia al Demandante en la página a la que redirige el nombre de dominio en disputa; ii) el Demandado no tiene autorización para utilizar la marca registrada ICONTEC en relación con el nombre de dominio en disputa; iii) el Demandado está creando confusión en el público consumidor en cuanto a la fuente, patrocinio y afiliación; iv) el Demandado no hace uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, por tratarse de contenido no original; por el contrario, está desviando a los consumidores, donde el Demandado se hace pasar por el Demandante.
De conformidad con las anteriores afirmaciones, el Experto considera que el Demandante satisfizo los requerimientos del caso prima facie y corresponde al Demandado probar sus derechos o intereses legítimos.
b) Derechos o interés legítimo del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa
De conformidad con el Parágrafo 4(c) de la Política, las siguientes circunstancias demuestran el interés legítimo del Demandado en el nombre de dominio en disputa:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.”
El Demandante alega que el Demandado no tiene un interés legítimo pues el Demandando no está autorizado por el Demandante y el Demandado hace constante referencia al Demandado y uso de sus marcas, como consta en el Anexo 5 de la Demanda.
A su vez, el Demandado no presentó prueba alguna en relación con las circunstancias especificadas en el parágrafo 4(c) de la Política, o cualquier otra razón que fundamentara un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa. De hecho, el Demandado no respondió a la Demanda presentada en su contra. Sólo envió un email con la palabra: “fake”. De esta forma, el Demandado no presentó prueba alguna que demostrara sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Por lo tanto, en concordancia con el parágrafo 14 del Reglamento, el Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas. Así, se concluye que el Demandado no tiene pruebas que permitan inferir que tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa.
Con base en los siguientes argumentos, el Experto considera que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa:
(i) No existe prueba alguna que demuestre que el Demandado está haciendo uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, en relación con la oferta de productos o servicios.
(ii) El Demandado no presentó prueba de uso legítimo del nombre de dominio en disputa o razón que justifique la escogencia de la palabra “icontec” en la operación de su negocio.
(iii) No existe prueba alguna que demuestre que el Demandante licenció o permitió de cualquier forma al Demandado el uso de la marca ICONTEC.
(iv) No existe prueba alguna que acredite que el Demandado es o ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.
(v) No existe prueba alguna que acredite al Demandado como titular de un derecho de marca en relación con el nombre de dominio en disputa.
(vi) El nombre de dominio en disputa es confundible con la marca ICONTEC del Demandante. A este respecto, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa puede producir confusión por asociación entre el Demandante y el Demandado por contener en el término “icontec”, idéntico a la popular marca ICONTEC de la Demandante, así como por reproducir la página web al que el mismo resuelve la marca gráfica No. 420.268 de la Demandante e incluir la leyenda “Toda la información que aquí encuentras es proporcionada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación”.
(vii) No existe prueba alguna que indique que el Demandado está haciendo uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, el Demandado no probó sus derechos o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, este Experto considera que se encuentra probado el elemento del parágrafo 4(a)(ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El parágrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo los cuales se puede establecer un registro y uso de mala fe:
(i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
(ii) usted ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) al utilizar el nombre de dominio en disputa, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
El Demandante afirma que es evidente la mala fe del Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa por cuanto la marca ICONTEC es notoria en Colombia y era conocida por el Demandado al punto de usarla como parte del contenido de la página a la que redirecciona el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, porque pese a los reclamos oportunamente enviados por el Demandante, el Demandado continuó el uso no autorizado.
El Experto considera que hecho que el Demandando haya escogido la palabra ICONTEC para registrar el nombre de dominio en disputa es, dadas las circunstancias del caso, evidencia de su mala fe, pues se trata de una marca notoria en Colombia, país del Demandado, y además es una marca de fantasía que carece de significado en lengua española. En consecuencia, la escogencia del nombre de dominio en disputa no fue casual o aleatoria, debido a que el Demandado conocía la marca del Demandante, razón por la cual además citaba al Demandante como originador del contenido de su página, como claramente se observa en la leyenda “Toda la información que aquí encuentras es proporcionada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación” en ella contenida. En consecuencia, el Experto encuentra que el Demandado deliberadamente tomó la marca de un tercero para registrarla como parte de su nombre de dominio y crear un negocio alrededor del reconocimiento ajeno. En efecto, ICONTEC es una marca notoria y famosa tal como consta en la Resolución No. 62.223 del 17 de octubre de 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio:
“En suma, podemos concluir que la sociedad opositora logró acreditar que para mayo de 2013 el signo ICONTEC tenía el carácter de notorio al ser conocido nacionalmente, bien posicionado, de trayectoria, prestigio y buena reputación. Se trata de una marca con altísima capacidad distintiva, ya que es claramente relacionada con su origen empresarial y diferenciada y preferida frente a otras marcas que prestan servicios de creación de normas técnicas y certificación de normas de calidad. Es un intangible preciado para su titular que la explota, la promueve, la protege y la proyecta constantemente y por ende susceptible a protección como marca notoria.
Por lo anterior y por las consideraciones hechas con ocasión de cada prueba aportada, reconocemos que la marca ICONTEC es notoria para distinguir servicios de creación de normas técnicas y certificación de normas de calidad, (…).”
En este caso, el hecho de incorporar una marca notoria de un tercero a sabiendas de su condición de notoriedad, constituye registro de mala fe7 . Al respecto el experto en Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. A Domain Privacy / Direct Navigation Data Inc.,Caso OMPI No. D2012-1448, determinó: “La selección de esta palabra ciertamente no es una decisión al azar; el Experto encuentra que es una consecuencia del conocimiento previo que tenía el Demandado de la marca.”8 .
El 2 de septiembre de 2016, el Demandante envío una carta advirtiendo al Demandado que el uso realizado de la marca ICONTEC en el nombre de dominio en disputa no era autorizado. El Demandado no contestó y siguió haciendo uso no autorizado de la marca ICONTEC en el nombre de dominio en disputa y en la página de Internet a la que éste redirecciona.
Negarse a desistir de un uso no autorizado y negarse a transferir un nombre de dominio al titular legítimo de la marca ICONTEC aun conociendo el Demandado los derechos del Demandante en la marca ICONTEC y hacer uso del nombre de dominio en disputa para ofrecer servicios haciéndose pasar por el Demandante, evidencia que el Demandado registró el nombre de dominio, fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial del Demandante.
Adicionalmente, el Experto considera que el Demandado podría estar beneficiándose económicamente del uso de la marca ICONTEC en el nombre de dominio en disputa atrayendo a usuarios de Internet a la página web del Demandado en la que se ofrecen de mala fe servicios al crearse una confusión por asociación en la página web al que el nombre de dominio de disputa resuelve entre el Demandado y el Demandante. Por lo tanto, el Demandado estaría creando confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web para obtener un provecho económico. Esto sería un indicativo de registro y uso de mala fe de conformidad con el párrafo 4(b)(iv) de la Política9 .
Así las cosas, el Demandante demostró que el registro y uso del nombre de dominio se ha hecho de mala fe, contraviniendo de esta forma el Demandado, lo estipulado en el párrafo 2 de la Política, tal como lo pone de presente el Demandante.
En consecuencia, los tres elementos del parágrafo 4(a) de la Política se encuentran satisfechos en el presente caso. 8. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, sea transferido al Demandante.
Fernando Triana
Experto Único
Fecha: Noviembre 24, 2016
1 Ver Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. c. Carlos Andrés Montoya Osorio,Caso OMPI No. D2012-1110.
2 Ver Forest Laboratories, Inc. v. candrug,Caso OMPI No. D2008-0382 (“when a respondent merely adds generic or descriptive terms to a distinctive trademark, the domain name should be considered confusingly similar to the registered trademark”.);Ver también Bayer Aktiengesellschaft v. H. Monseen,Caso OMPI No. D2003-0275.
3 Ver Arla Foods amba v. Bel Arbor / Domain Admin, PrivacyP,Caso OMPI No. D2012-0875; Ver también F. Hoffmann-La Roche AG v. Bargin Register, Inc. - Client Services,Caso OMPI No. D2012-0474.
4 Ver Julian Barnes V. Old Barn Studios Limited,Caso OMPI No. D2001-0121.
5 Ver Julian Barnes V. Old Barn Studios Limited, supra (“Is the Respondent required to adduce any such evidence, if the onus is on the Complainant to prove the three elements of paragraph 4 of the Policy? While the overall burden of proof is on the Complainant, this element involves the Complainant proving matters, which are peculiarly within the knowledge of the Respondent. It involves the Complainant in the often impossible task of proving a negative. In the Panel’s view the correct approach is as follows: the Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, the Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent). Unless the allegation is manifestly misconceived, the Respondent has a case to answer and that is where paragraph 4(c) of the Policy comes in. If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head”).
6 Ver Do The Hustle, LLC v. Tropic Web,Caso OMPI No. D2000-0624.
7 Ver LEGO Juris A/S v. NyunHwa Jung.Caso OMPI No. D2012-2491.
8 “The selection of this word is certainly not a random decision; the Panel finds that it is a consequence of Respondent’s prior knowledge of the mark. This fact, by itself, is registration in bad faith in the Panel’s opinion”.
9 Ver MathF, LLC v. Weiguang Huang,Caso OMPI No. D2000-0743.
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