La Demandante es Bonatti S.p.A., con domicilio en Parma, Italia, representada por Calderon & De la Sierra, Attorneys at Law, México.
El Demandado es México Mx, con domicilio en Ciudad de México, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 Internet AG. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de octubre de 2016. El 21 de octubre de 2016 el Centro envió a 1&1 Internet AG por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de octubre de 2016, 1&1 Internet AG envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda (Oneandone Private Registration, 1&1 Internet Inc.). El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 26 de octubre de 2016 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda en fecha 27 de octubre de 2016.
El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda alDemandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de noviembre de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de noviembre de 2016. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de diciembre de 2016.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de diciembre de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
Bonatti S. p A. es una empresa italiana que opera como contratista y ofrece una amplia gama de servicios relacionados con el gas y el petróleo. Actúa en numerosos países del mundo como por ejemplo México, España, Argelia o Kazakjstan. En el año 2015 la facturación alcanzó la cifra de EUR 933 millones.
La Demandante es titular de las siguientes marcas concedidas en México con origen en la marca internacional registrada ante la OMPI número 1191015 BONATTI:
Organismo
Marca
Número de registro
Clase
Fecha de registro
IMPI
BONATTI (y diseño)
1485833
37
12 de septiembre de 2013
IMPI
BONATTI (y diseño)
1485834
43
12 de septiembre de 2013
Con fecha de 10 de agosto de 2016 se registró el nombre de dominio . De conformidad con las evidencias aportadas por la Demandante, el nombre de dominio en disputa resolvía a una página web en la que se incluyen diversos productos a la venta así como la marca BONATTI de la Demandante. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Manifiesta la Demandante que el nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido con las marcas de su titularidad hasta el punto de crear confusión. Efectivamente, considera que la reproducción en su totalidad de sus marcas registradas en el nombre de dominio en disputa genera confusión en el público consumidor quien pensará estar ante los servicios ofrecidos bajo las marcas BONATTI.
Niega, por lo demás, que la incorporación del topónimo “mexico” aporte valor diferenciador al nombre de dominio en disputa.
Además, entiende la Demandante que para determinar si un nombre de dominio es semejante en grado de confusión a una marca registrada es menester no sólo hacer un examen comparativo con la marca, sino también examinar el contenido de la página web. Que este examen conjunto determinará, de manera objetiva, el cumplimiento de este primer requisito de la Política. Así las cosas entiende que además de la reproducción del término “bonatti” en el nombre de dominio en disputa, existe una reproducción del signo correspondiente a las marcas de la Demandante en la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa. En conclusión, entiende la Demandante que ha de darse por cumplido este primer requisito.
Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, declara la Demandante que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa . En primer lugar, pues no es titular de los derechos marcarios que le amparen protección en relación al término “bonatti”. Además, alega que no existen pruebas por las que el Demandado haya utilizado o haya efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Igualmente, entiende que el Demandado actúa de mala fe al utilizar sus marcas sin autorización tanto en el nombre de dominio en disputa como en el propio contenido de su página web, con ánimo de atraer, de manera engañosa, al público consumidor, haciéndole creer que el nombre de dominio en disputa está relacionado con la Demandante.
Finalmente declara la Demandante que el Demandado no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa.
En relación al tercero de los requisitos, alega la Demandante que el registro del nombre de dominio en disputa persigue impedir que pueda reflejar sus marcas en el correspondiente nombre de dominio. Asimismo, manifiesta que el registro ha tenido por objetivo perturbar la actividad comercial de la Demandante así como intentar atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas BONATTI en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio del Demandado por lo que actúa de mala fe. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la demanda.
Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado, no implica per se una resolución favorable para la otra parte (párrafo 4.6 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha probado a satisfacción de este Experto la titularidad sobre la marca BONATTI. Por tanto y siguiendo el criterio mayoritario en anteriores decisiones, la reproducción íntegra de la marca BONATTI en el nombre de dominio en disputa determina el cumplimiento de este primer requisito.
Efectivamente, la completa reproducción de la marca supone un riesgo de confusión que no queda vencido por la adición del indicador geográfico “mexico” pues no aporta valor distintivo alguno al signo.
En conclusión, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca sobre la que la Demandante ostenta derechos conforme al párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante niega que exista un uso o, en su caso, preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios del Demandado.
Además, entiende la Demandante que el Demandado actúa de mala fe en la medida que tanto el nombre de dominio en disputa como el propio contenido que aparece en la página web “www.” supone una utilización no autorizada de las marcas de su propiedad, es decir, BONATTI, con el fin de atraer de, manera engañosa, al público consumidor haciéndole creer que el nombre de dominio en disputa está relacionado con la Demandante.
Y, por otra parte, niega que el Demandado haya sido conocido corrientemente por el término “bonatti”.
Con todo lo anterior el Experto ha realizado una lectura detallada del expediente. De la misma podemos concluir que existen indicios evidentes del conocimiento anterior por el Demandado de la marca BONATTI. Efectivamente, lo más probable es que el Demandado registrara el dominio con la intención de explotarlo y obtener algún tipo de lucro. Entiende, igualmente, que en dicha actuación el Demandado incurrió en una serie de actos tendentes a causar confusión por asociación con la Demandante buscando hacerse pasar por una entidad relacionada con la Demandante en México. A este respecto hacemos notar que no existen pruebas que permitan conocer al Demandado por el término “bonatti”. Así de las pruebas presentadas nos permiten concluir que el Demandado se aprovechó de las marcas de la Demandante e igualmente se aprovechó de numerosos textos, presentación general, gráficos y fotografías que aparecen en la página de la Demandante “” a propósito de su actividad en México. Que tal aprovechamiento ha consistido en la reproducción (o en su caso, la traducción al español) de tales derechos (marcas, imágenes, textos, etc) en una página web del Demandado alojada bajo el nombre de dominio en disputa y que por ello debe reputarse como de mala fe. En este sentido el hecho de que la web del Demandado publique un apartado “Quienes somos en Bonatti Mexico” no deja de ser otro ejemplo de la referida confusión por asociación. Así se deduce de las alegaciones y prueba aportada por la Demandante e, igualmente, de la comprobación realizada por el Experto. De esta manera y mediante la confusión creada, el potencial cliente podría asumir estar en presencia de la Demandante o de una entidad relacionada con la Demandante en México. Además, debemos hacer notar que el Demandado vende productos de marcas ajenas y competidoras a BONATTI tales como CASE, BOBCAT, KENWORTH o TOYOTA.
Del análisis del caso no parece que pueda calificarse la actuación del Demandado como de buena fe, legítima, leal o no comercial. Antes al contrario, el Demandado ha perseguido un aprovechamiento de las marcas de la Demandante hasta el extremo de intentar hacerse pasar por él para atraer a su web usuarios de Internet y así venderles productos de la competencia.
En definitiva, del expediente del caso no existen indicios que permitan sostener la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado. No hay en el expediente evidencias de buena fe del Demandado en la oferta de sus productos, no existe autorización de la Demandante para el uso de sus marcas y, tampoco existen indicios que permitan conocer al Demandado bajo el término “bonatti” ni bajo el nombre de dominio en disputa.
Por tanto, el Experto concluye que la Demandante ha probado debidamente el párrafo 4(a)(ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 4(b) de la Política establece una lista no cerrada de supuestos que permiten calificar el registro y uso del nombre de dominio como de mala fe. Así:
i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio;
(ii) si ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando haya incurrido en una conducta de esa índole;
(iii) si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) si, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca de la Demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.
A los efectos del párrafo 4 (a)(iii) de la Política el Experto entiende que el registro y uso del Demandado ha sido de mala fe. El Experto considera como lo más probable que el Demandado tuviera en mente las marcas de la Demandante al momento de registro del nombre de dominio en disputa habiéndolo registrado con la finalidad de causar una suerte de confusión con la Demandante. Así, el Experto concluye que con el registro y uso del nombre de dominio en disputa, el Demandado ha perseguido algún tipo de lucro y que para ello ha generado confusión a los potenciales usuarios de Internet al hacerse pasar por la Demandante o con una entidad relacionada con la Demandante en México. Así por ejemplo, se hace notar como la actuación del Demandado ha consistido en un amplio y generalizado uso de las marcas así como el uso de los textos e imágenes de la web de la Demandante. En estas circunstancias parece normal concluir que el usuario de Internet crea encontrarse ante la página oficial de la Demandante para México o ante la web de una entidad relacionada con la Demandante en México. El expediente, igualmente, aporta evidencias sobre el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe toda vez que de manera intencionada ha intentado atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web, creando confusión sobre la propia Demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web. Al fin y al cabo, mediante la utilización de la falsa página web el Demandado pretende servirse de un cebo ante posibles compradores y con ello, haciéndose pasar por la Demandante, ofrecer maquinaria de terceros competidores de éste.
Por lo expuesto, el Experto entiende que se ha cumplido con el párrafo 4 (a)(iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 15 de diciembre de 2016
1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
2 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
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