Le Requérant est Nestlé Skin Health S.A. de Lausanne, Suisse, représenté par SCP Duclos Thorne, Mollet-Viéville & Associés, France.
Le Défendeur est Mickael Fernandes, Locerylpro de Montreuil, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Nestlé Skin Health S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 octobre 2016. En date du 28 octobre 2016, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 novembre 2016, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 novembre 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 novembre 2016. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 novembre 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 8 novembre 2016, le Centre nommait J. Nelson Landry comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
Le Requérant est titulaire de la marque communautaire LOCERYLPRO enregistrée le 10 novembre 2015 par la Société Galderma S.A., société sœur du Requérant qui a fait l’acquisition de la marque LOCERYLPRO par une cession inscrite auprès de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) le 16 septembre 2016 (ci-après la “Marque LOCERYLPRO”). La Marque LOCERYL a été enregistrée dans la classe 5 dans plusieurs dizaines de juridictions notamment en Suisse, le 21 octobre 1981.
LOCERYLPRO est le nom d’un médicament de la société Galderma S.A. pour le traitement des mycoses des ongles.
Lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, Mickael Fernandes, dirigeant du groupe MBJ, Etrepagny, France, était mentionné comme contact administratif avec son adresse courriel dans le registre WhoIs. Le Requérant a vérifié les annuaires appropriés et observé qu’aucune société comprenant le terme “locerylpro” n’est mentionnée à l’adresse à Montreuil, France. Le Requérant a vérifié et établi qu’une société, Integratel, dont le Défendeur est un ancien dirigeant a son siège à l’adresse donnée ci-dessus à Montreuil en France.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 20 décembre 2015. La société Galderma S.A., alors qu’elle était titulaire de la Marque LOCERYLPRO, a envoyé en date du 6 janvier 2016 une lettre de mise en demeure à Mickael Fernandes alors indiqué comme titulaire du nom de domaine litigieux et n’a obtenu aucune réponse. Elle joignait en annexe A à sa lettre une liste de nombreux enregistrements, en classe 5, de la Marque LOCERYL dont la marque internationale enregistrée le 20 janvier 1982 qui désigne une trentaine de pays dont la France. Postérieurement à l’envoi de la mise en demeure par Galderma S.A., cette dernière a été contactée par Jérémy Scemana se présentant comme contact avec le Défendeur et mentionnant que ce dernier souhaitait vendre le nom de domaine litigieux. Le Requérant a vérifié que Mickael Fernandes et Jeremy Scemana étaient bien en contact, ce dernier ayant succédé à Mickael Fernandes en tant que dirigeant de la société Integratel. Le 16 septembre 2016 le Requérant a fait une offre de rachat du nom de domaine litigieux sur le site Sedo pour 100 Euros. Ce dernier a reçu une contre-offre de 10 000 Euros faite par le titulaire du nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine litigieux est exploité sous forme d’une page “parking” affichant des liens de type “pay-per-click”. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Dans un premier temps, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux incorpore et est identique à la Marque LOCERYLPRO sauf pour le suffixe generic Top-Level-Domain (gTLD) “com” qui n’est pas pris en considération en l’espèce du fait qu’il n’affecte en rien la confusion avec la Marque LOCERYLPRO du Requérant.
Dans un second temps, relativement à l’absence de droits sur le nom de domaine litigieux et d’intérêts légitimes qui s’y rattachent, le Requérant allègue que le terme “locerylpro” n’a aucun sens dans la langue française du Requérant et du Défendeur et que c’est plutôt le nom d’un médicament de la société sœur Galderma S.A. Le Requérant note de plus la présence de certaines représentations de contacts dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux notamment le nom du premier contact étant Mickael Fernandes, dirigeant du Groupe MBJ, apparaissant également comme contact administratif. Le Requérant constate également que sur vérification des annuaires, aucune personne ou société du nom de LOCERYLPRO n’est indiquée à l’adresse donnée pour l’enregistrement, soit à Montreuil, France alors qu’une société Integratel dont Mickael Fernandes est l’ancien dirigeant siège à cette adresse, et soumet donc absence de lien, droit ou intérêt légitime du Défendeur avec le terme “locerylpro” compris dans le nom de domaine litigieux. Le Requérant conclut à la lumière de ces faits que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le terme “locerylpro” compris dans le nom de domaine litigieux.
Enfin, relativement à l’enregistrement et une utilisation de mauvaise foi, le Requérant souligne que le terme “locerylpro” est un terme inventé pour désigner exclusivement le médicament produit et commercialisé par la société sœur du Requérant. Cependant, le nom de domaine litigieux est associé à une page “parking” affichant des publicités de type “liens pay-per-click” et de plus le nom de domaine litigieux y est présent pour mise en vente sur la plateforme de vente de noms de domaine Sedo. Enfin, le Requérant en effectuant une recherche Google pour le terme “loceryl”, note qu’auparavant sur le site web disponible à l’adresse du nom de domaine litigieux il y avait une annonce de site proposant des contenus pornographiques génériques tels “My Clito -Tube porno” où étaient offertes des vidéos pornographiques.
La société sœur du Requérant, Galderma S.A., titulaire de la Marque LOCERYLPRO, avait mis en demeure le Défendeur alors que ce dernier était indiqué comme titulaire du nom de domaine sans recevoir quelque réponse que ce soit. Postérieurement à la mise en demeure envoyée par la société Galderma au Défendeur, cette dernière a été contactée par une personne, Jeremy Scemana, se présentant comme un contact du Défendeur et mentionnant que ce dernier souhaitait vendre le nom de domaine litigieux mais la négociation n’a pas été concluante. Subséquemment le Requérant a fait une offre de rachat du nom de domaine litigieux sur le site Sedo pour la somme de 100 Euros. Cette offre, quoique supérieure au coût d’enregistrement du nom de domaine litigieux, n’a pas été acceptée mais le titulaire a présenté une contre-offre de 10,000 Euros sans que ceci n’ait quelque rapport avec le coût de l’enregistrement ou de l’exploitation du nom de domaine litigieux par le Défendeur. Le Requérant conclut donc que tous ces faits démontrent que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi pour générer des revenus indus des différentes façons ci-dessus invoquées. B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions. A. Langue de la Procédure
Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, “ Sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement, toutefois la Commission peut décider qu’il en sera autrement compte tenu des circonstances de la procédure administrative. ”
En l’espèce la langue du contrat d’enregistrement est le français et le Requérant sollicite que la langue de la procédure soit le français.
La Commission administrative note que le Défendeur n’a pas produit de réponse et ne s’est donc pas opposé à ce que le français soit la langue de la procédure.
Au regard des éléments présentés par le Requérant, ce dernier étant une société suisse, le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux étant le français, l’adresse de la société figurant sur le site web du nom de domaine litigieux étant une adresse en France, le site web rattaché au nom de domaine litigieux étant rédigé en langue française, le Défendeur résidant à Montreuil en France, donc familier avec le français, la Commission administrative accepte la requête du Requérant et considère que le français sera la langue de la procédure. B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant est titulaire des droits dans la Marque LOCERYLPRO qu’il a acquise de sa société sœur, la société Galderma S.A., qui a enregistré ladite Marque le 10 novembre 2015 antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux enregistré le 20 décembre 2015. Le nom de domaine litigieux incorpore en totalité la Marque LOCERYLPRO à laquelle est ajouté le suffixe “.com”. Il est bien connu dans les décisions antérieures UDRP que l’ajout d’un tel suffixe ne diminue en rien la vraisemblance de confusion avec la Marque LOCERYLPRO du Requérant d’autant plus que ladite Marque est la partie déterminante du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative détermine que le nom de domaine litigieux porte à confusion avec la Marque LOCERYLPRO du Requérant et retient que le premier critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli. C. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant a déjà établi qu’il était titulaire de la Marque LOCERYLPRO acquise de la société Galderma S.A., le tout lors d’une cession le 16 septembre 2016. Il appert des preuves déposées par le Requérant que la société Galderma S.A. a enregistré sous plusieurs juridictions la Marque de commerce LOCERYL et que ces faits et détails d’enregistrement y compris les dates ont été communiqués au Défendeur en Annexe à la lettre de mise en demeure envoyée au Défendeur par le Requérant. L’Annexe à cette lettre donnait la liste des pays ou juridictions, avec dates d’enregistrement, dans lesquels ladite Marque était enregistrée. La Commission administrative a examiné cette liste en détail et note parmi les différents groupes d’enregistrements celui auprès de l’OMPI et que pour ce seul enregistrement de la même marque LOCERYL, elle comprenait au moins une trentaine de divers pays en Europe et sous d’autres continents, tout particulièrement la France où réside le Défendeur.
Le Requérant n’a pas mentionné qu’il n’avait pas accordé de licence ou autorisation au Défendeur ou personne ou société associée à ce dernier pour employer la Marque LOCERYL ou LOCERYLPRO ou pour enregistrer le nom de domaine litigieux. Cependant, tel qu’il appert des faits ci-dessus mentionnés, le Requérant a vérifié les associations possibles au terme “locerylpro” du Défendeur de sociétés tel groupe MBJ qu’il dirige ou société Integratel qu’il avait dirigée et dont la place d’affaires correspondait à l’adresse à Montreuil, en France, donnée lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative constate donc que le Requérant s’est déchargé de son devoir de preuve prima facie de n’avoir aucune relation de quelque nature que ce soit avec le Défendeur ou des sociétés au sein desquelles le Défendeur a agi comme dirigeant.
Le Requérant a également démontré que le Défendeur se sert du nom de domaine litigieux et du site web qui y est associé pour y faire des publicités de type “liens pay-per-click”, une plateforme de ventes de noms de domaine et de plus, de disponibilité pour y afficher du contenu pornographique tel “My Clito -Tube porno”. La Commission administrative observe que ces activités ont toutes un caractère commercial et conclut donc que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative retient que le deuxième critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli. D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant a clairement démontré et établi que non seulement la Marque LOCERYLPRO avait été enregistrée antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux mais de plus, la Marque de commerce LOCERYL, enregistrée en classe 5, de façon très élaborée et diversifiée dans plusieurs pays au monde, y compris la France, était utilisée de façon intense et très répandue lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Considérant que les termes “lorecyl” et/ou “locerylpro” comprennent le mot “loceryl” qui est un terme inventif, la Commission administrative n’a pas d’hésitation à reconnaitre que le Défendeur (ou tout autre société qui lui était associée ou sous sa direction au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux) était au courant de l’existence de la Marque LOCERYLPRO et détermine donc que ledit enregistrement non autorisé par le Requérant ou sa société sœur Galderma S.A. a été fait de mauvaise foi.
Il ressort des éléments de preuve ci-dessus mentionnés, et en regard de l’absence de droits et intérêts légitimes, que le Défendeur faisait un usage non autorisé et à caractère répréhensible sur le site web associé au nom de domaine litigieux. De plus, le Défendeur a démontré que dans ses communications et essais de faire valoir ses droits de marque auprès du Défendeur et d’avoir même généreusement offert une somme de 100 Euros pour acheter le nom de domaine litigieux, son offre a non seulement été refusée mais a donné lieu à une contre-offre de cession du nom de domaine litigieux par le Défendeur au montant de 10,000 Euros, montant de toute évidence en excès très disproportionné du coût d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Enfin la Commission administrative rappelle l’offre de produits pornographiques sur le site web à l’adresse du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative détermine que ces faits démontrent clairement que le Défendeur a fait un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux et retient donc que le troisième critère posé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli. 7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
J. Nelson Landry
Expert Unique
Le 19 décembre 2016
Full & Egal Universal Law Academy