La Demandante es Intralot De Peru S.A. con domicilio en Lima, Perú, representada por Clarke, Modet & Co., Perú.
El Demandado es Alberto Rey con domicilio en Santo Domingo, República Dominicana. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del nombre de dominio en disputa es GoD, LLC (el "Registrador"). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 2 de noviembre de 2016 en español. El 3 de noviembre de 2016 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de noviembre de 2016, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación e informando que el idioma del contracto de registro es el inglés.
El 8 de noviembre de 2016 el Centro envió un correo a las partes sobre el idioma del procedimiento. El 12 de noviembre de 2016 la Demandante presentó una solicitud para que el español sea el idioma del procedimiento. El Demandado no presentó comentarios acerca del idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado en inglés y español, dando comienzo al procedimiento el 17 de noviembre de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de diciembre de 2016. El Demandado no contestó formalmente a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 9 de diciembre de 2016.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de diciembre de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
Atendiendo a la solicitud realizada por la Demandante en su escrito inicial y tomando en cuenta que ambas partes en el presente procedimiento han demostrado comprender el idioma español (tal y como se advierte de las comunicaciones sostenidas dentro del expediente), el Experto Único ha determinado resolver el presente caso en español, con fundamento en el párrafo 11(a) del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es Intralot de Peru S.A., compañía peruana dedicada a brindar servicios de juegos de lotería y apuestas deportivas.
La Demandante es propietaria de las siguientes marcas registradas en Perú:
Marca
Número de Registro
Fecha de Registro
Jurisdicción
GANAGOL
93695
25 de mayo de 2016
Perú
GANAGOLEA
69233
30 de noviembre de 2011
Perú
GANAGOL (y diseño)
40553
24 de enero de 2006
Perú
El Demandado es Alberto Rey, con domicilio en Santo Domingo, República Dominicana.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 30 de noviembre de 2013. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene lo siguiente: I. El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tiene derechos:
Que el nombre de dominio en disputa es similar en punto de crear confusión a las marcas GANAGOL y GANAGOLEA, generando confusión por asociación con la Demandante.
Que el término "ganagol" es idéntico fonética, gráfica y conceptualmente a las marcas GANAGOL y similar a la marca GANAGOLEA.
Que el nombre de dominio en disputa es la combinación de la marca GANAGOL, propiedad del Demandante y la indicación geográfica del Perú.
Que la adición del término "peru" (relativa al "Perú") y el dominio de nivel superior ".com" no resultan ser suficientes para eliminar el riesgo de confusión. II. El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Que el Demandado no hace una oferta de "buena fe" de productos o servicios.
Que el Demandado no ha sido autorizado por la Demandante para registrar la marca GANAGOL como nombre de dominio.
Que la Demandante y el Demandado no han celebrado acuerdo alguno de licencia para el uso de la marca GANAGOL o incorporación de la misma al nombre de dominio en disputa.
Que el Demandado no se encuentra domiciliado en Perú. Que la intención del Demandado es ser asociado con el negocio de la Demandante.
Que el Demandado no es, ni ha sido conocido por el nombre de dominio en disputa.
Que el Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa para publicar resultados deportivos y permitir la realización de apuestas deportivas.
Que, al utilizar la frase "en GanaGolP puedes jugar el Ganagol totalmente gratis", el Demandado pretende desviar a los consumidores a su sitio web, al asociar el contenido del nombre de dominio en disputa con las marcas registradas de la Demandante.
Que el Demandado no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, porque busca una ganancia comercial mediante el desvío de consumidores de manera equivocada a su sitio web. III. El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Que las marcas de la Demandante preceden al registro del nombre de dominio en disputa.
Que el Demandado tenía conocimiento de la Demandante y sus marcas, toda vez que el nombre de dominio en disputa es la combinación de la marca GANAGOL con la indicación geográfica "Perú", país en que se comercializan los servicios de la Demandante.
Que el Demandado utiliza las marcas GANAGOL, GANAGOL (y diseño) y GANAGOLEA a fin de generar más tráfico a su propio sitio web.
Que el Demandado eligió intencionalmente el nombre de dominio en disputa, a fin de generar más tráfico a su propio sitio web.
Que el Demandado se está lucrando con el buen nombre y reputación del juego de pronóstico de la Demandante al abrir la posibilidad de poner a disposición del público publicidad de terceros en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa.
Que el Demandado ha logrado posicionar el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa dentro los primeros dos resultados que arroja el buscador Google al buscar el término "ganagol".
Que las prácticas del Demandado crean la posibilidad de que exista confusión con las marcas de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa.
Que la divulgación que el Demandado despliega en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, es sumamente inefectiva.
Que el uso de la divulgación referida permite inferir el conocimiento que el Demandado tiene de la Demandante y sus marcas.
Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y utilizado con la finalidad de atraer ilegítimamente usuarios de Internet interesados en apostar en Perú por medio de la lotería deportiva de la Demandante.
Que debido a lo anterior, es probable que los consumidores de los servicios ofrecidos por la Demandante, se verán confundidos en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa. B. Demandado
El Demandado no contestó formalmente a las alegaciones de la Demandante.
Sin embargo, el Demandado sí mandó una serie de comunicaciones al Centro, en las cuales manifestaba su inconformidad con el procedimiento, señalando que los servicios que ofrece dicho Demandado le podrían ser útiles a la Demandante y sus abogados. Señaló que deseaba comunicarse directamente con la Demandante y no con sus abogados para tratar de arreglar esta controversia. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:
(i) que el nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la demandante tiene derechos;
(ii) que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
Dado que el Demandado no contestó formalmente las pretensiones de la Demandante, este Experto podrá tomar como ciertas todas las afirmaciones razonables planteadas por la Demandante (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,Caso OMPI No. D2006-0292). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante es titular de las marcas GANAGOL en Perú.
El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de causar confusión a la marca GANAGOL de la Demandante, ya que la contiene en su totalidad.
El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca GANAGOLEA de la Demandante, puesto que dicho nombre de dominio en disputa comprende en su totalidad a la marca GANAGOL, semejante a la anteriormente mencionada en este párrafo.
La presencia del dominio genérico de primer nivel (por sus siglas en inglés "gTLD") ".com" en el nombre de dominio en disputa carece de relevancia jurídica. Por lo tanto, no puede constituir en el presente caso un elemento diferenciador (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis,Caso OMPI No. D2000-0859; Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300; y J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing,Caso OMPI No. D2000-0035).
Diversos expertos actuando de acuerdo con la Política han determinado que el uso de la marca de un demandante en conexión con un término geográfico no reduce la semejanza en grado de confusión entre las marcas y el nombre de dominio en disputa (verInfoS, Inc. v. Hari Prakash,Caso OMPI No. D2000-0076; AT&T Corp. v. WorldclassM,Caso OMPI No. D2000-0553; y Six Continents Hotels, Inc., Inter-Continental Hotels Corporation v. South East Asia Tours,Caso OMPI No. D2004-0388).
En el presente caso, la inclusión del término geográfico incrementa la similitud en grado de confusión al hacer creer a los usuarios de Internet que el nombre de dominio en disputa corresponde al sitio web oficial de la Demandante en Perú (ver PepsiCo, Inc. v. QWO,Caso OMPI No. D2004-0865; y Six Continents Hotels, Inc. v. Midas Search Limited,Caso OMPI No. D2004-0986). El riesgo de confusión se incrementa debido a que la Demandante tiene su domicilio y ofrece sus servicios en Perú.
El primer supuesto de la Política se actualiza en el presente caso. B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política señala los siguientes ejemplos como circunstancias en donde el Demandado pudiere tener derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio.
(i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
(ii) El Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
(iii) El Demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
La Demandante ha probado tener derechos sobre las marcas GANAGOL en Perú. Por otro lado, el Demandado no proporcionó prueba alguna de contar con derechos de marca sobre la denominación "ganagol".
El nombre de dominio en disputa contiene la denominación geográfica "Perú", referente al país en el cual tiene su domicilio y comercializa sus servicios la Demandante.
De acuerdo con el Anexo 8 de la Demanda, el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado por el Demandado para ofrecer a los usuarios de Internet la participación en una quiniela o apuesta de pronóstico de resultados. En dicho sitio web, el Demandado despliega un logotipo que contiene una forma estilizada de la marca nominativa de la Demandante seguida por la denominación geográfica "Perú". Asimismo, en la página principal del sitio web referido, el Demandado reproduce la marca nominativa de la Demandante, particularmente en los títulos "Ganagol Perú 1/2 Semana" y "Ganagol Perú".
La Demandante niega haber autorizado al Demandado el registro de la marca GANAGOL como parte de un nombre de dominio o haber otorgado una licencia para el uso de la misma. El Demandado no proporcionó argumentos o pruebas tendientes a contradecir dicha alegación.
El Demandado, mediante las comunicaciones dirigidas al Centro con posterioridad a la notificación de la Demanda, señaló como única intención la de ofrecer a los clientes de la Demandante, los resultados y detalles correspondientes a los partidos de futbol sobre los que versan los servicios prestados por ésta última.
Tal y como lo señaló la Demandante en su escrito, el sitio web del Demandado ofrece el siguiente texto, que pudiera ser considerado como una suerte de divulgación: "Este portal no se dedica a la venta de juegos de azar, está hecho exclusivamente para el uso y diversión personal. No somos responsables de ninguna información incorrecta que pueda suceder." No obstante, la presencia de dicho texto, su localización dentro del sitio web del Demandado y la ambigüedad de su contenido, han llevado a este Experto a considerar que el mismo es insuficiente para aclarar con exactitud la relación entre la empresa propietaria de las marcas GANAGOL y el Demandado.
El Demandado no presentó ningún tipo de evidencia o argumentos que demuestren que el uso del nombre de dominio en disputa se lleve a cabo en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, siendo que el Demandado tampoco proporcionó pruebas que demuestren un uso legítimo, leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Actualmente, el sitio al cual resuelve el nombre de dominio en disputa, contiene enlaces que le generan ganancias al Demandado a través de un programa de pago por clic.
Las actividades citadas se constituyen como conductas de mala fe de carácter comercial con la intención de desviar a los consumidores de las marcas de la Demandante para obtener un lucro (verExpress Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright,Caso OMPI No. D2007-0267; Asian World of Martial Arts Inc. v. Texas International Property Associates,Caso OMPI No. D2007-1415; Legacy Health System v. Nijat Hassanov,Caso OMPI No. D2008-1708; Compart AG v. C / Vertical Axis, Inc.,Caso OMPI No. D2009-0462; Donald J. Trump v. Mediaking LLC d/b/a Mediaking Corporation and Aaftek Domain Corp.,Caso OMPI No. D2010-1404; Mpire Corporation v. Michael Frey,Caso OMPI No. D2009-0258).
Por otro lado, la Demandante ha traído la atención del Experto al texto localizado en el sitio web del Demandado, "GanaGolP puedes jugar el Ganagol totalmente gratis", cuyo fraseo sugiere cierta relación entre el sitio web y la marca GANAGOL, así como la posibilidad de acceder a los servicios de la Demandante. Al propiciar la posible confusión del público consumidor respecto de la existencia de alguna relación entre el Demandado y la Demandante, el Demandado sustrajo su conducta de la posibilidad de ser considerada como una oferta de buena fe de productos o servicios (ver Houghton Mifflin Co. v. The Weathermen, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0211).
El nombre del Demandado no parece guardar relación alguna con el nombre de dominio en disputa. El Demandado no ha sido conocido por el nombre de dominio en disputa.
En el presente caso, la Demandante estableció de manera concreta un caso prima facie respecto a la falta de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, al haber probado que la Demandante es quien tiene derechos exclusivos sobre la marca GANAGOL en el Perú. Al haber negado que el Demandado tuviera autorización, licencia o afiliación alguna, relativa a la marca GANAGOL, la Demandante ha dejado del lado del Demandado la carga de demostrar estos derechos e intereses legítimos. El Demandado no ha demostrado en este procedimiento contar con derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre dominio en disputa.
El Demandado no ha podido demostrar que hace un uso legítimo, leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin la intención de desviar a los consumidores de manera equívoca. Del análisis hecho del presente caso y de las pruebas aportadas por la Demandante, no se demuestra que el Demandado tenga derechos o inetereses legítimos en el nombre de dominio en disputa (mutatis mutandi, Advance Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. v. ChinaV,Caso OMPI No. D2005-0615).
Se actualiza el segundo elemento de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el párrafo 4(b) de la Política, las siguientes circunstancias en particular, sin ser limitativas, pueden evidenciar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
(i) Circunstancias que indiquen que el Demandado ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o transferir de otra manera el registro del nombre de dominio a la Demandante que es la titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de la Demandante, por un valor que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
(ii) El Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) El Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) Al utilizar el nombre de dominio, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio web o en su sitio en línea.
A partir del contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa (por ejemplo, haciendo mención expresa de la marca GANAGOL, de la Demandante), este Experto concluye que el Demandado tenía conocimiento de la marca GANAGOL de la Demandante al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.
De acuerdo con la evidencia proporcionada por la Demandante, las marcas GANAGOL protegen servicios de apuestas deportivas. Como se detalló con anterioridad en la presente Decisión, el sitio web del Demandado ha sido utilizado para ofrecer a los usuarios de Internet la participación en una quiniela o apuesta de pronóstico de resultados en partidos de futbol en el Perú. Es decir, el Demandado ofrece los mismos o similares servicios que aquellos protegidos por la marca de la Demandante, haciendo mención expresa de la marca GANAGOL a lo largo de su sitio web.
La conducta del Demandado constituye evidencia de mala fe de conformidad con el párrafo 4(b)(iii) de la Política, ya que el nombre de dominio en disputa ha sido usado para desviar a los potenciales clientes y consumidores de la Demandante hacia un sitio que ofrece los mismos servicios, o servicios similares a los que ofrece la Demandante (ver Twiflex Limited v. Industrial Clutch Parts Ltd,Caso OMPI No. D2000-1006; y Culligan International Company v. Kqwssa LLC / Domains By Proxy, LLC,Caso OMPI No. D2012-2409).
La página a la cual resuelve el nombre de dominio en disputa despliega enlaces de pago por clic. Por lo mismo, se puede concluir que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página web mediante el uso del nombre de dominio en disputa, creando un riesgo de confusión con la marca de la Demandante, lo cual constituye mala fe (ver Alpine Entertainment Group, Inc. v. Walter Alvarez, Caso OMPI No. D2007-1082; Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Sr. Cartwright, supra; Asian World of Martial Arts Inc. v. Texas International Property Associates,Caso OMPI No. D2007-1082; y Owens Corning v. NA,Caso OMPI No. D2007-1143).
El tercer supuesto de la Política se actualiza en el presente caso. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 3 de enero de 2017
Full & Egal Universal Law Academy