La Demandante es Pernod Ricard España, S.A., con domicilio en Málaga, España, representada por Elzaburu, España.
El Demandado es Pedro Domecq Marti, con domicilio en Madrid, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es eNom, Inc. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 7 de noviembre de 2016. El 7 de noviembre de 2016 el Centro envió a eNom, Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de noviembre de 2016 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante.
El Centro envió una comunicación a las Partes el 10 de noviembre de 2016 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 11 de noviembre de 2016. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de noviembre de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de diciembre de 2016. El 6 de diciembre de 2016, el Demandado solicitó una extensión de la fecha límite para la presentación del escrito de Contestación. De conformidad con el párrafo 5(b) del Reglamento, el Centro extendió la fecha límite para la presentación del escrito de Contestación al 10 de diciembre de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado en idioma español ante el Centro el 9 de diciembre de 2016, si bien solicitando un plazo adicional para la presentación del escrito de Contestación. Ante la ausencia de circunstancias excepcionales el Centro acusó recibo del escrito de Contestación y declinó la extensión del plazo para la presentación de una contestación bajo el párrafo 5(e) del Reglamento e informó de que cualquier comunicación suplementaria diferente al escrito de Contestación sería remitida al Experto (una vez nombrado), quedando a la sola discreción del Experto determinar si debe considerar y/o admitir la comunicación suplementaria, y si hubiera que pedir nuevas medidas procesales, en su caso.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de diciembre de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una mercantil española perteneciente al grupo Pernod Ricard, líder a nivel mundial en la industria vinícola y de bebidas espirituosas que opera a través de un amplio porfolio de marcas, entre ellas, la marca DOMECQ, adquirida por la Demandante en el año 2005. Esta marca proviene de las Bodegas Pedro Domecq, S.A., comúnmente conocidas como "Bodegas Domecq", cuya trayectoria se remonta al siglo XVIII, siendo una de las principales elaboradoras de vinos de España, de larga tradición y reconocido prestigio. La marca DOMECQ coincide y constituye el apellido de la familia fundadora y titular durante más de doscientos cincuenta años de las Bodegas Domecq.
La Demandante es titular de diversas marcas españolas y europeas que contienen o consisten en la denominación "domecq", para productos de la clase 33, principalmente vinos y otras bebidas alcohólicas, además de otros productos y servicios. En concreto, la Demandante es titular de la Marca de la Unión Europea No. 552.729 DOMECQ, solicitada el 5 de junio de 1997 y concedida el 4 de junio de 1999, vigente para productos en la clase 33; la Marca de la Unión Europea No. 11.594.124 PEDRO DOMECQ, solicitada el 21 de febrero de 2013 y concedida el 2 de julio de 2013, vigente para productos en la clase 33; la Marca Española No. 2.616.121 DOMECQ, solicitada el 1 de octubre de 2004 y concedida el 2 de junio de 2005, vigente para productos en la clase 33 y servicios de la clase 39; la Marca Española No. 342.341 DOMECQ, solicitada el 20 de diciembre de 1958 y concedida el 10 de junio de 1959, vigente para productos en las clases 32 y 33; la Marca Española No. 342.342 DOMECQ, solicitada el 20 de diciembre de 1958 y concedida el 10 de febrero de 1964, vigente para productos en la clase 33; la Marca Española No. 2.581.153 BODEGAS DOMECQ, solicitada el 16 de febrero de 2004 y concedida el 14 de julio de 2004, vigente para productos en la clase 33; la Marca Española No. 2.722.052 DOMECQ 1820, solicitada el 11 de julio de 2006 y concedida el 18 de enero de 2007, vigente para productos en la clase 33; y la Marca Española No. 1.145.615 PEDRO DOMECQ, solicitada el 6 de mayo de 1986 y concedida el 5 de febrero de 1987, vigente para productos en la clase 33.
Asimismo, la Demandante es titular de los nombres de dominio , registrado el 11 de agosto de 2005 y , registrado el 14 de julio de 2003, que redirigen a la página Web corporativa del grupo empresarial Pernod Ricard, albergada bajo el nombre de dominio , en donde se promocionan y ofertan sus productos.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 28 de julio de 2016 en favor de Pedro Domecq Marti, que figura en los datos públicos disponibles de WhoIs como titular y contacto administrativo, constando como contacto técnico Nominalia Internet, S.L.
El nombre de dominio en disputa no alberga contenido, salvo una referencia a la propia circunstancia de encontrarse registrado e información relativa a la empresa Nominalia Internet, S.L., mercantil proveedora de diversos servicios de alojamiento y registro de nombres de dominio. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que es titular de la marca DOMECQ, registrada a través de diversos registros vigentes en España y en Europa, que ostenta notoriedad en España en el ámbito de los vinos y espirituosos.
- Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca DOMECQ y, además, la extensión".wine", aumenta el riesgo de confusión con sus marcas, por ser éstas conocidas precisamente en el sector del vino.
- Que el nombre de dominio en disputa carece de contenido, simplemente de encuentra aparcado, sin embargo, no parece que pueda tener otro uso que realizar alguna actividad relacionada con el sector del vino.
- Que de todas las extensiones posibles el Demandado ha optado por ".wine", a pesar de que no se le conoce ninguna actividad en el sector del vino ni tiene ninguna marca registrada a su nombre, buscando ser asociado con la marca notoria en este sector de la Demandante. Aunque el nombre de dominio en disputa coincide con parte del apellido del Demandado, esta circunstancia no legitima el uso de la extensión ".wine" por ser el sector de los vinos aquel en el que la Demandante y su marca DOMECQ son conocidos.
- Que a pesar de que la Demandante remitió al Demandado un requerimiento informando sobre sus derechos y exigiendo la inmediata cesión del nombre de dominio en disputa, éste no ha alegado ningún derecho ni interés legítimo ni ha justificado su actuación, por lo que queda patente que carece de derechos o intereses legítimos sobre el mismo.
- Que el Demandado actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa, pues era consciente de que se estaba apropiando de una denominación de un tercero, notoria en el sector del vino. El registro de un nombre de dominio equivalente a una marca notoria es constitutivo de mala fe. Además, la palabra "domecq" no existe en idioma inglés ni en español en relación con el sector de los vinos, por lo que no es posible encontrar en el registro de este nombre de dominio y en su uso otro sentido que no sea la una deliberada intención de crear un vínculo con la marca de la Demandante.
- Que la mera tenencia pasiva del dominio en disputa puede considerarse como una circunstancia acreditativa de mala fe, cuando concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta del Demandado, como en este caso.
- Que mediante el registro del nombre de dominio en disputa el Demandado ha creado de forma voluntaria la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante, con la única intención de sacar beneficio de ello, por lo que no cabe duda de que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe. B. Demandado
El Demandado sostiene en el Escrito de Contestación a la Demanda:
- Que el nombre de dominio en disputa coincide con su primer apellido, no es parte de su apellido, sino su primer apellido completo, siendo descendiente directo de la familia fundadora y titular de las Bodegas Pedro Domecq, S.A., sitas en Jerez de la Frontera (Cádiz), que durante casi 250 años elaboraron vinos, comercializados bajo diversas marcas originales creadas por su propia familia.
- Que tras la venta por su familia de la compañía y su porfolio de marcas al grupo británico Allaid Lyon y su posterior transferencia del porfolio de marcas a la Demandante, ésta ha procedido a la venta de dichas marcas, creadas por su familia e integrantes del porfolio originario de las Bodegas Pedro Domecq, S.A. a otras empresas competidoras, de forma que, actualmente, ninguno de los productos comercializados por la Demandante se identifica con la marca DOMECQ.
- Que llama la atención que quien no utiliza la marca DOMECQ para etiquetar sus vinos aun teniéndola registrada, reclame la legitimidad de una marca que, no solamente no usa, sino que se ha encargado de desprestigiar mediante la venta indiscriminada del conjunto de marcas de vinos, de sus soleras y de sus inmuebles.
- Que, efectivamente, la marca DOMECQ, goza de gran prestigio, adquirido gracias al buen hacer de su familia durante casi 250 años, si bien desde, su adquisición por la Demandante, ha ido viniéndose a menos por falta de inversión en publicidad y por la venta y dispersión del conjunto de marcas originarias pertenecientes a las bodegas de la familia Domecq. De forma que una de las más importantes firmas vinateras españolas ha quedado destruida por la voracidad de multinacionales y fondos de inversión, en una estrategia de venta y dispersión que parece diseñada para hacer desparecer a un competidor.
- Que la mercantil Domecq Bodegas, S.L. nada tiene que ver con la empresa originaria de su familia (Pedro Domecq, S.A.), siendo una mercantil, con sede no en Jerez de la Frontera sino en La Rioja, que constituyó la Demandante y actualmente se encuentra extinguida.
- Que el prestigio y notoriedad de la marca DOMECQ no deriva únicamente a la calidad de los vinos y brandy elaborados por las bodegas de su familia, sino que se encuentra íntimamente ligado al propio prestigio de su familia, reconocida por monarcas, pontífices y toda la sociedad, no solo por la calidad de sus caldos, sino por sus ganaderías, caballos y toros de lidia, sus obras benéficas y su rancio abolengo que se remonta al siglo XIV, ya reconocida entonces por los reyes de Francia y sociedad francesa en el Bearn, de donde procede.
- Que es evidente que la familia Domecq sigue ligada a los vinos y lo estará siempre, aunque existan marcas comerciales registradas a nombre de la Demandante, pues la sociedad seguirá relacionando a su familia con los vinos, las ganaderías de toros bravos, la fabricación de toneles de roble, con los caballos, etc., pues la marca de vinos DOMECQ es notoria, pero lo es más aún la familia Domecq y el apellido Domecq. Además, existen otras bodegas en la familia como Álvaro Domecq, S.L. o Miguel Domecq, S.L.
- Que su intención al registrar el nombre de dominio en disputa no es en absoluto hacer ningún tipo de competencia desleal a la Demandante. Su pretensión es contar la historia de su familia en relación a los vinos, que considera interesante para el sector y para la cultura porque es parte de la historia de los vinos de Jerez, de España y del mundo. Su intención es escribir la historia de su familia en una página Web relacionada con lo que siempre ha estado relacionada, el sector de los vinos. No ha registrado el nombre de dominio en disputa con ánimo de lucro, sino de buena fe, para un uso cultural para la difusión de la historia y la defensa del honor de su familia en relación a lo que hicieron sus antepasados. La mala fe sería privarle del derecho a poder contar la historia de su familia en base a una marca comercial que se encuentra en desuso.
- Que es legítimo contar la historia de los Domecq bajo el nombre de dominio en disputa y formar una red social, en su caso, de la familia, en relación a una parte importante de su historia como son los vinos, ya que su apellido y la relación de su familia con los vinos, son anteriores al registro de la marca DOMECQ, e incluso son anteriores a la propia sociedad Pedro Domecq, S.A. creada en 1953, en la que quedó transformada la antigua compañía mercantil regular colectiva Pedro Domecq y Compañía.
- Que no necesita crear ningún vínculo con la marca DOMECQ, ya se encuentra íntimamente ligado a la misma, pues se trata de su propio nombre. Por sus venas corre sangre Domecq, como lo demuestra su nombre y su apellido. Al contrario, es la Demandante la que sigue creando un vínculo engañoso entre la sociedad que ella misma creó pero que posteriormente extinguió, Domecq Bodegas S.L. y su entidad, utilizando el nombre de dominio para redirigir a los consumidores a la página Web de Pernod Ricard. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, así como cualesquiera normas y principios de derecho que el experto considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y residencia de las Partes en España, así como los derechos de propiedad industrial de la Demandante, que funda su Demanda en varias marcas españolas y europeas, se considera de especial aplicación, junto con las reglas de la Política, las leyes y principios del Derecho nacional español.
Se procede a continuación a analizar si se cumplen todos los presupuestos cumulativos necesarios para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4(a) de la Política, en concreto:
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar, hasta el punto de causar confusión, a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;
ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
Cuestión preliminar: idioma del procedimiento
De conformidad con el párrafo 11(a) del Reglamento, a pesar de ser el inglés el idioma del acuerdo de registro, el Experto considera que el idioma de procedimiento ha de ser el español, dado que, como solicitó la Demandante sin que se haya manifestado en contra el Demandando, ambas partes tienen su domicilio en España, siendo el Demandado una persona física de nacionalidad española, y siendo, además, este idioma el elegido por ambas partes para presentar sus respectivos escritos de Demanda y Contestación a la Demanda, así como sus comunicaciones con el Centro y en el que se encuentran la mayor parte de las evidencias aportadas por las partes. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Se considera acreditada la titularidad por parte de la Demandante de la marca DOMECQ, registrada tanto a nivel europeo como en España, mediante diversas marcas que contienen o consisten en la denominación "domecq", en particular, las Marcas de la Unión Europea No. 552.729 DOMECQ y No. 11.594.124 PEDRO DOMECQ y las Marcas Españolas No. 2.616.121 DOMECQ, No. 342.341 DOMECQ, No. 342.342 DOMECQ, No. 2.581.153 BODEGAS DOMECQ, No. 2.722.052 DOMECQ 1820 y No. 1.145.615 PEDRO DOMECQ, que cubren, además de otros productos o servicios, todas ellas, diversos productos en la clase 33, principalmente vinos y bebidas espirituosas.
A excepción del dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés gTLD) ".wine", el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca DOMECQ de la Demandante.
En consecuencia, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico o confusamente similar a las marcas de la Demandante, concurriendo, por tanto, el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
En relación al segundo presupuesto, se requiere que la Demandante acredite que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; es decir, la carga de la prueba recae en la Demandante. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones y/o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política, entre otras, Banco Itau S.A. v. Laercio Teixeira,Caso OMPI No. D2007-0912; Malayan Banking Berhad v. Beauty, Sucess & Truth International,Caso OMPI No. D2008-1393; Accor v. Eren Atesmen,Caso OMPI No. D2009-0701.
En el presente caso, la prueba presentada por la Demandante acredita prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandando. Además, al no haber obtenido contestación a su requerimiento previo, por parte del Demandado, posiblemente la Demandante carecía, con anterioridad a la presentación de la Demanda de información adicional sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.
Sin embargo, atendiendo a las alegaciones y prueba presentadas por el Demandado, el Demandado ostenta el apellido Domecq como primer apellido, pareciendo ser descendiente directo de la familia fundadora de las bodegas que dieron origen a la marca DOMECQ, ahora titularidad de la Demandante. Asimismo, el Demandado ha alegado que pretende utilizar el nombre de dominio en disputa para contar su historia familiar en relación con los vinos.
La familia Domecq, de la que parece formar parte el Demandado, es notoriamente conocida en España, principalmente por su actividad de elaboración y comercialización de vinos y bebidas espirituosas, que se remonta a más de doscientos cincuenta años, habiendo producido caldos de alta calidad, comercializados a través de la marca DOMECQ y otras marcas, igualmente notorias, en el mercado español.
De este modo, como consecuencia de la intensa vinculación que ha tenido lugar entre ambas a lo largo de los años, en opinión del Experto, no solo la marca DOMECQ, sino el propio apellido familiar y la familia Domecq en sí, son conocidos a nivel nacional de forma notoria, han estado y siguen estando íntimamente relacionados con el vino.
Ser descendiente y miembro de esta familia constituye, a juicio de este Experto, un interés legítimo para registrar su propio apellido como nombre de dominio, además, con un gTLD que alude a la que ha sido la actividad más característica de la familia Domecq durante tan largo tiempo, especialmente si, como alega el Demandado, su motivo no tiene carácter lucrativo, sino simplemente cultural y honorífico, para difundir su historia familiar íntimamente ligada a la producción vitivinícola. Así, el Experto nota que conforme a las evidencias aportadas en el expediente el nombre de dominio en disputa se encuentra aparcado y no hay evidencias adicionales que sirvan para refutar el uso futuro del nombre de dominio en disputa alegado por el Demandado.
Este Experto entiende que la trasmisión de la marca que coincide con el apellido de una familia con la historia que tiene la familia Domecq, no puede impedir a ésta el uso de su propio apellido como nombre de dominio para mantener viva su historia y legado cultural, que lógicamente está íntimamente ligada a la que ha sido su actividad más característica.
En opinión del Experto, el hecho de que el Demandado aporte como anexos a la Contestación a la Demanda fotos familiares y diversa documentación histórica permite al Experto considerar que, en el balance de las probabilidades, el Demandado tiene la intención de utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con la difusión de buena fe de su historia familiar sin que figuren en el expediente evidencias que pongan en duda lo anterior.
En estas circunstancias el Experto considera que el Demandado habría refutado las alegaciones y evidencia prima facie de la Demandante y que por tanto no se habría demostrado la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa de conformidad con el párrafo 4(a) de la Política.
Por otro lado, de la documentación aportada por las partes no se desprende que el Demandado haya pretendido realizar un uso comercial ni ilegítimo del nombre de dominio en disputa. Tampoco parece tener intención de confundir a los consumidores, ni empañar la marca de la Demandante.
En consecuencia, este Experto considera que no ha quedado acreditado el segundo requisito exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Dado que no concurre el segundo de los requisitos exigidos por la Política, no procedería examinar la concurrencia del tercer requisito exigido por la misma.
En todo caso, de las manifestaciones de las Partes y la documentación disponible en el expediente, no parece que la Demandante haya acreditado que concurra, en el presente caso, ninguna de las circunstancias enumeradas en el párrafo 4(b) de la Política, ni ninguna otra circunstancia que acredite la mala fe del Demandado.
Ante la ausencia de evidencias de la mala fe del Demandado, el Experto considera probable que el Demandado utilizará el nombre de dominio en disputa de conformidad con el uso que ha alegado en su escrito de Contestación. Este Experto considera que, atendiendo al expediente disponible para el presente procedimiento, no es posible concluir que el nombre de dominio disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe en el sentido del tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
Si nuevas evidencias surgieran a la luz posteriormente, sugiriendo que la intención del Demandado tras el registro del nombre de dominio en disputa no se corresponde con lo alegado por el Demandado, ello podría resultar en la aceptación de una Demanda presentada de nuevo (ver el párrafo 4.4 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0")). 7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 23 de diciembre de 2016
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