La Demandante es New Balance Athletic, Inc., con domicilio en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América, representada por Balder IP Law, SL, España.
La Demandada es Relga Company S.L. con domicilio en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, España, representada por Diaz Marrero Abogados, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Acens Technologies, S.L.U. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de noviembre de 2016. El 25 de noviembre de 2016 el Centro envió a Acens Technologies, S.L.U. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de noviembre de 2016, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o por sus siglas en inglés “UDRP”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 7 de diciembre de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de diciembre de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 27 de diciembre de 2016.
El 22 de diciembre de 2016, la Demandante remitió el primer escrito suplementario consistente en la aportación del Auto judicial de medidas cautelares emitido por el juzgado de Marcas de la Unión Europea Nº 1 de España, y comentarios sobre el mismo.
El 3 de enero de 2017 la Demandante remitió el segundo escrito suplementario mediante el que formula alegaciones al Escrito de Contestación a la Demanda presentado por la Demandada el día 27 de diciembre de 2016.
El Centro nombró a David J.A. Cairns como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de enero de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una sociedad norteamericana dedicada a la fabricación y distribución de productos deportivos. En concreto, la Demandante se encarga de la comercialización de calzado deportivo, ropa y accesorios deportivos (bolsas, mochilas, gafas, etc.). Esta empresa fue fundada en 1906 y cuenta con más de 3.900 empleados. En España, la Demandante lleva comercializándose desde 1978.
La Demandante es la propietaria de las marcas NEW BALANCE y NB. Estas marcas incluyen registros en multitud de países, entre ellos el registro en la Unión Europea de la marca denominativa NEW BALANCE con número de solicitud 000103648, con fecha de registro de 16 de noviembre de 1998, y el registro de la marca figurativa NB en la Unión Europea, con número de solicitud 000103697, con fecha de registro 9 de diciembre de 1998.
La Demandada es la titular del nombre de dominio en disputa , registrado el 6 de octubre de 2016. El objeto social de la Demandada, Relga Company, S.L., es “la importación, exportación, representación, distribución almacenaje comercialización, confección, suministro, instalación de toda clase de productos, prendas, calzados materiales y aparatos de uso deportivo”.
Consta la existencia de la marca de tipo figurativa de la Unión Europea con número de solicitud 013200803 B NEW BALANCE, con fecha de registro de 6 de enero de 2015. También de la marca mixta española número 3111857 B NEW BALANCE, con fecha de registro de 6 de junio de 2014. Los propietarios de estas marcas son Sonu Gangaram Balani Balani, Anup Suresh Balani Shivdasani, Amrit Suresh Balani Shivdasani. La representación de estas marcas es la siguiente:
Paralelamente a este procedimiento se encuentra pendiente un procedimiento judicial ante el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Nº 1 de España. La Demandante, la sociedad New Balance Athletic, Inc, presentó Escrito de Demanda de juicio ordinario (anexo 26 del Escrito de Demanda), que fue admitido a trámite el 26 de septiembre de 2016. El objeto del procedimiento es el siguiente:
“DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO SOBRE VIOLACIÓN DE MARCA E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS así como NULIDAD DE MARCA Y DE DISEÑO INDUSTRIAL, con imposición de costas contra las personas físicas SONU GANGARAM BALANI BALANI, ANUP SURESH BALANI SHIVDASANI, AMRIT SURESH BALANI SHIVDASANI así como contra las mercantiles RELGA COMPANY SL y POLICESHOP SL”.
La Demandante presentó ante el referido Juzgado una solicitud de medidas cautelares frente a las entidades Demandadas con la finalidad de obtener una orden de cese y abstención “de la promoción ‑ tanto en Internet como en formato papel ‑ y comercialización de gafas de sol con la marca NEW BALANCE, escrita New Balance, o de cualquier otra forma similar, en España y la Unión Europea, ordenando la retención y depósito de las gafas infractoras que se encuentren en su poder o bajo su control, la eliminación de cualquier contenido de la página web “www.” y la prohibición cautelar de uso y la prohibición a usar las marcas renombradas NEW BALANCE y NB o similares a ellas para productos de las clases 09”.
El juzgado emitió Auto estimatorio de las medidas cautelares el 5 de diciembre de 2016. Del mismo se desprende que la parte Demandada se opuso a la tramitación de la solicitud de medidas cautelares por parte del Juzgado, entre otros motivos, por considerar que el órgano competente para decidir sobre asuntos que afecten al nombre de dominio es efectivamente la OMPI.
El Experto intentó acceder al sitio web asociado al nombre de dominio en disputa los días 17 y 19 de enero de 2017, encontrando la página inactiva y mostrando el siguiente mensaje: “Esta página no está disponible aún”. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega que la marca NEW BALANCE es conocida mundialmente y su grado de reconocimiento va más allá del sector del calzado y del material deportivo, siendo un icono de moda que comercializa una amplia gama de productos.
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es parecido a las marcas de la Demandante hasta el punto de crear confusión respecto de las mismas. Argumenta que el hecho de que el nombre de dominio en disputa esté compuesto por la denominación de la marca NEW BALANCE en su integridad seguido del término genérico “glasses” (palabra anglófona del producto “gafas”), genera un alto nivel de confusión para un consumidor medio. Alega que la inclusión del término genérico agrava el riesgo de confusión ya que puede ofrecer información errónea al consumidor, haciéndole creer que es un nombre de dominio que se refiere a la marca de la Demandante.
La Demandante alega que otro hecho agravante del riesgo de confusión para los usuarios es la identidad de sectores comerciales en los que operan la marca NEW BALANCE y el nombre de dominio en disputa, el cual oferta distintos modelos de gafas de sol dirigidas a realizar deporte. Como elemento probatorio, la Demandante adjunta varias capturas de pantalla mostrando la página web asociada al nombre de dominio en disputa obtenidas antes del cese de su actividad.
La Demandante argumenta que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. Alega que no existe constancia de que la Demandada sea la propietaria de marcas u otros derechos en base a los cuales se pueda sustentar el nombre de dominio en disputa. La Demandante sostiene que Sonu Gangaram Balani Balani, copropietario de la marca B NEW BALANCE, es además el administrador de la sociedad Demandada, Relga Company, S.L.
La Demandante alega que la marca B NEW BALANCE está registrada bajo un nombre distinto de la Demandada y no confiere a Relga Company, S.L. derechos o intereses legítimos para registrar y utilizar el nombre de dominio en disputa. Alega también que este hecho de diversificación en la titularidad de la marca y el nombre de dominio en disputa forma parte de una estrategia para apropiarse de los signos distintivos de la marca NEW BALANCE. Asimismo, la Demandante alega que el uso comercial del nombre de dominio en disputa por la Demandada para la venta de gafas de sol de tipo deportivo bajo la marca NEW BALANCE se realiza para aprovecharse de manera ilícita del renombre de la marca NEW BALANCE.
La Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. Alega que es innegable el previo conocimiento de la marca NEW BALANCE y de su objeto social por parte de la Demandada, y que la apropiación del signo NEW BALANCE es una actuación contraria al estándar de comportamiento aceptable. Defiende que estos hechos son claras evidencias del registro del nombre de dominio en disputa de mala fe.
La Demandante argumenta que la página web asociada al nombre de dominio en disputa está diseñada de tal forma que el consumidor la asocie automáticamente con la Demandante. El hecho de se haya elegido el color rojo como predominante para la página web asociada al nombre de dominio en disputa es símbolo de su utilización de mala fe, pues la marca NEW BALANCE está estrechamente asociada con este color. La Demandante pone como ejemplo la utilización de este color en cajas de zapatos, anuncios y otras estructuras publicitarias. También argumenta que el hecho de que la página web esté destinada a temas deportivos, así como que imite la imagen corporativa de la Demandante y que el diseño de las gafas incluya en la patilla izquierda la marca NEW BALANCE escrita como ‘NewBalance’, evidencian nuevamente el uso del nombre de dominio en disputa de mala fe.
La Demandante alega que el comportamiento comercialmente desleal llevado a cabo por la Demandada en el uso del nombre de dominio en disputa encaja perfectamente en el motivo establecido en el párrafo 4.b) de la Política.
Finalmente, la Demandante alega que los cambios realizados por la Demandada en el sitio web a raíz de la recepción de la solicitud de medidas cautelares ponen aún más de manifestó la mala fe de la Demandada.
En el primer escrito suplementario, la Demandante recoge los principales argumentos estimatorios del Auto de medidas cautelares que incluye en el Anexo 1, así como las concretas medidas establecidas por el juez. Recalca que el juez considera que el término a tener en cuenta para determinar si hay una similitud de marcas es el término “new balance” y no el término “glasses”, pues este último es un término genérico. Subraya también que la forma de utilización de la página web asociada al nombre de dominio en disputa puede originar riesgo de confusión para los usuarios de Internet. En cuanto a las medidas, el juez ordena el cese y abstención de la promoción y la comercialización de las gafas de sol con la marca NEW BALANCE, escrita como “NewBalance” o de cualquier otra manera similar, en España y en la Unión Europea; la eliminación de cualquier contenido de la página web asociada al nombre de dominio en disputa; y la prohibición de usar las marcas renombradas NEW BALANCE o NB para productos de la clase 9. B. Demandada
La Demandada alega poseer una marca registrada B NEW BALANCE que le otorga derechos para el registro del nombre de dominio en disputa debido a que hace mención específica a los productos para los cuales tiene registradas las marcas (“glasses”). En base a lo anterior, defiende que el nombre de dominio en disputa no crea confusión con respecto a la marca NEW BALANCE de la Demandante, debido a que los productos que ésta comercializa se ciñen principalmente al calzado deportivo, sin que se haga mención a gafas. Argumenta que al momento de registro de la marca B NEW BALANCE la Demandante no presentó escritos de oposición, ni consideró la Oficina Española de Patentes y Marcas que hubiera anterioridades relevantes.
La Demandada alega que tiene derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa dado que antes de que la Demandada hubiera recibido cualquier aviso de la controversia, ésta ha hecho uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa coincidente con sus marcas registradas, sin intención alguna de desviar la atención de los consumidores de calzado deportivo. Argumenta que la marca utilizada por la Demandante para la comercialización de gafas es NB, hecho que da a entender, a su parecer, que la Demandante no tiene interés en utilizar la marca NEW BALANCE para este producto.
La Demandada argumenta que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de buena fe. Alega que el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado con el fin de vender productos que comercializa la Demandante, que sus productos no están relacionados con la marca de la Demandante, y que por lo tanto no compiten entre sí. Alega que la marca NEW BALANCE está en un segundo plano para la Demandante, que atribuye mayor importancia a la marca NB. Por último, dice que el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado de manera intencionada para que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto no solo no se trata de los mismos productos, sino que además dichos productos se distinguen con la letra ‘N’ sobredimensionada en el caso de la Demandante, y con una letra ‘B’ sobredimensionada en el caso de la Demandada, lo cual aleja todo riesgo de confusión. 6. Debate y conclusiones
Existen dos cuestiones preliminares de naturaleza procesal.
En primer lugar, la Demandante ha presentado dos escritos suplementarios. El primer escrito, remitido el 22 de diciembre de 2016, consiste en un escrito de alegaciones relativas a un Auto con fecha de 5 de diciembre de 2016. Se adjunta el Auto como Anexo 1. El Auto, que fue notificado el día 13 de diciembre de 2016, estima una solicitud de medidas cautelares interpuesta por la Demandante.
El segundo escrito suplementario, con fecha de 3 de enero de 2017, se denomina “Alegaciones al escrito de contestación”, y consiste en puntualizaciones sobre tres cuestiones tratadas en el escrito de contestación.
No existe ninguna provisión legal para los escritos suplementarios ni en la Política ni en las Reglas. El párrafo 4.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”), establece la siguiente posición en relación con los escritos suplementarios no solicitados:
“Panels have discretion whether to accept an unsolicited supplemental filing from either party, bearing in mind the need for procedural efficiency, and the obligation to treat each party with equality and ensure that each party has a fair opportunity to present its case. The party submitting its filing would normally need to show its relevance to the case and why it was unable to provide that information in the complaint or response. Most panels that have allowed unsolicited filings have also tended to require some showing of “exceptional” circumstances. Panels which accept a supplemental filing from one side typically allow the other party the opportunity to file a reply to such supplemental filing.”
Se ha decidido admitir el primer escrito suplementario y rechazar el segundo. Las razones por las cuales se ha tomado la anterior decisión son las siguientes: (i) la notificación de un acontecimiento nuevo e importante en el caso es una causa de justificación para la presentación de un escrito suplementario. El primer escrito cumple con esta característica al referirse a un auto de medidas cautelares dentro de un procedimiento judicial entre las partes y que fue notificado a éstas tras la presentación de la Demanda; (ii) el Reglamento y la Política no prevén una segunda ronda de escritos, excepto cuando así lo requiere el Experto con base en el párrafo 12 del Reglamento. El segundo escrito suplementario es en su esencia un escrito de contestación a las alegaciones presentadas por la Demandada, respondiendo principalmente a los tres argumentos expuestos en el Escrito de Contestación, y carece de cualquier circunstancia justificativa; (iii) el primer escrito suplementario se remitió con anterioridad a la finalización del plazo de presentación del Escrito de Contestación, y consecuentemente la Demandada tuvo oportunidad de referirse a este nuevo documento probatorio en su Escrito de Contestación, y de realizar alegaciones al respecto. En cambio, el segundo escrito suplementario se presentó después de la presentación del Escrito de Contestación, y su admisión requeriría un trámite adicional de dúplica, con el fin de garantizar la igualdad procesal entre las Partes (párrafo 10 del Reglamento).
La segunda cuestión procesal se refiere a la relevancia del procedimiento judicial entre las partes.
El párrafo 18(a) del Reglamento establece:
“18. Efecto de procedimientos ante los tribunales
(a) En el caso de que se inicie un procedimiento judicial antes o durante un procedimiento administrativo en relación con una controversia de un nombre de dominio que es objeto de la demanda, el Experto tendrá la discreción de decidir si suspender o dar por concluido el procedimiento administrativo, o continuar hasta llegar a una decisión.”
El Párrafo 4.14 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0 establece:
As paragraph 4(k) of the UDRP indicates, the UDRP does not bar either the complainant or the respondent from seeking judicial remedies. Paragraph 18(a) of the Rules gives the panel discretion to suspend, terminate or continue a UDRP proceeding where the disputed domain name is the subject of other pending legal proceedings. A panel may determine (as happens in rare instances) that a UDRP dispute cannot be evaluated separately from such ongoing court proceeding, and may terminate or suspend the UDRP case on that basis, normally (in the case of termination) without prejudice to the filing of a future UDRP complaint pending resolution or discontinuation of such court proceeding...
La Demandante también ha comenzado un procedimiento judicial contra la Demandada (y otros demandados) en los juzgados españoles en relación con una supuesta violación de derechos de marca, incluyendo el uso del nombre de dominio en disputa. Las medidas cautelares estimadas por el Juzgado incluyen una orden para “la eliminación de cualquier contenido de la página web ‘www.’…”
El Experto ha deliberado sobre si es necesario suspender o terminar este procedimiento UDRP por el hecho de que el Juzgado español también se refiera al uso del nombre de dominio en disputa. El Experto ha decidido que no es necesaria la emisión de una orden bajo el párrafo 18 del Reglamento, y que el procedimiento UDRP debe continuar por las siguientes razones: (i) ninguna de las partes ha solicitado la suspensión o terminación de este procedimiento; (ii) el procedimiento ante el Juzgado y el procedimiento UDRP no versan sobre objetos o reclamaciones idénticas. El procedimiento judicial (y las medidas cautelares) se refieren a varias cuestiones, incluyendo la cuestión de si el uso del nombre de dominio en disputa supone una violación de marca, mientras que el procedimiento UDRP recae sobre un estándar diferente y una causa petendi distinta, que es la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante; (iii) la decisión de este procedimiento UDRP no depende de la resolución de ninguna cuestión de hecho que se dispute en el procedimiento judicial. Si bien es cierto que el procedimiento judicial incluye una reclamación para que se declare la nulidad de la marca B NEW BALANCE, a efectos de este procedimiento, la marca B NEW BALANCE se encuentra registrada en este momento, y como tal debe ser considerada válida a todos los efectos sin que en nada cambie o impacte, en el resultado de la presente decisión bajo la Política, el fallo al que llegue el Juzgado español.
De acuerdo con lo anterior, el Experto coincide en que la disputa UDRP puede ser decidida separadamente del procedimiento judicial.
El Experto ha de decidir sobre la base de los escritos y pruebas presentadas de acuerdo con la Política, el Reglamento y cualquieras otras reglas y principios de derecho que considere aplicables (párrafo 15(a) del Reglamento).
La Política requiere que, para que se estime la reclamación de la Demandante, ésta evidencie la existencia de cada una de las tres categorías siguientes: (i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión, a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos; (ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.
El párrafo 4(b) de la Política establece algunas de las circunstancias que demuestran el registro y uso de un nombre de dominio de mala fe. El Párrafo 4(c) de la Política determina algunas de las circunstancias de las que se puede desprender que la Demandada tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Experto acepta que la Demandante es la propietaria de las marcas registradas NEW BALANCE y NB.
El nombre de dominio en disputa no es idéntico a la marca NEW BALANCE. El nombre de dominio en disputa contiene la denominación de marca de la Demandante en su integridad y añade el término genérico “glasses”, término anglosajón para “gafas”.
El párrafo 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0 establece al respecto lo siguiente: “The threshold test for confusing similarity under the UDRP involves a comparison between the trademark and the domain name itself to determine likelihood of Internet user confusion. In order to satisfy this test, the relevant trademark would generally need to be recognizable as such within the domain name, with the addition of common, dictionary, descriptive, or negative terms [...] typically being regarded as insufficient to prevent threshold Internet user confusion. Application of the confusing similarity test under the UDRP would typically involve a straightforward visual or aural comparison of the trademark with the alphanumeric string in the domain name”.
El párrafo 1.9 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0 establece que “the addition of merely generic, descriptive or geographical wording to a trademark in a domain name would normally be insufficient in itself to avoid a finding of confusing similarity under the first element of the UDRP”. El término “glasses” es un término genérico.
En este caso, el Experto considera que tras un análisis visual del nombre de dominio en disputa, éste es similar a la marca de la Demandante hasta el punto de causar confusión por las siguientes razones: (i) el nombre de dominio en disputa incluye la marca NEW BALANCE en su integridad; (ii) la marca NEW BALANCE está claramente visible en el nombre de dominio en disputa; (iii) el término “glasses” es un término genérico; (vi) el término “glasses” aumenta el riesgo de confusión para el consumidor, insinuando que es una página específica de la marca de la Demandante en la que se comercializan únicamente gafas.
Por las anteriores razones, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con la marca NEW BALANCE de la Demandante. B. Derechos o intereses legítimos
El Experto pone de relieve las siguientes circunstancias en relación con posibles derechos o intereses legítimos que pudiera tener la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa: (i) la Demandada no ha sido autorizada por la Demandante para utilizar su marca NEW BALANCE, o para registrar y utilizar el nombre de dominio en disputa; (ii) no existe prueba alguna respecto de que la Demandada sea conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa; (iii) no existe prueba de que la Demandada sea la titular de ninguna marca con la denominación del nombre de dominio en disputa.
El Experto tiene en consideración la existencia de la marca registrada B NEW BALANCE. Esta marca no está registrada a nombre de la sociedad Demandada (Relga Company, S.L.), sino de varios terceros que posiblemente estarían relacionados con la Demandada aunque no hay evidencia de la existencia de una relación contractual entre los titulares de la marca B NEW BALANCE y la Demandada para la utilización de los derechos de la marca B NEW BALANCE por la Demandada.
Sin perjuicio de lo anterior, el nombre de dominio en disputa no consiste en la marca B NEW BALANCE sino que incluye íntegramente la marca de la Demandante NEW BALANCE junto con el término genérico anglófono “glasses”, sin incluir la letra “B” (en el nombre de dominio en disputa). El Experto nota que la letra “B” forma parte esencial de la marca alegada por la Demandada (tanto por disposición en un plano superior como por el tamaño preponderante respecto de los términos “new balance”) y que sin embargo, la Demandada ha optado por registrar el nombre de dominio en disputa que comprende íntegramente la marca NEW BALANCE de la Demandante.
A falta de prueba en contrario, el Experto acepta las pruebas presentadas por la Demandante mostrando las capturas de pantalla del sitio web asociado con el nombre de dominio en disputa.
El párrafo 4(c) de la Política establece tres circunstancias, la concurrencia de una de las cuales es suficiente para demostrar que la Demandada tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. En primer lugar, en relación con el apartado (i) del párrafo 4(c), no cabe dudar de que la Demandada conocía la marca de la Demandante antes de registrar el nombre de dominio en disputa. El hecho de que el objeto del nombre de dominio esté enfocado a la comercialización de productos deportivos, y que las gafas ofertadas contengan en su integridad la denominación de la marca de la Demandante dan a entender que el uso del nombre de dominio en disputa nunca se realizó de buena fe, toda vez que la comercialización de productos se ha basado en la explotación ilegítima de la marca de la Demandante que se reproduce íntegramente en la patilla de las gafas comercializadas a través del nombre de dominio en disputa.
En cuanto al párrafo 4(c)(ii), no existen pruebas de que la Demandada sea comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa.
En relación con el párrafo 4(c)(iii), la Demandada claramente no está haciendo un uso legítimo no comercial o leal del nombre de dominio en disputa. El uso comercial del nombre de dominio en disputa ha sido explícitamente reconocido por la Demandada en su Escrito de Contestación, y la intención de confundir a los consumidores es evidente. Tal y como señala la Demandante en su escrito de Demanda y conforme las evidencias aportadas, la Demandada ha utilizado la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa para comercializar modelos de gafas identificadas con la marca NEW BALANCE en la patilla de las gafas. La Demandada parece tener como público objetivo el sector del deporte, donde la marca NEW BALANCE de la Demandante es notoriamente conocida (atendiendo a la prueba que la Demandante ha aportado en este sentido), así, publicita sus gafas en la web a la que resolvía el nombre de dominio en disputa como gafas de sol deportivas. Asimismo, el Experto observa de las evidencias aportadas por la Demandante que hay un extenso uso del color rojo en relación con la marca NEW BALANCE de la Demandante a la hora de presentar sus productos, entre otros, en su página web, cárteles publicitarios y embalaje de los productos. El hecho de que la Demandada haya utilizado en su cabecera de la página web a la que resolvía el nombre de dominio en disputa el color rojo junto con la marca NEW BALANCE y el término anglófono “glasses” constituye un hecho adicional que aumenta en opinión del Experto la posibilidad de causar confusión en los usuarios de Internet con la marca NEW BALANCE de la Demandante. El Experto considera que la Demandada busca generar a través del nombre de dominio en disputa una suerte de confusión en los usuarios de Internet en cuanto al origen o relación de los productos que comercializaba a través del nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante.
Por las anteriores razones, el Experto encuentra que se cumple la segunda circunstancia establecida en la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4(a)(iii) de la Política requiere que el nombre de dominio haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe. El párrafo 4(b) establece cuatro circunstancias que, “entre otras”, en caso de mediar alguna, serán determinantes para establecer que ha habido un registro y uso de mala fe por parte de la Demandada.
El Experto considera que en este caso se dan las circunstancias de mala fe establecidas en el párrafo 4(b)(iv), toda vez que, mediante el registro y utilización del nombre de dominio en disputa, la Demandada ha intentado, de manera intencionada, atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de internet al sitio web, creando confusión con la marca de la Demandante. Esto de se debe a las siguientes circunstancias: (i) la marca de la Demandante es una marca ampliamente conocida; (ii) la Demandada no ha alegado su desconocimiento de la marca de la Demandante en su Escrito de Contestación, y de hecho ha manifestado implícitamente su conocimiento de la misma; (iii) el coincidente uso predominante del color rojo del negocio de la Demandante y en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa aumenta el riesgo de confusión para los usuarios de Internet respecto de la marca de la Demandante; y (iv) la Demandada ha reproducido la marca NEW BALANCE de la Demandante en la patilla de las gafas que comercializaba a través del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa.
El Experto considera que es importante el hecho de que el registro del nombre de dominio en disputa haya sido posterior a la existencia de la marca de la Demandante y la comercialización de NEW BALANCE en España y la Unión Europea, pues no cabe duda de que la Demandada conocía la marca de la Demandante.
La Demandada alega que el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado con la intención de competir con la Demandante, sin embargo, de las evidencias aportadas se demuestra que de facto ambas empresas se dirigen al mismo público objetivo (deportistas) y que ambas comercializan gafas bajo la marca NEW BALANCE (anexo 17 de la Demanda).
La referencia a temas deportivos y comercialización de gafas de sol “deportivas” con la denominación de la marca de la Demandante son claras evidencias de que la Demandada se ha aprovechado de la notoriedad de la marca de la Demandante para beneficiarse económicamente de la confusión generada a través del nombre de dominio en disputa. El hecho de que la Demandante no comercialice en la actualidad gafas de sol a través de su sitio web no elimina ni aun disminuye el riesgo de confusión cuando se une este factor a otros como (i) la utilización íntegra de la marca NEW BALANCE de la Demandante en el nombre de dominio en disputa; (ii) el enfoque deportivo y uso del color rojo; y (iii) la venta de un producto que contiene la denominación de la marca de la Demandante. Aun cuando la Demandada alega que la Demandante no comercializa gafas de sol deportivas (pero del anexo 17 del escrito de Demanda se desprende lo contrario), el hecho de que la Demandada esté vendiendo productos que la Demandante no vendiese no justifica que la Demandada pueda registrar y utilizar un nombre de dominio en disputa que consiste íntegramente en la marca NEW BALANCE de la Demandante para confundir a los usuarios de Internet en su propio beneficio.
Por los motivos anteriormente expuestos, el Experto considera que la Demandada ha registrado y utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
David J.A. Cairns
Experto Único
Fecha: el 23 de enero de 2017
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