신청인: Philip Morris USA Inc., 리치몬드, 버지니아, 미국
신청인의 대리인: Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, 미국
피신청인: Park Sang Young, 서울, 대한민국 2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁도메인이름 은Gabia, Inc.에 등록되어 있다. 3. 행정절차 개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2017년 1월 6일 세계지식재산기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라 함)에 제출하였다. 센터는 2017년 1월 9일Gabia, Inc.에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2017년 1월 11일Gabia, Inc.은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다.
센터는 2017년 1월 12일에 당사자들에게 영어 및 한국어로 본 사건의 등록약관이 한국어로 되어 있음을 알렸다. 2017년 1월 18일 신청인은 절차상의 언어를 한국어로 할 것을 요청하며 분쟁해결신청서의 한국어 번역본을 센터에 제출하였다. 피신청인은 절차상의 언어에 관한 어떤 요청도 제출하지 않았다.
센터는 분쟁해결신청서의 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙("이하 보충규칙"이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조 및 제4조에 따라 2017년 1월 24일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 2017년 2월 13일 피신청인은 답변서 제출기한의 연장을 요청하였고 센터는 절차규칙 제5조(b)항에 따라 답변서 제출 마감일을 2017년 2월 17일로 연장하였다. 2017년 2월17일 피신청인은 센터에 답변사항을 적은 이메일을 제출하였고 같은 날 센터는 당사자들에게 패널 임명 절차의 개시를 통지하였다. 2017년 2월 23일 신청인은 센터에 추가서류를 제출하였고 센터는 사건결정에 있어서 추가서류의 고려여부 및 허용성 판단 등은 행정패널의 재량에 맡겨짐을 안내하였다.
2017년 3월 3일 센터는 Moonchul Chang를 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였고, 패널은 적법하게 구성되었다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다. 4. 사실관계
신청인 회사는 1883년 미국에서 창립된 이래 담배를 제조, 판매해 왔으며 1955년부터는 담배 및 흡연관련 제품에 대해 MARLBORO라는 브랜드를 갖고 영업활동을 해 왔다. 신청인은 미국 내에서 이미 1908년 MARLBORO 표지에 대해 상표 등록을 하였으며 1972년 MARLBORO와 빨간 지붕 (Red Roof) 디자인에 대해 상표등록을 하였다. 또한 신청인은 도메인이름 을 등록하였으며 이를 기초로 신청인 회사의 공식 웹사이트를 운영하고 있다.
한편 WhoIs 검색에 따르면 현재 피신청인은 분쟁도메인이름 을 2003년 2월 27일에 등록한 이래 현재까지 보유하고 있다. 분쟁도메인이름에 연결되어 있는 웹사이트는 없는 것으로 보인다. 5. 당사자들의 주장 A. 신청인의 주장
신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.
(1) 분쟁도메인이름 은 신청인의 상표 MARLBORO와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 해당 도메인이름은 신청인의 상표를 그대로 전부 포함하고 있으며 MARLBORO 상표에 "guy"라는 단어를 추가하였다 할지라도 유사성 판단 여부에 방해되지 않는다. 또한 일반 소비자는 신청인 회사의 상표가 포함된 분쟁도메인이름이 신청인이 운영하는 웹사이트와 연결되거나 관련되어 있을 것으로 기대한다.
(2) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다. 또한 피신청인은 "Marlboro"라는 단어와 아무런 관련이 없으며 신청인으로부터 해당 표지에 대한 사용을 허락 받은 바도 없다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록만 하고 일체 사용하지 않고 있으며 단지 사용하지 않는 웹사이트로 연결되고 있으므로 분쟁도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익이 없다.
(3) 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있다. 피신청인이 분쟁도메인이름 등록 당시에 신청인의 상표의 존재에 대해 명백히 인식할 수 있었음에도 불구하고 분쟁도메인이름을 등록한 것은 부정한 목적에 의한 것이다. 또한 신청인의 상표가 포함된 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하지 않는 웹사이트로 연결함으로써 인터넷 이용자들이 혼동을 일으켜 신청인의 웹사이트로 이동하지 못하도록 방해하는 것도 부정한 목적에 의한 사용이라 할 것이다. 더욱이 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록 후 보유만 한 채 적극적 사용을 하지 않는 것도 부정한 목적의 사용에 해당한다.
(4) 피신청인은 자신이 "marlboroguy@[...]"이라는 이메일계정을 사용하고 있다고 주장하고 있지만 자신의 이메일주소에 신청인의 유명상표인 "Marlboro"라는 용어를 선택한 이유를 제시하지 못하고 있으며 센터와의 서신교환에도 해당이메일주소를 사용하지 않고 다른 이메일주소를 사용하고 있다. B. 피신청인의 주장
피신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.
(1) 피신청인은 분쟁도메인이름을 2003년 이래 보유해왔으며 이를 기초로 개인 블로그나 홈페이지를 구축할 계획이 있다. 피신청인이 당시 유명 메일서비스 제공회사에서 marlboroguy라는 아이디의 계정을 만들려고 하였으나 모두 타인이 점유한 상태라서 우선 분쟁도메인이름을 등록하게 되었다. 피신청인은 "marlboroguy"를 현재 대한민국 내에서 널리 쓰이는 포털사이트인 네이버의 이메일 주소로 사용하고 있다고 주장한다.
(2) 피신청인은 MARLBORO 상표를 이용함으로써 인터넷 사용자들을 신청인 웹사이트로부터 따돌리기 위해 분쟁도메인이름을 보유하는 것이 아니며 그럴 계획도 없다.
(3) 피신청인은 10년 이상 분쟁도메인이름을 보유하여 왔으며 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 유사하다는 이유만으로 소유권을 이전해야 하는 점에 공감하기 어렵다. 부가적으로 도 신청인이 아닌 타인이 보유하고 있는데 왜 피신청인의 도메인이름만 문제가 되는지 의문이 든다. 6. 검토 및 판단
규정 제4조(a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서 다음 요건을 입증하여야 한다.
(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인의 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
(ii) 피신청인이 당해 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것,
(iii) 피신청인의 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것. A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성
첫째, 분쟁도메인이름 은 신청인의 상표와 동일한 MARLBORO라는 명칭에 "guy"라는 용어가 결합된 것이다. 규정 제4조(a)(i)에서 정한 요건에서 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일한지 여부 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를 요건으로 하고 있고, 이 경우 혼동을 일으킬 정도로 유사한지의 여부는 상표와 분쟁도메인이름의 비교로 판단된다 (참조: Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah,WIPO Case No. D2001-0843; AT&T Corp. v. Amjad Kausar,WIPO Case No. D2003-0327). 신청인의 상표와 동일한 명칭에 "guy"라는 일반명사를 추가적으로 결합하였다 할지라도 유사성 판단에 영향을 미치지 않는다.
신청인이 해당 표지의 상표권을 보유하고 있다면 일단 동일성 및 유사성 요건에 충족되며 해당상표의 등록장소는 이 요건 충족과 무관하다는 것이 일반적 견해이다 (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition, ("WIPO Overview 2.0")의 1.1 및 F. Hoffmann-La Roche AG v. Relish Enterprises,WIPO Case No. D2007-1629 참조).
따라서 본 패널은 규정 제4조(a)(i)에서 요구하는 바와 같이 신청인이 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 충분히 입증한 것으로 판단한다. B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
신청인은 피신청인에게 MARLBORO상표권 및 이를 포함하는 어떠한 도메인이름에 대해 사용을 허락하거나 사용 권한을 부여한 바가 없다고 주장하였다.
규정 제4조(a)(ii)에서 정한 요건에서 신청인이 피신청인이 해당 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 없다는 점에 대해 일단의 증거 (prima facie)를 입증한 후에는 해당 도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 있다는 사실에 대한 입증책임이 피신청인에게 전가된다 (WIPO Overview 2.0의 2.1 참조).
한편 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록 후 보유만 하고 있을 뿐 사용하고 있지 않으며, 피신청인이 어떤 목적과 이유에서 그 많은 일반명사들 중에 신청인의 상표와 동일한 표지가 포함된 분쟁도메인이름을 등록하였는지에 대해 납득할만한 답변을 못하고 있다. 또한 분쟁도메인이름이 피신청인의 이름이나 사업과 어떤 관련이 있거나 일반 대중에게 널리 알려져 있다는 사실도 발견되지 않는다.
따라서 본 패널은 규정 제4조(a)(ii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다. C. 피신청인의 부정한 목적
규정 제4조(a)(iii)에 따르면 신청인은 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었고 사용되고 있음을 입증하여야 한다. 또한 규정 제 4조(b)는 부정한 목적에 해당하는 경우를 열거하고 있는데 열거된 경우에 해당하지 않은 경우라 할지라도 같은 취지에 해당하는 기타 사정도 포함된다.
본 패널은 이 사건에서 분쟁도메인이름의 등록 및 사용과 관련하여 피신청인의 부정한 목적 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 사실에 주목한다.
첫째, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시 신청인의 상표 MARLBORO와 신청인의 담배 제품들은 이미 국제적으로 널리 알려져 있었으므로 피신청인은 신청인 회사와 상표의 존재를 인식한 후 분쟁도메인이름을 등록한 것으로 추정할 수 있다.
둘째, 피신청인이 자신의 이름이나 사업과는 전혀 관련이 없는 용어임에도 불구하고 신청인의 상표가 전체적으로 포함된 분쟁도메인이름을 등록한 점에 비추어 볼 때 분쟁도메인이름을 자신의 사업이나 활동에 선의로 사용하려는 목적보다는 이를 선점하여 타인에게 판매하려 하거나 기타 방법으로 경제적인 이득을 얻으려는 부정한 목적의 가능성이 높은 것으로 추정된다.
셋째, 피신청인이 신청인의 널리 알려진 상표가 그대로 포함된 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 등록한 후 10여년 이상 보유만 하고 있을 뿐 실제로 사용하지 않은 점에 비추어 볼 때 부정한 목적을 가진 소극적 사용으로 판단된다 (WIPO Overview 2.0의 3.2 참조).
이러한 사실에 기초하여 본 패널은 규정 제4조(a)(iii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하였다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다. 7. 결정
앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조(i)항 및 절차규칙 제15조에 따라, 분쟁도메인이름 을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.
Moonchul Chang
단독패널위원
일자: 2017년 3월 20일
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