La Demandante es Roku, Inc., con domicilio en Los Gatos, California, Estados Unidos de América, representada por Legarreta y Asociados, México.
El Demandado es Encargado de Privacidad Protección de Datos con domicilio en México D.F., México / Jorge Villalon, con domicilio en Coahuila, México. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa , , y .
El Registrador de los nombres de dominio en disputa es Wingu Networks, S.A. de C.V. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de enero de 2017. El 10 de enero de 2017 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 23 de enero de 2017, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 24 de enero de 2017 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 24 de enero de 2017.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada (en adelante denominadas ambas conjuntamente como la “Demanda”) cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de enero de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de febrero de 2017. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 16 de febrero de 2017.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 22 de febrero de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante comercializa dispositivos de reproducción de material audiovisual mediante streaming. La Demandante invoca numerosos registros de la marca ROKU, incluyendo los siguientes:
- México: ROKU, Reg. No. 1282980, fecha de concesión 30 de abril de 2012, fecha de presentación 2 de junio de 2011, cubriendo hardware de computador, periféricos informáticos, programas informáticos, programas informáticos que permiten realizar programación televisiva, etcétera; programas informáticos para generar, mostrar y manipular medios visuales, imágenes gráficas, fotografía, ilustraciones, animación digital, clips de video, películas y audio en la clase internacional 9.
- Estados Unidos de América: ROKU, Reg. No. 3177666, registrada el 28 de noviembre de 2006, solicitada el 25 de julio de 2003, cubriendo hardware de computadores, periféricos, software para programación de televisión personalizada e interactiva, software para generar, desplegar y manipular medios visuales, imágenes, fotografías, animación digital, video clips, films y datos de audio, en Clase internacional 9. Fecha de primer uso /primer uso en el comercio en las clases mencionadas: octubre de 2003.
- Estados Unidos de América: ROKU, Reg. No. 4937513, fecha de registro 12 de abril de 2016, solicitada el 25 de julio de 2014, cubriendo hardware y periféricos de computadores, dispositivos de streaming de medios digitales, etcétera, en la clase internacional 9; streaming de material sonoro, visual y audiovisual vía la Internet y redes inalámbricas; transmisiones de video a demanda, etcétera; transmisiones de contenido audiovisual vía la Internet , etcétera, en clase internacional 38; proveer información en el campo del entretenimiento vía la Internet, etcétera, en la clase internacional 41; proveer uso temporario en línea de software no descargable, etcétera, en la clase internacional 42. Fecha de primer uso /primer uso en el comercio en las clases mencionadas: octubre de 2003.
- Estados Unidos de América: ROKU y Diseño, Reg. No. 4937514, fecha de registro 12 de abril de 2016, solicitada el 25 de julio de 2014, cubriendo similares productos y servicios que el Registro 4937513 en las clases internacionales 9, 38, 41 y 42, y con igual fecha de primer uso / primer uso en el comercio.
La Demandante también invoca diversos registros y solicitudes pendientes de registro para amparar ROKU como marca nominativa o mixta en las clases 9, 38, 41 y 42, incluyendo en Argentina, Brasil, Chile, Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelandia y República de Corea.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 4 de marzo de 2014. Los nombres de dominio en disputa , y fueron registrados el 7 de marzo de 2014.
De acuerdo a una impresión obtenida en octubre de 2016 por la Demandante tomada de la “Wayback Machine” en “”, el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa contenía una página inicial y se presentaba como los “distribuidores en México de Pix (Nanoflix), Under, MachTv, RqTV y CloudTV, los canales de entretenimiento más demandados para Roku”. También ofrecía la contratación de películas de estreno, canales en vivo, series de tv, sin antena, y a través de Internet, proporcionando una lista de precios para los distintos tipos de suscripción.
Actualmente, ninguno de los nombres de dominio en disputa remite a algún sitio web activo. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene lo siguiente:
Los nombres de dominio en disputa son prácticamente idénticos a la marca ROKU, sobre la que la Demandante tiene derechos. Dichos nombres de dominio comprenden términos no distintivos tales como “mundo”, “medios”, “nano” (un prefijo que indica “pequeño”) “flix” (un coloquialismo para películas), “tv (sigla de “televisión”) y “dss” (siglas en inglés de “digital streaming services”), seguidos por la marca ROKU, de propiedad de la Demandante. Como han sostenido los expertos bajo la Política, la inclusión de una marca registrada inherentemente distintiva en un nombre de dominio en disputa establece una similitud en grado de confusión. Aunado a lo anterior, la adición de términos no distintivos no elimina la similitud en grado de confusión. Por consiguiente, los nombres de dominio en disputa son similares en grado de confusión a las marcas ROKU de la Demandante.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa. El Demandado está utilizando el nombre de dominio en disputa para ofrecer y promover canales de medios digitales a los que denomina “canales ROKU”, los cuales pueden ser transmitidos desde los dispositivos ROKU de la Demandante. Presumiblemente, el Demandado pretende utilizar los demás nombres de dominio en disputa de manera similar. Al registrar y utilizar los nombres de dominio en disputa, el Demandado está transmitiendo la falsa impresión de que la Demandante se encuentra de alguna manera afiliada al Demandado, o que patrocina o aprueba las actividades del Demandado. El Demandado ha agravado el problema al ostentar la marca ROKU en el nombre de dominio . Cuando el nombre de dominio de un demandado y la marca inherentemente distintiva de un demandante son prácticamente idénticos y los productos y servicios respectivos son complementarios, el uso comercial del nombre de dominio del demandado no genera derechos o intereses legítimos. De la misma manera, el Demandado no pudo incorporar la marca de la Demandante en los nombres de dominio en disputa sin el permiso de la Demandante simplemente por el hecho de ofrecer servicios complementarios a los productos de la Demandante. El hecho de que ofrezca servicios complementarios agrava considerablemente el riesgo de confusión.
Ninguna de las circunstancias del párrafo 4(c) de la Política se puede acreditar en el presente caso. El Demandado no está utilizando los nombres de dominio en disputa en relación a una oferta de productos o servicios de buena fe. En International Business Machines Corporation vs. Scot Banner,Caso OMPI No. D2008-0965, el experto encontró que el uso del demandado respecto al nombre de dominio en disputa para vender software que no era suministrado por la demandante no constituía una comercialización de productos y servicios de buena fe, sino un uso de mala fe que constituía una ventaja indebida y se aprovechaba indebidamente la reputación de la demandante y utilizaba una marca similar en grado de confusión a la del demandante para desviar a los consumidores que buscaban adquirir productos del demandante a un sitio web que ofrecía otros productos. En este caso, el Demandado está utilizando el nombre de dominio en disputa para comercializar sus propios servicios de transmisión de streaming a los que denomina “canales ROKU”, productos y servicios que no son ofrecidos por la Demandante. Adicionalmente, el uso por parte del Demandado de la marca de la Demandante en el nombre de dominio se aprovecha de la reputación de la Demandante para atraer consumidores a su sitio web.
Por último, el Demandado no es comúnmente conocido por ninguno de los nombres de dominio en disputa, ni está haciendo un uso legítimo no comercial o uso justo de ninguno de los nombres de dominio en disputa. Por el contrario, el Demandado los está utilizando únicamente para fines comerciales y para proveer sus propios servicios de streaming a los consumidores. Los expertos no han encontrado un uso justo cuando los nombres de dominio se conectan a un sitio web comercial. En consecuencia, el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa.
Los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe. Primero, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con servicios de streaming para obtener ganancias comerciales. El Demandado presumiblemente intenta usar los otros nombres de dominio en disputa de manera similar. Es obvio que el Demandado se está beneficiando económicamente al ofrecer y promocionar servicios digitales de streaming a los que llama canales “Roku”. Segundo, el Demandado está ofreciendo sus servicios a los consumidores de los dispositivos ROKU de la Demandante. Por ejemplo, el Demandado destaca prominentemente la marca ROKU así como su diseño en el sitio web . El Demandado muestra en su sitio web imágenes de los productos ROKU de la Demandante. El Demandado afirma que sus “canales Roku” son compatibles con los dispositivos ROKU de la Demandante. Tercero, el Demandado está promocionando productos y servicios que están estrechamente asociados con la marca de la Demandante. Cuarto, el Demandado está utilizando la marca inherentemente distintiva de la Demandante en su totalidad. Además de llamar “Roku” a sus propios servicios de canales, el Demandado ofrece y promueve esos servicios a través del nombre de dominio en disputa . El Demandado no tiene ninguna razón de buena fe para usar la marca distintiva ROKU en ninguno de los nombres de dominio en disputa. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha probado a satisfacción del Experto que tiene derechos en la marca ROKU en México y Estados Unidos de América. Ver sección 4 supra.
El Experto nota que en los cuatro nombres de dominio en disputa está incorporada la marca ROKU y que, según el caso, se agregan, además del dominio genérico de nivel superior “.com”, los términos “mundo”, “dssmedia”, “nanoflix”, y “undertv”, es decir, términos genéricos o comunes, o combinaciones de los mismos. Es consenso de los expertos que aplican la Política que el agregado de términos genéricos, descriptivos o comunes no disminuye la confusión de los nombres de dominio resultantes con la marca en ellos incorporada. De hecho, el Experto considera que en los casos de los nombres de dominio en disputa , y esa confusión más bien se refuerza dado que “dssmedia”, “nanoflix” y “undertv” son combinaciones de términos que pueden utilizarse en el contexto de, o en relación a, dispositivos para el streaming de archivos sonoros o audiovisuales por Internet u otras redes, tales como los dispositivos protegidos por la marca ROKU de la Demandante.
Por todo ello el Experto considera que los nombres de dominio en disputa son similares hasta el punto de la confusión con la marca ROKU de la Demandante. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante sostiene que el Demandado no utiliza los nombres de dominio en disputa en relación a una oferta de productos o servicios de buena fe. En particular, con relación al nombre de dominio en disputa , el único que se usó activamente, la Demandante sostiene que al ofrecer el Demandado sus propios servicios de transmisión de streaming a los que el Demandado llama “canales ROKU” (productos y servicios que no son los ofrecidos por la Demandante) ello no constituye una comercialización de productos y servicios de buena fe, sino un uso de mala fe que constituye una ventaja indebida y que aprovecha indebidamente la reputación de la Demandante. La Demandante también sostiene que el Demandado no es comúnmente conocido por ninguno de los nombres de dominio en disputa, ni el Demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o uso justo de ninguno de los nombres de dominio en disputa.
El Experto considera que es legítimo competir, por ejemplo ofreciendo servicios, pero para ello es preciso no valerse de una marca ajena, como lo hizo el Demandado en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa , ya que ofrecía, con propósito de lucro, servicios de streaming a los que denomina “canales Roku”, sin contar para ello con autorización de la Demandante. De tal modo el Demandado crea confusión entre los consumidores que presumiblemente pueden creer que se están conectando con la Demandante o que guarda algún tipo de relación con la Demandante. Por ello, el Experto considera que ese uso del nombre de dominio en disputa no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios conforme al párrafo 4(c)(i) de la Política, ni constituye un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa conforme al párrafo 4(c)(iii) de la Política. Por otra parte, dado la actual ausencia de uso activo de los nombres de dominio en disputa, el Experto considera razonable inferir, como lo hace la Demandante, que el Demandado no los usaría de un modo distinto al descrito y utilizado para el nombre de dominio en disputa .
Finalmente, el Experto nota que acuerdo a la base de datos WhoIs del registrador, el Demandado, registrante de los nombres de dominio en disputa, es “Jorge Villalon” (siendo inicialmente al momento de presentación de la Demanda el registrante “Encargado de Privacidad Protección de Datos), lo que hace descartar que sea conocido comúnmente por los nombres de dominio en disputa según el párrafo 4(c)(ii) de la Política.
En opinión del Experto, las alegaciones de la Demandante junto con la prueba que proporciona son suficientes para constituir un caso prima facie o presunción de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Conforme está bien establecido por los expertos que aplican la Política, en esas circunstancias toca al Demandado alegar y allegar prueba de los derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Ver la sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”), párrafo 2.1.
El Experto nota que el Demandado no ha presentado elemento alguno en este procedimiento que permita concluir que posee al menos algún derecho o interés legítimo en relación a los nombres de dominio en disputa, y así desvirtuar la presunción o caso prima facie que ha constituido la Demandante. En consecuencia, el Experto concluye que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Experto nota que la marca ROKU fue registrada en los Estados Unidos de América en noviembre de 2006, es decir más de siete años antes del registro de los nombres de dominio en disputa. La Demandante registró esa marca en México, el país de residencia del Demandado, casi dos años antes que el Demandado registrara los nombres de dominio en disputa. Por otra parte, atendiendo a que los nombres de dominio en disputa incluyen junto a la marca ROKU términos genéricos que guardan relación con el sector de actividad de la Demandante (tales como “dssmedia”, “nanoflix” y “undertv”) y al uso del nombre de dominio en disputa descrito en la sección 4 supra, último párrafo, el Experto considera que el Demandado conocía y tuvo en mente la marca y dispositivos ROKU de la Demandante al momento de registrar los nombres de dominio en disputa. En opinión del Experto, esas circunstancias indican que el registro de los nombre de dominio en disputa fue de mala fe.
Como se describió arriba, el Demandado ha utilizado el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa , valiéndose de la marca ROKU sin autorización de la Demandante, para promover y vender dispositivos o suscripciones a programación de streaming compatible para dispositivos ROKU. De tal modo el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de un producto o servicio que figure en su sitio web, lo que de acuerdo al párrafo 4b)(iv) de la Política es una circunstancia de registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa. Dado que en el presente ninguno de los nombres de dominio en disputa está siendo usado activamente, y en ausencia de cualquier presentación por parte del Demandado, resulta razonable inferir que los mismos no serían utilizados en forma diferente a la arriba descrita. Asimismo, atendiendo a las circunstancias analizadas en el presente procedimiento, el Experto considera que la falta de un uso activo de los nombres de dominio en disputa no impide que el Experto pueda concluir que el Demandado hace un uso de mala fe.
Por todo ello, el Experto considera que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa , , y sean transferidos a la Demandante.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 7 de marzo de 2017
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