El Demandante es Ski La Parva S.A., con domicilio en Las Condes, Santiago, Chile, representado por Silva & Cia., Chile.
El Demandado es Felipe Julian Hadad, con domicilio en Santiago, Chile, representado por Andrés Aguayo Díaz, Chile. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa y .
El Registrador de los nombres de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainR. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de enero de 2017. El 24 de enero de 2017 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 25 de enero de 2017 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro envió una comunicación a las Partes el 25 de enero de 2017 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. El Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 27 de enero de 2017. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de febrero de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de febrero de 2017. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 27 de febrero de 2017. El 1 de marzo de 2017 el representante del Demandado remitió una comunicación al Centro.
El Centro nombró a Felipe Claro como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 8 de marzo de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
Con fecha 20 de marzo de 2017 el representante del Demandado hizo una presentación al Centro, en la cual argumentó que las comunicaciones enviadas por el Centro en enero y febrero de 2017 le llegaron durante la época de vacaciones en Chile, por lo cual no pudo reaccionar antes. El 20 de marzo de 2017 el Centro acusó recibo de la presentación del representante del Demandado informando de su remisión por el Centro a la atención del Experto, quedando a la discreción del Experto su consideración. 4. Antecedentes de Hecho
El Centro de Ski La Parva existe desde hace décadas en la zona central de Chile y ha tenido distintos dueños a través de los años. Hoy, el centro de ski es famoso a nivel internacional y ha extendido sus negocios más allá de la nieve.
La Demandante, Ski La Parva S.A., desde hace más de15 años, se dedica al negocio inmobiliario por sí misma o a través de sociedades del grupo, teniendo como focos principales La Parva y Las Brisas de Santo Domingo, además de algunas exclusivas comunas de Santiago. La promoción de todos estos servicios se realiza principalmente por medio de los nombres de dominio y .
El Demandante es titular de marcas registradas en Chile, incluyendo:
- PROPIEDADES LA PARVA, denominativa, clase 36, registro número 843070, de 4 de marzo de 2009.
- PROPIEDADES LA PARVA, mixta, clase 36, registro número 1062255, de 5 de diciembre de 2013.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 9 de agosto de 2010 y de conformidad con la evidencia y alegaciones del Demandante resuelve a una página web en la que se presenta un “Catálogo de propiedades en La Parva, El Colorado, Farellones, Valle Nevado y más”.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 20 de junio de 2011 y no resuelve a una página web activa. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
El Demandado no tiene licencia ni autorización alguna para poder utilizar la marca PROPIEDADES LA PARVA. El Demandado tiene perfecto conocimiento de la marca del Demandante y de su actividad inmobiliaria bajo la marca PROPIEDADES LA PARVA.
El Demandante tiene registrada la marca PROPIEDADES LA PARVA desde el año 1999, destacando en su cobertura: “Sociedad inmobiliaria y gestión inmobiliaria, administración y alquiler de inmuebles. Servicios de estimación de bienes inmobiliarios y capitales. Arrendamiento de bienes inmuebles. Administración de bienes inmuebles.”
Las marcas registradas son anteriores a los nombres de dominio en disputa, por lo que el Demandado sabía de su existencia.
De los nombres de dominio en disputa solo uno de ellos se encuentra activo y éste precisamente dice relación con la cobertura del Demandante, ofreciendo a través de él los mismos servicios inmobiliarios que el Demandante.
La jurisprudencia bajo la UDRP ha sido consistente en que la Política no exige más que la comprobación, aún de forma indiciaria o presunta de la mala fe. Tanto el nombre de dominio en disputa como caen dentro del supuesto de mala fe, independientemente que éstos se usen o no.
El Demandado mantiene el nombre de dominio en disputa activo y ofrece al mercado la venta de inmuebles, arriendo por temporadas, reserva en hoteles, y reservas en el centro de ski, mencionando expresamente al centro de ski La Parva como a otros centros que son de la competencia. Por lo tanto, se desprende que la oferta que realiza el Demandado dentro de su página web es de mala fe, ello porque tiene como único objetivo y finalidad crear confusión en el consumidor, por una parte, y por la otra aprovecharse de una marca comercial debidamente registrada, la cual se encuentra sumamente posicionada en nuestro país, precisamente para estos servicios.
Del contenido de la página web del Demandado se aprecia que existen diversos elementos para determinar que efectivamente el Demandado lo que busca es desviar clientela para ofrecer propiedades ubicadas en otros centros de ski, tales como Valle Nevado, El Colorado y Farellones.
El Demandado, dentro de su sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa , hace mención a los nombres de dominio y , el primero de ellos registrado a su nombre como persona natural y el segundo a nombre de su empresa Adquisiciones e Inmobiliaria Felipe Julian Hadad E.I.R.L. Todos ellos se dedican a los servicios inmobiliarios.
Lo anterior es un elemento a considerar, ya que el Demandado es un profesional experto y habitual en la prestación de los servicios de corretaje de propiedades, adquisiciones y venta de inmuebles. No se puede decir que el registro del nombre de dominio fuera hecho por una mera coincidencia, casualidad o sin tener conocimiento del mercado de las propiedades, menos aun cuando PROPIEDADES LA PARVA resulta ser una marca famosa, renombrada y notoria.
El Demandante se ha visto envuelto en otro juicio con el Demandado de autos, ante NIC Chile, pues en el año 2011 el Demandado registró para sí el nombre de dominio , el cual tuvo que ser resuelto por medio de un arbitraje. Dicho juicio obtuvo una sentencia favorable para el Demandante, quien hoy es el titular del nombre de dominio ya mencionado.1
Todos los nombres de dominio mencionados en la presente Demanda (con extensiones “.cl” y “.com”) a nombre del Demandado y que dicen relación con la marca PROPIEDADES LA PARVA, datan del año 2011, es decir, fueron realizados de manera conjunta sin que pudiera alegar un desconocimiento de la marca, más aún cuando el nombre de dominio , del Demandante, se encuentra registrado desde el año 2000 en NIC Chile.
Frente a un nombre de dominio que es idéntico a una marca registrada, famosa y notoria, el cual se encuentra en manos de un tercero sin autorización alguna, buscando desviar su clientela por medio de un posicionamiento en Google y de señalar a su competencia directa como referencia, se constata un uso reñido con la buena fe mercantil, en especial tratándose de un tema donde se ve envuelta la confianza de las personas. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante dentro de plazo. El 20 de marzo de 2017 el representante del Demandado hizo una presentación al Centro, en la cual presentó sus alegaciones para refutar la Demanda y argumentó que la presentación extemporánea “se debe a que la notificación fue realizada en período de vacaciones en Chile”.
El Reglamento señala en su párrafo 14(a) que en el supuesto de que una Parte no cumpla con los plazos establecidos con el Reglamento, salvo que existan circunstancias excepcionales, el Experto deberá proceder con la Decisión. Asimismo, el párrafo 10 del Reglamento le da al Experto la discreción de dirigir el procedimiento de la manera que considere apropiada en cumplimiento con la Política y el Reglamento, señalando también que las Partes deben ser tratadas de manera equitativa y que cada Parte debe haber tenido una oportunidad justa para presentar su caso.
El Experto ha revisado el Escrito de contestación de la Demanda y considera que los motivos alegados por el Demandado no constituyen circunstancias excepcionales para la admisión de la presentación extemporánea. El Experto considera también que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso de conformidad con la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional dentro de los plazos debidos. En cualquier caso, el Experto considera relevante señalar que de haber tenido en consideración las alegaciones y evidencias presentadas por el Demandado en nada hubieran afectado al sentido de la presente Decisión. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, el Demandante debe probar la concurrencia de los siguientes tres elementos para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) que los nombres de dominio en disputa son idénticos, o similares hasta el punto de causar confusión, con una marca de productos o de servicios sobre los cuales el Demandante tiene derechos;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio en disputa;
(iii) que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y están siendo utilizados de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Demandante es titular de, entre otras, las marcas registradas en Chile:
- PROPIEDADES LA PARVA, mixta, registrada el 5 de Diciembre de 2013, en la clase 36, registro número 1062255 para distinguir servicios financieros en general. Servicios de emisión de tarjetas de crédito y de débito. Servicios de otorgamiento de tarjetas de crédito y giro de dinero a través de tarjetas. Servicios de otorgamiento de crédito y préstamos, mutuos de todo tipo, recepción de depósitos de cualquier forma. Otorgamiento de créditos y préstamos; pagos a plazo; administración y contratación de cuentas corrientes mercantiles; constitución, inversión y administración de capitales y fondos; corretaje, administración, información e intermediación de seguros de todo tipo; emisión de cheques de viaje. Operaciones de crédito y sistemas pre-pago. Sistemas de cobro anticipado con mecanismos de cargo a montos de crédito a medida que se genera el uso del servicio. Operaciones de crédito y financiamiento. Peritajes financieros. Análisis financiero; operaciones de compensación financiera y bancaria; negocios financieros y monetarios. Servicios asesorías, consultas e informaciones en materias financieras. Corretaje y cotizaciones en bolsa, transferencia electrónica de fondos, emisión de bonos de valores. Inversión, colocación y constitución de fondos y capitales, depósito de valores, transacciones financieras. Servicios de cobranza judicial y prejudicial de deudas y alquileres. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias económicas, financieras, inversiones, hipotecarios, bursátiles, monetarias y crediticias. Servicios prestados por economistas y otros profesionales en las áreas de las finanzas. Servicios de factoring, negociación de documentos financieros, créditos avalados por intermedio de factoring. Servicios de corretaje y liquidadores de seguros, incluyendo seguros marítimos, de vida, de enfermedad, contra accidentes, contra incendio. Estimaciones en materia de seguros. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de seguros. Servicios de corretaje en general y desarrollo de negocios inmobiliarios, tales como explotación y adquisición de terrenos. Administración de fondos de inversiones, corredores de valores y bienes, agencia de cambio, compensación y trust de inversiones, todos los servicios de una agencia inmobiliaria, leasing, compañía holding. Sociedad inmobiliaria y gestión inmobiliaria, administración y alquiler de inmuebles. Servicios de estimación de bienes inmobiliarios y capitales. Arrendamiento de bienes inmuebles. Administración de bienes inmuebles.
- PROPIEDADES LA PARVA, denominativa, registrada el 4 de Marzo de 2009, en la clase 36, registro número 843070 para distinguir servicios de corretaje, asesorías, administración, planificación, consultoría y liquidación en materia de seguros de todo tipo, incluyendo seguros de vida, con y sin ahorro, de invalidez, enfermedad, accidentes, asistencia familiar y de asistencia en viajes. Servicios de crédito; agencia para el obro de deudas; tarjetas de crédito. Corretajes de valores y bienes; leasing, compañía holding. Financiamiento de empresas comerciales y civiles. Alquiler y adquisición e inmuebles. Financiamiento de empresas comerciales y civiles. Cabe hacer presente que este registro data del año 1999, el cual ya ha sido objeto de renovaciones.
Estas marcas son idénticas al nombre de dominio en disputa y similares al nombre de dominio en disputa .
El Experto considera que el Demandante ha cumplido con el primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Demandado no tiene licencia ni autorización alguna para poder utilizar la marca registrada del Demandante. Por lo tanto, no es aceptable que use un nombre de dominio idéntico a la marca registrada del Demandante, más aún si sabía o debía saber que esa marca estaba registrada, para el mismo rubro de negocios, ya que se trata de un operador inmobiliario especializado en centros de ski, en Chile. Por lo tanto, no tiene intereses legítimos para operar el nombre de dominio en disputa .
La falta de intereses legítimos radica también en el uso que hace el Demandado del nombre de dominio en disputa que resuelve a una página web en la que se incluyen anuncios de propiedades inmobiliarias que no siempre se encuentran ubicadas en La Parva, señalándose “propiedades en La Parva, El Colorado, Farellones, Valle Nevado y más”. En opinión del Experto este uso es susceptible de producir confusión en los usuarios de Internet con la marca del Demandante y no es susceptible de considerarse como un uso legítimo y leal o no comercial, o de buena fe del nombre de dominio en disputa del cual se puedan derivar derechos o intereses legítimos a favor del Demandado.
Por el contrario, el nombre de dominio en disputa está armado de tal modo que alude a un lugar geográfico que coincide con el centro de ski La Parva. La preposición “en”, al menos en idioma español y especialmente en Chile, le da un sello geográfico que lo aleja lo suficiente para no confundirse con la marca registrada del Demandante que, aun cuando ella tenga distintividad suficiente, también se superpone al nombre de un poblado que excede el centro de ski y que pertenece a una multiplicidad de dueños, muchos de los cuales no tienen relación alguna con el Demandante. Además, la marca está protegida como conjunto y sin protección a las palabras aisladamente consideradas. Es aceptable decir, por cualquiera, que se ofrecen propiedades “en” La Parva, “en” El Colorado, “en” Farellones o “en” Valle Nevado, sin que se infrinjan derechos de terceros, ya que de alguna forma se debe aludir a los centros de ski chilenos que tengan actividad inmobiliaria importante, la que puede ser ofrecida por distintos actores. A lo anterior debe añadirse que el nombre de dominio en disputa no incluye contenido ilegítimo. Por lo general, la inscripción de un nombre de dominio no permite usar marcas confusamente similares a otras, pero esa posibilidad de conflicto futuro no puede conducir, per se, a considerar que el demandado no dispone de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
Lo que no es aceptable es crear confusión respecto del origen de los servicios inmobiliarios ofrecidos y eso se produce claramente en el caso del nombre de dominio en disputa que es idéntico a la marca registrada del Demandante y en el que sin embargo no se refiere exclusivamente al centro de ski La Parva sino que se hace referencia también a otros centros de ski diferentes como El Colorado, Farellones, Valle Nevado.
El Experto considera que el Demandante ha cumplido con el segundo requisito de la Política únicamente respecto del nombre de dominio en disputa . C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Demandante tiene registrada la marca PROPIEDADES LA PARVA tanto de manera denominativa como mixta, una de ellas desde el año 1999, destacando en su cobertura: “Sociedad inmobiliaria y gestión inmobiliaria, administración y alquiler de inmuebles. Servicios de estimación de bienes inmobiliarios y capitales. Arrendamiento de bienes inmuebles. Administración de bienes inmuebles.”
La marca registrada PROPIEDADES LA PARVA es muy anterior a los nombres de dominio en disputa, por lo que el Demandado, experto corredor de propiedades, sabía o debía saber de su existencia y, más aun, siendo un centro de ski de fama y notoriedad para el turismo chileno, no cabe duda que conocía la existencia de la marca del Demandado (que se dedica al sector inmobiliario relacionado con el ski en Chile).
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada del Demandante, para el mismo rubro inmobiliario protegido por la marca del Demandante al que se dedica el Demandado, por lo que cabe presumir la mala fe por parte del Demandado. En este caso, existe una identidad total entre ambos conjuntos y debe prevalecer la marca registrada, sobre este nombre de dominio en disputa que es idéntico a esa marca.
El Demandado mantiene activo el nombre de dominio en disputa , que es idéntico a la marca del Demandado, para resolver a una página web en la que ofrece al mercado la venta de inmuebles, arriendo por temporadas, reserva en hoteles, y reservas en el centro de ski. Por lo tanto, se desprende que sabía o debía saber que su principal competidor en La Parva tiene la marca PROPIEDADES LA PARVA registrada como marca comercial, desde hace muchos años. La oferta que realiza el Demandado dentro de su página web, en la que se incluyen referencias y/o anuncios a otros centros de ski distintos a La Parva como por ejemplo El Colorado, Farellones, Valle Nevado, para los mismos servicios protegidos por la marca, busca crear confusión en el consumidor, por una parte, y por la otra aprovecharse de una marca comercial famosa debidamente registrada.
El Demandado es un profesional experto y habitual en la prestación de los servicios de corretaje de propiedades, adquisiciones y venta de inmuebles. Entonces no se puede decir que el registro del nombre de dominio en disputa fuera hecho por una mera coincidencia, casualidad o sin tener conocimiento del mercado de las Propiedades. De esta manera, existe mala fe tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio .
Por el contrario, el nombre de dominio en disputa no cae dentro del supuesto anterior, ya que está armado de tal modo que alude a un lugar geográfico que coincide con el centro de ski La Parva, emplazado en la base del cerro La Parva. La preposición “en” le da un sello geográfico que lo aleja de la marca del Demandante, la cual se encuentra protegida como conjunto,otorgándole características más descriptivas, como por ejemplo la de informar acerca del lugar donde se ofrecen propiedades en arrendamiento o venta en La Parva. Lo anterior está en línea con la excepción contenida en el artículo 17 del TRIPs, que establece que “Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.” Esa diferencia de significado y alcance está dada por la incorporación de la preposición “en” en el nombre de dominio en disputa junto con el hecho que el mismo no incluye contenido alguno en su página web que pueda considerarse ilegítimo, como sería crear confusión respecto del origen de servicios ofrecidos, algo que sí se produce en el caso del nombre de dominio , que es idéntico a la marca registrada del Demandante. Esta confusión no es evidente en el caso del nombre de dominio
El Experto considera que el Demandante ha cumplido con tercer requisito de la Política únicamente respecto del nombre de dominio . 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Demandante y desestima la Demanda en el caso del nombre de dominio en disputa .
Felipe Claro
Experto Único
Fecha: 22 de marzo de 2017
1 El Experto no considera relevante pronunciarse en relación con dicha sentencia a los efectos del presente procedimiento en tanto que no es objeto de éste procedimiento y además al mismo le aplica una normativa para la solución de controversias diferente a la Política.
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