La Demandante es Sociedad Comercializadora y de Servicios Macal Limitada, con domicilio en Santiago, Chile, representada por Alfero y Figueroa Ltda, Chile.
El Demandado es Juan Mario Vaca Soria, con domicilio en Oruro, Bolivia. 2. El Nombre de Dominio y el/los Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es Realtime Register B.V. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de febrero de 2017. El 3 de febrero de 2017 el Centro envió a Realtime Register B.V. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3, 10 y 16 de febrero de 2017, Realtime Register B.V. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
Con fecha 10 de febrero de 2017 el Centro envió un correo a las Partes en inglés y español con motivo del idioma del procedimiento. Con fecha de 13 de febrero de 2017 la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español. El Demandado no envió ningún correo referente al idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, en inglés y español, dando comienzo al procedimiento el 20 de febrero de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de marzo de 2017. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 15 de marzo de 2017.
El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 3 de abril de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
De acuerdo con el artículo 11 del Reglamento, teniendo en cuenta que las partes del procedimiento están domiciliadas en Chile y Bolivia cuyo idioma oficial es el español, y que varios hechos del procedimiento están relacionados con circunstancias ocurridas en estos países, así como la mayor parte del material probatorio se encuentra en ese idioma, el Experto considera que el idioma español como el oficial de procedimiento. En consecuencia, el Experto considera que el idioma español fue adecuado para la presentación de la Demanda y para todas las actuaciones procesales llevadas a cabo en este procedimiento hasta culminar en la presente Decisión. Al no contestar la Demanda, y no exponer argumento alguno sobre el idioma del procedimiento se entiende hubo una aceptación implícita del español por parte del Demandado. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de más de 20 registros de marca en varios países de Latinoamérica que contienen las expresiones “Macal” y “Remates”, desde al menos 2008.
La Demandante es una empresa de origen chileno con más de 30 años de existencia en el campo de los remates y las subastas. Además de Chile, la Demandante tiene un reconocimiento regional en Latinoamérica en la industria de las subastas.
El Demandado no tiene actividad mercantil conocida y en particular, no parece participar del mercado de las subastas.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de septiembre de 2016. El nombre de dominio en disputa redirigía anteriormente a una página web que reproducía el sitio web de la Demandante e invitaba a realizar subastas de los productos ofertados, y actualmente se encuentra suspendido. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante ha registrado en Chile sus marcas MACAL y RM REMATESMACAL en las clases 16, 35, 41.
El nombre de dominio contiene de manera íntegra varias de las marcas registradas en Chile y en trámite de registro en Bolivia, Perú y Colombia.
El Demandado en el sitio web al que redirigía el nombre de dominio en disputa reproducía exactamente la página de Internet de la Demandante.
El Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa para la oferta de diversos artículos, de manera que los ganadores de las subastas depositen el precio pactado en una cuenta bancaria específica, sin que posteriormente se les haga entrega de los artículos comprados. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) que el Demandado posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
En relación con el primer requisito, y luego de evaluar las diversas pruebas presentadas por la Demandante, para este Experto resulta evidente que el nombre de dominio es confundiblemente similar a varias de las marcas registradas de la Demandante que incorporan las expresiones “Macal” y “Remates”.
En razón de lo anterior, el Experto considera cumplido y probado el primer requisito de la Política, ya que el nombre de dominio en cuestión es confundiblemente similar a las marcas registradas por la Demandante. B. Derechos o intereses legítimos
La carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa le corresponde a la Demandante. Sin embargo, una vez que esta haya establecido un caso prima facie de ausencia de derechos o intereses legítimos, incumbe al Demandado aportar evidencia a efectos de rebatir los argumentos de la Demandante. El Experto considera que en este caso la Demandante ha establecido con la evidencia presentada un caso prima facie de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación con el nombre de dominio .
En concordancia con lo anterior, es al Demandado a quien le corresponde probar sus derechos o intereses legítimos. Sin embargo, el Demandado renunció, sin justificación alguna, al ejercicio de su derecho de defensa al no contestar a la Demanda presentada en su contra. Lo anterior a pesar de que incluso el 15 de marzo de 2017, el Centro le envió al Demandado una notificación sobre la ausencia de contestación de la Demanda, indicándole que, en cualquier caso, podría someter a consideración del Experto una respuesta incluso fuera de la oportunidad procesal prevista en la Política, y que este Experto tendría la absoluta discreción para admitir una contestación fuera del plazo.
El Experto considera probado que el Demandado tuvo conocimiento del presente proceso al ser notificado adecuadamente de acuerdo con lo previsto en la Política. En consecuencia, el Experto considera que en este caso específico la falta de contestación del Demandado podría interpretarse como un allanamiento a las pretensiones de la Demandante.
De cualquier manera, el Experto considera relevante y necesario hacer un examen de los argumentos expuestos por la Demandante por los cuales el Demandado no tendría derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa.
En primer lugar, el Demandado no detenta la titularidad de ningún signo distintivo que le permita reivindicar como suyo el nombre de dominio . Tampoco el Demandado ha acreditado que ejerza actividad alguna relacionada con remates o subastas o que justifique de alguna manera el uso de las expresiones “remates” y “macal”.
Finalmente, la Demandante alegó al proceso prueba suficiente de que varias de sus marcas que reproducen de manera separada o conjunta las expresiones “remates” y “rmacal” fueron registradas con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. Adicionalmente, el Experto no encuentra licencia o autorización para el uso de la expresión “rematesmacal” a favor del Demandado.
En razón de lo anterior, el Experto considera satisfecho el segundo requisito debido a la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el párrafo 4.a)iii) de la Política, es necesario acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza de mala fe el nombre de dominio en disputa. El párrafo 4.b) establece cuatro circunstancias que constituyen prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio por el demandado:
“(i) circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”
En relación con la mala fe al momento del registro del nombre de dominio, para el Experto no es razonable considerar que el registro del nombre de dominio en disputa incluyendo de manera confundiblemente similar las marcas registradas de la Demandante sea fruto de la coincidencia o del azar. Las expresiones “macal” y “remates” no son de uso común ni genéricas y por lo tanto, se debe inferir que el Demandado, al momento del registro del nombre de dominio en disputa, tenía conocimiento de la existencia de la Demandante, de sus actividades mercantiles vinculadas al ramo de negocios de subastas y remates y de sus marcas registradas. El Demandado no hizo uso de su derecho de réplica en la contestación de la Demanda por lo cual el Experto no encuentra explicación o justificación de la conducta del Demandado en cuanto al registro del nombre de dominio. Lo anterior debe ser interpretado como un indicio más de mala fe.
De acuerdo con la evidencia suministrada por la Demandante, el Demandado ha llevado a cabo varias actividades con el nombre de dominio en disputa con el propósito de aprovechamiento de la reputación y reconocimiento de la Demandante, entre los cuales se le imputan los siguientes: a) utilizar el nombre de dominio para la oferta de diversos artículos en subasta, de manera que los ganadores de las subastas depositen el precio pactado en una cuenta bancaria específica, sin que posteriormente se les haga entrega de los artículos comprados; b) reproducir el sitio web de la Demandante incluyendo imágenes de los trabajadores de esta última; c) confundir a consumidores respecto de la potencial relación entre el sitio web del Demandado y el de la Demandante. En el caso concreto, el Experto considera que la ocupación del nombre de dominio en disputa , impidiendo sin justificación las actividades mercantiles de la Demandante con el nombre de dominio, así como su utilización con el objetivo de aprovechamiento de la reputación de la Demandante para fines fraudulentos, constituyen uso de mala fe.
En razón de lo anterior, el Experto considera satisfecho el tercer requisito debido a la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa . 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, sea transferido a la Demandante.
Daniel Peña
Experto Único
Fecha: 10 de abril de 2017
Full & Egal Universal Law Academy