La Demandante es Telefónica, S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por Herrero & Asociados, España.
El Demandado es Ignacio Ibáñez, Questión de Imaginación SA, con domicilio en Madrid, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Dinahosting S.L. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de febrero de 2017. El 14 de febrero de 2017 el Centro envió al Registrador, por correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de febrero de 2017 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El 27 de febrero de 2017 y de conformidad con el párrafo 4(b) del Reglamento, el Centro notificó la existencia de determinadas deficiencias formales relacionadas con el Reglamento Adicional, que fueron subsanadas por la Demandante el día 27 de febrero de 2017. Asimismo, en respuesta a una petición de aclaración del Centro respecto de un error tipográfico en la Demanda, la Demandante presentó una Demanda enmendada el 27 de febrero de 2017.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de febrero de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de marzo de 2017. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 21 de marzo de 2017.
El 5 de abril de 2017 la Demandante envió un correo electrónico al Centro notificando la localización de dos nuevos nombres de dominio y registrados por el aquí Demandado, y solicitando al Centro que se incorporase el nombre de dominio al presente procedimiento por la coincidencia de Demandado y Demandante 1.
El 7 de abril de 2017 el Centro dio respuesta a la solicitud de la Demandante, relegando la solución de la cuestión a la decisión del Experto.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 7 de abril de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
No es controvertido que la Demandante es una compañía de telecomunicaciones notoriamente conocida, al menos en España y Latinoamérica, y entre cuyos productos y/o servicios más reconocidos está "movistar", denominación con la que se conocen sus servicios de telefonía móvil.
La denominación "movistar" está registrada por la Demandante en multitud de países, para todas las clases del nomenclator internacional de marcas: así por ejemplo, la Demandante es titular entre otras de la marca internacional número 690.964 T MOVISTAR, registrada el 12 de enero de 1998 en las clases 9, 35, 38 y 42, para múltiples países y la marca internacional número 742.688 MOVISTAR, registrada el 13 de septiembre de 2000 en clases 9, 38 y 42, para múltiples países y la marca española MOVISTAR número M1710122 registrada el 2 de noviembre de 1993 para la clase 38.
Igualmente, la Demandante dispone de numerosos nombres de dominio registrados como son los siguientes: , , , , , , , , , , , , , , .
De conformidad con las evidencias presentadas por la Demandante, el Demandado llegó a ponerse en contacto con la Demandante y/o sus representantes a fin de tratar de alcanzar un acuerdo por el que entregaría dos nombres de dominio a cambio de un acuerdo de colaboración con la Demandante.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 9 de diciembre de 2016. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante es una empresa de telecomunicaciones fundada en 1924 cuya actividad se centra en la telefonía fija y móvil, así como en la banda ancha. Se trata de una empresa líder en su sector, como poco en España, ocupando el puesto 104 del mundo en la lista "Forbes" de las mayores compañías del mundo.
Además de la propia marca TELEFÓNICA, la Demandante dispone de otras marcas conocidas en el mercado como MOVISTAR, O2 o VIVO. En el presente caso, la marca infringida es MOVISTAR, marca líder en el mercado de habla hispana, renombrada y con 4,2 millones de clientes en 2015.
La Demandante dispone de muchas marcas registradas en todo el mundo con la denominación "movistar" como pueden ser las marcas internacionales número 690.964 registrada en 1998 para diversos países y para las clases 9, 35, 38 y 42, la número 742.688 registrada en el 2000 para múltiples países y para las clases 9, 38 y 42, la número 776.803 registrada en el 2002 para múltiples países, entre las más de 2.500 marcas de que dispone la Demandante.
Además, la Demandante dispone de numerosos nombres de dominio bajo los dominios genéricos de nivel superior (por sus siglas en inglés gTLD) ".com", o bajo dominios correspondientes a códigos de país (por sus siglas en inglés ccTLD) ".es", ".co", ".cl", ".cr", ".", ".", ".", ".", y así un largo etcétera.
La Demandante afirma que la marca MOVISTAR es una marca renombrada.
La Demandante también nos dice que su estrategia en el mundo del deporte para su marca MOVISTAR, se centrará en los juegos electrónicos con la intención de subir el listón en los esports en España, para lo que ha firmado con una compañía líder en esports ("ELS") un acuerdo estratégico.
Respecto al análisis concreto de los requisitos contenidos en la Política para considerar que un nombre de dominio se ha registrado y se usa de mala fe, la Demandante, efectuando una somera comparación de los signos enfrentados, considera que el nombre de dominio en disputa y sus marcas son confusamente similares.
La Demandante considera que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, el Demandado no ha sido autorizado para utilizar la marca MOVISTAR de la Demandante, ni posee derechos de propiedad intelectual sobre dicho término, y que en definitiva, el nombre de dominio en disputa se ha registrado y está siendo utilizado de mala fe.
Respecto a la mala fe, afirma la Demandante, que previamente al sometimiento del conflicto a este Experto, se han efectuado contactos e intentos de solucionar amistosamente la situación, sin que hayan tenido efecto. Es más, el Demandado llegó a ofrecer transmitir el nombre de dominio en disputa condicionando tal transferencia a alcanzar un acuerdo de colaboración con la Demandante a fin de poder proporcionarle contenidos para sus plataformas en línea y que la Demandante patrocine los equipos de esports que manejan. La Demandante no tenía ningún interés en alcanzar tales acuerdos razón por lo que optó por presentar una Demanda bajo la Política.
La Demandante alegó que es imposible conocer las intenciones del Demandado puesto que no hay sitio web que se corresponda con el nombre de dominio en disputa aunque afirma la Demandante que el registro del nombre de dominio en disputa lleva aparejada la intención de conseguir accesos a sus páginas web desviando a los consumidores hacia sus páginas web y generando confusión en el mercado.
Incide la Demandante en que, tratándose su marca de una marca notoria, el Demandado ha actuado de mala fe en relación con el nombre de dominio en disputa, lo que supone aprovechamiento de la reputación ajena, pues debe presumirse que el Demandado conoce dichas marcas de la Demandante. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
En el presente caso debe despejarse una cuestión previa cual es la adición o no de un nuevo nombre de dominio alegado por la Demandante una vez se había iniciado ya el procedimiento administrativo. Se trata del nombre de dominio registrado, según afirma la Demandante, por el Demandado, por lo que habría coincidencia de Demandante y Demandado, pero no identidad en las marcas alegadas.
En cualquier caso, teniendo en cuenta que dicha solicitud de adición tuvo lugar tras la notificación de la Demanda por el Centro, y por tanto, el procedimiento ya se había iniciado formalmente, el Experto considera que no debe incorporarse en este punto el nuevo nombre de dominio so pena de retrasar la decisión, ya que sin duda serían necesarias ordenes procesales para aportar pruebas que soportaran las alegaciones de la Demandante así como la notificación de todo lo actuado al Demandado y nuevos plazos para permitir su defensa, lo que en definitiva nos llevaría a un nuevo procedimiento administrativo que en opinión de este Experto es lo que debe activarse en la reclamación de este nuevo nombre de dominio, cumpliendo así con todo el iter y garantías previstas en la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.
Dicho lo anterior y de conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, para que la Demandante pueda prevalecer en su Demanda, deben concurrir los siguientes requisitos:
(i) El nombre de dominio es idéntico o confusamente similar respecto de la marca sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe.
Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones y evidencias de la Demandante, procede analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos.
Sobre la ausencia de contestación a la Demanda por el Demandado debe tenerse en cuenta que, conforme al párrafo 5(f) del Reglamento, si el Demandado no presenta una respuesta, en ausencia de circunstancias excepcionales, el Experto resolverá la disputa con base en la Demanda.
En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se consideran como no controvertidos determinados datos fácticos aportados por la Demandante, sin perjuicio de la valoración de los mismos que compete al Experto. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Para apreciar la concurrencia o no de este requisito, se exige hacer una comparación entre el nombre de dominio en disputa, en este caso y las marcas aportadas por la Demandante. De la impresión global que produzca la confrontación de ambos términos y de la evaluación de su identidad o similitud extraerá el Experto su conclusión. La comparativa, en este caso, se debe realizar prescindiendo de la partícula correspondiente al gTLD ".com", así como de la voz descriptiva esports, que hace referencia a actividades relacionadas con los deportes en la red. Hay amplio consenso entre los expertos que en un nombre de dominio la adición de un término genérico, además de la adición de los necesarios dominios del nivel superior tales como ".com" o ".net", son insuficientes para distinguir a un nombre de dominio de la marca a él incorporada.
De la comparativa realizada por este Experto del nombre de dominio en disputa y la marca MOVISTAR de la Demandante, se puede afirmar que el nombre de dominio es confusamente similar a la marca de la Demandante.
Así se pronuncian decisiones adoptadas bajo la Política que han precedido a la presente en asuntos similares. En este sentido la decisión en el caso Auchan Holding c. Alvaro Romon Sancho,Caso OMPI No. D2016-0187: "El Experto nota que los cuatro nombres de dominio en disputa contienen la marca AUCHAN, a la que se ha añadido el término genérico "holding" y el correspondiente dominio del nivel superior ".com" o ".net". Asimismo, dos de los nombres de dominio en disputa contienen un guion entre la marca AUCHAN y el término "holding"." O en parecido sentido el caso Bayer AG v. No Wholesaler SL - Ferran Dilmer Sitjà,Caso OMPI No. D2012-2492: "La añadidura de los términos comunes "garden" y "shop" al nombre de dominio en disputa resulta intrascendente para prevenir la confusión entre los usuarios de Internet con la marca del Demandante, atento a lo cual se rechaza el argumento del Demandado en el sentido de que la adición del término "shop" denota una clara distinción a los Internautas de que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa no se refiere al Demandante sino más bien a una tienda ajena que comercializa productos BAYER. Esto debido a que la combinación de un término de uso común con una marca notoria no es suficiente para disipar la asociación mental con la marca notoria del Demandante, sino que por el contrario, refuerza dicha conexión toda vez que los productos del Demandante pueden distribuirse en "shops" (tiendas). Ver F. Hoffmann-La Roche AG v. Vladamir Brosknivotich,Caso OMPI No. D2011-1648 (la palabra "shop" es genérica y por tanto su incorporación al nombre de dominio es insuficiente para desvirtuar la similitud en grado de confusión con respecto a la marca XENICAL del demandante). En función de lo anterior se tiene por superado el umbral que supone el párrafo 4.a).i) de la Política."
Por lo tanto cabe determinar que la similitud del nombre de dominio en disputa con las marcas registradas citadas puede producir confusión ya que las marcas registradas de la Demandante son enteramente contenidas en el nombre de dominio en disputa.
De conformidad con lo expuesto, el experto considera que se cumple el primero de los tres requisitos. B. Derechos o intereses legítimos
Son muchas las decisiones que se han pronunciado sobre la difícil carga que tiene un demandante para probar la ausencia de derechos e intereses legítimos de un demandado en el nombre de dominio en disputa. Así, numerosas decisiones dictadas al amparo de la Política señalan que la demandante debe lograr establecer al menos prima facie que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. En este sentido ver el apartado 2.1. de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0").
Es evidente, y así debe entenderse, que el Demandado conoce a la Demandante, conoce la marca de la Demandante, sabe de su potencia en el mercado, conoce la estrategia en relación con los esports de la Demandante y ha recibido correctamente las notificaciones del Centro. Lo anterior se infiere de la correspondencia que ha mantenido con la Demandante en relación con las reiteradas solicitudes de transferencia del nombre de dominio en disputa efectuadas por la Demandante y de las respuestas dadas por el Demandado en comunicaciones previas con la Demandante. Atendiendo a las evidencias y las alegaciones aportadas el Demandado pretende condicionar la transferencia del nombre de dominio en disputa a que se alcance con la Demandante "un acuerdo de colaboracion para proporcionaros contenidos de eSports y a que vuestra empresa patrocine los equipos de eSports que manejamos."
El Experto considera que el Demandado ha intentado forzar un acuerdo de colaboración o de patrocinio con la Demandante usando como pretexto el nombre de dominio en disputa, lo que no puede considerarse como un uso o preparativos para utilizar el nombre de dominio en disputa de buena fe, ni como un uso legítimo, no comercial o leal del nombre de dominio en disputa.
Asimismo, el Experto nota que no se localizan marcas a nombre del Demandado ni sitios web bajo el nombre de dominio en disputa, ni licencias o derechos que le permitan utilizar el nombre de dominio en disputa que incluye íntegramente la marca MOVISTAR de la Demandante, ni parece que el Demandado haya sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa. El Experto nota que no hay evidencias en el expediente que puedan indicar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa a favor del Demandado.
En este sentido y según se ha expuesto, el Experto considera que se cumple el segundo de los tres requisitos. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Por fin y en lo que al último elemento se refiere, es claro que la intención del Demandado ha sido la de aprovecharse de la ventaja que el registro del nombre de dominio en disputa le podía otorgar.
Como ha probado la Demandante y no ha negado el Demandado, previamente al sometimiento de la disputa a este Experto, se efectuaron por parte de la Demandante diversos contactos con el Demandado dirigidos a tratar de solucionar amistosamente la situación. Como respuesta, el Demandado llegó a ofrecer la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante a cambio de alcanzar un acuerdo de colaboración con la Demandante, en virtud del cual el Demandado proporcionaría contenidos de esports y la Demandante patrocinaría los equipos de esports del Demandado. Sin duda, tal actitud entra de lleno en los supuestos establecidos en el párrafo 4(b)(i) de la Política, en donde se dispone que se considerará que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe,cuando el nombre de dominio en disputa se haya registrado en "circunstancias que indiquen que el demandado ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o transferir el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de una marca o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio".
A la actitud mostrada por el Demandado, debe sumársele, como afirma la Demandante, que la marca MOVISTAR incorporada íntegramente en el nombre de dominio en disputa, es renombrada, por lo que sin lugar a dudas era conocida por el Demandado en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa.
En este sentido el caso Altadis S.A. v. Gourmetabaco S.L.,Caso OMPI No. D2001-1229 por el parecido razonable con el caso que nos ocupa: "No es posible pensar que de buena fe se registren como nombres de dominio unas marcas notorias y renombradas en todas las combinaciones posibles y con las extensiones de todos los códigos genéricos existentes, para ofrecer, también de buena fe, un proyecto que permitirá a la titular de las marcas acceder a esos dominios que todavía no había registrado. Este panel entiende que en esos registros la demandada no obró de buena fe sino con el propósito de obtener un lucro económico, ya que sólo si la demandante colaboraba en ese proyecto, podría utilizar los referidos nombres de dominio que, en ningún caso, la demandada pensaba transferir a su legítimo titular."
En parecido sentido el caso Telefónica, S.A. c. Conexiona Telecom, S.L.,Caso OMPI No. D2015-1322, con razón del nombre de dominio el experto dictaminó lo siguiente: "Uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio es el conocimiento previo, por parte de la Demandada, de los derechos marcarios de la Demandante y el interés de ésta de obtener beneficio de la marca renombrada de un tercero (véanse, por ejemplo, Soria Natural, S.A. v Vicenc Roig Ribas,Caso OMPI No. D2004-0803; Iberdrola S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco Jose,Caso OMPI No. D2003-0675). En el presente procedimiento no se puede concluir que la Demandada desconocía la marca renombrada de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa, toda vez que se trata de una marca renombrada y en consecuencia se trata de una marca conocida por el público en general."
En definitiva, el Experto considera que se cumple el tercero de los tres requisitos. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Mario A. Sol Muntañola
Experto Único
Fecha: 21 de abril de 2017
1 Asimismo, la Demandante solicitaba la adición del nombre de dominio al procedimiento Telefónica, S.A. c. Questión de Imaginación,Caso OMPI No. DES2017-0006.
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