Klager is Evonik Röhm GmbH uit Darmstadt, Duitsland, vertegenwoordigd door NLO Shieldmark B.V., Nederland.
Verweerder is André van Dijk uit Lienden, Nederland, vertegenwoordigd door Benthem Gratama Advocaten, Nederland. 2. De Domeinnaam en Registrar
De onderhavige domeinnaam (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij Key-Systems LLC (de "Registrar"). 3. Geschiedenis van de Procedure
De Klacht is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Center") op 24 maart 2017. Het Center heeft op 27 maart 2017 per e-mail een verificatieverzoek aan de Registrar gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft de Registrar op 28 maart 2017 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft de Registrar de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Klager heeft op 30 maart 2017 een aangepaste Klacht ingediend.
Het Center heeft vastgesteld dat de Klacht zoals aangepast voldoet aan de formele vereisten van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de "UDRP"), de Regels voor de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de "Regels") en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de "Aanvullende Regels").
Overeenkomstig de paragrafen 2 en 4 van de Regels heeft het Center Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 31 maart 2017 aangevangen. In overeenstemming met artikel 5(a) van de Regels was de laatste datum voor het indienen van het Antwoord 20 april 2017. Het Antwoord is bij het Center ingediend op 19 april 2017.
Het Center heeft Flip Jan Claude Petillion op 8 mei 2017 benoemd als Administratief Panel in deze zaak. Hij heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Center overgelegd, overeenkomstig paragraaf 7 van de Regels. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd. 4. Feitelijke Achtergrond
Klager, Evonik Röhm GmbH, is een internationale producent en leverancier van acrylaat producten. Klager is houder van merkregistraties in verschillende rechtsgebieden voor het woordmerk PLEXIGLAS. De merkenportefeuille van Klager bestaat onder meer uit de volgende merkregistraties:
- PLEXIGLAS, internationaal woordmerk ingeschreven bij WIPO onder het nr. 424365 op 13 augustus 1976, voor producten in klassen 1, 17 en 19;
- PLEXIGLAS, Europees woordmerk ingeschreven bij EUIPO onder het nr. 003739505 op 16 juni 2005, voor producten in klassen 1, 17 en 19.
De Domeinnaam, , werd op 27 augustus 2015 geregistreerd. De Domeinnaam leidt naar een standaard parking page website van de webhosting provider, Mijndomein. 5. Stellingen van Partijen A. Klager
Klager stelt dat de Domeinnaam identiek is met het PLEXIGLAS merk waarvan hij de eigenaar is. Klager voert hierbij aan actief te zijn in het verdedigen van zijn merk, dat wel degelijk een onderscheidend vermogen bezit. Klager is van oordeel dat Verweerder geen rechten of gerechtvaardigd belang heeft ten aanzien van de Domeinnaam. Volgens Klager heeft Verweerder de Domeinnaam niet in overeenstemming met een legitiem gebruik benut en is hij niet algemeen bekend onder de domeinnaam. Ten slotte stelt Klager dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw zijn. Klager meent dat de Domeinnaam bewust werd geregistreerd om in de toekomst identieke waren aan te bieden en zo internetgebruikers aan te trekken door verwarring te creëren met het merk van Klager om hieruit een oneerlijk commercieel voordeel te halen. B. Verweerder
Verweerder betwist de argumenten van Klager en stelt dat hoewel het merk PLEXIGLAS door Klager geregistreerd is, het geen beschermd merk uitmaakt aangezien het een soortaanduiding voor de desbetreffende acrylaat producten is geworden. Verweerder meent ook een recht of legitiem belang te hebben met betrekking tot de Domeinnnaam. Volgens Verweerder zal de Domeinnaam in de toekomst gebruikt worden om acrylaat producten te verkopen, zoals hij reeds doet via de domeinnaam . Verweerder stelt bovendien dat er in verband met de laatstgenoemde domeinnaam reeds een geschil voor het Center heeft plaatsgevonden. Verweerder haalt aan dat in desbetreffende zaak de geschillenbeslechter geoordeeld heeft dat Verweerder wel degelijk een legitiem belang bezat, gelet op in die zaak aangevoerde feiten en argumenten aangaande het merk PLEXIGLAS. Ten slotte stelt Verweerder dat er geen sprake is van enige registratie of gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw, aangezien deze strekt tot eerlijke bedrijfsbelangen. 6. Oordeel en Bevindingen
Paragraaf 15 van de Regels voorziet dat het Panel beslist op basis van de door partijen aangebrachte verklaringen en documenten, en in overeenstemming met de UDRP, de Regels, de Aanvullende Regels en regels en principes van recht die het Panel van toepassing acht.
De UDRP biedt een procedure om evidente gevallen van domeinnaamkaping (cybersquatting) op een effectieve en efficiënte wijze tegen relatief beperkte kosten aan te pakken, en biedt partijen in principe één schriftelijke kans om hun zaak te bepleiten. Dat betekent dat niet alle domeinnaamgeschillen onder de UDRP kunnen worden beslecht en dat onder omstandigheden de civiele rechter meer geëigend kan zijn om een domeinnaamgeschil te beslechten.
De bewijslast onder de UDRP ligt bij Klager. Uit de UDRP en beslissingen van voorgaande panels blijkt dat Klager alle drie de elementen moet aantonen die zijn uiteengezet in paragraaf 4(a) van de UDRP opdat de overdracht van een domeinnaam kan worden bevolen. Het is daarbij voldoende dat Klager prima facie aantoont dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam om de bewijslast op dat punt te doen verschuiven naar Verweerder (zie, o.m., Champion Innovations, Ltd. v. Udo Dussling (45FHH),WIPO Zaaknr. D2005-1094, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.,WIPO Zaaknr. D2003-0455, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.,WIPO Zaaknr. D2004-0110).
Opdat een verzoek tot overdracht van een domeinnaam kan worden ingewilligd, moet Klager bijgevolg het volgende bewijzen met een voldoende graad van waarschijnlijkheid en in overeenstemming met paragraaf 4(a) van de UDRP:
(i) De Domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een handels- of dienstmerk waarin Klager rechten heeft; en
(ii) Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam; en
(iii) De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.
Het Panel zal deze cumulatieve elementen afzonderlijk en voor zover nodig behandelen. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Om te kunnen uitmaken of de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met een merk, moet eerst worden onderzocht of Klager rechten kan doen gelden op het merk waarop hij zich beroept. Klager toont duidelijk aan te beschikken over PLEXIGLAS merken waarop hij rechten kan doen gelden. De merken zijn ingeschreven en worden gebruikt in verschillende landen, waaronder Nederland. De PLEXIGLAS merken worden gebruikt voor de productie en commercialisering van acrylaat producten.
De Domeinnaam, , bevat het PLEXIGLAS merk van Klager in zijn geheel. Het is algemeen aanvaard dat de toevoeging van het generic Top-Level Domain buiten beschouwing kan worden gelaten bij het vergelijken van overeenkomstigheden tussen een domeinnaam en een merk (zie Canyon Bicycles GmbH v. Domains By Proxy, LLC / Rob van Eck,WIPO Zaaknr. D2014-0206; Zions Bancorporation v. Mohammed Akik Miah,WIPO Zaaknr. D2014-0269; Vectra Bank Colorado, Zions First National Bank and Amegy Bank National Association v. Fluder,WIPO Zaaknr. D2015-2046).
Ongeacht de door Verweerder opgeworpen vraag of het merk een generieke soortaanduiding is geworden, staat vast dat Klager rechten kan doen gelden op zijn PLEXIGLAS merk voor de doeleinden van het eerste element van deze procedure. Zie ook Evonik Röhm GmbH v. Van André Dijk,WIPO Zaaknr. DNL2014-0019 en Havenbedrijf Amsterdam N.V. v. Europarcs B.V.,WIPO Zaaknr. D2015-2207.
Bijgevolg stelt het Panel vast dat de Domeinnaam identiek is aan het geregistreerde woordmerk PLEXIGLAS voor de toepassing van paragraaf 4(a)(i) van de UDRP. B. Recht of Legitiem Belang
Het Panel merkt op dat Verweerder niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam en bovendien geen gelijknamige handels- of dienstmerken heeft verkregen. De registratie en het gebruik van de Domeinnaam werd niet door Klager toegestaan. Klager voert aan dat er geen commerciële relatie bestaat tussen Klager en Verweerder. Meer nog, Verweerder verkoopt via zijn gelijknamige .nl domeinnaam producten die identiek zijn aan die van Klager en is daarmee een concurrent van Klager. Ten slotte voert Klager aan dat er geen bona fide gebruik wordt gemaakt van de in de onderhavige zaak betwiste Domeinnaam, die naar een standaard parking page websiteverwijst.
Verweerder voert aan een legitiem belang in de Domeinnaam te bezitten aangezien hij voornemens is deze later te gebruiken om zelf acrylaat producten te verkopen. Hierbij stelt Verweerder dat het merk PLEXIGLAS een tot in de handel gebruikelijke aanduiding is geworden voor dergelijke producten en hij bijgevolg een legitiem belang heeft de merknaam te gebruiken om het publiek te kunnen informeren dat de producten bij hem te koop zijn (het Panel merkt op dat er in het dossier geen aanwijzingen zijn dat Verweerder hiertoe voorbereidingen heeft getroffen).
Het gevoerde verweer dat de merknaam PLEXIGLAS generiek zou zijn geworden in de handel, geeft
het Panel aanleiding tot een aantal overwegingen binnen het kader van deze domeinnaamzaak.
Het is consensus onder de UDRP dat de inschrijving van een merkeen prima facie bewijs is van geldigheid, die een vermoeden van onderscheidend vermogen het merk met zich mee brengt (zie EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc.,WIPO Zaaknr. D2000-0047).
Uit de geschillenbeslechter's beslissing in de eerdere .nl procedure maakt het Panel in de onderhavige zaak op dat Klager in de eerdere zaak het betreffende argument van Verweerder in die zaak niet adequaat heeft geanticipeerd, althans in die zaak onvoldoende is ingegaan op de positie van het merk onder het tweede element van de .nl beoordeling. In de zaak voor het huidige Panel heeft Klager naar een aantal internationale gerechtelijke en andere bronnen verwezen die suggereren dat het merk PLEXIGLAS enig onderscheidend vermogen bezit. Anderzijds heeft Verweerder ook in de huidige zaak een aantal referenties naar mogelijk beschrijvend karakter aangevoerd.
Een verder verschil tussen het .nl geschil en het huidige betreft de domeinnaamextensie. De eerdere zaak betrof het .nl domein waarbij de overwegingen van de geschillenbeslechter voornamelijk gericht zijn op Nederland als betrokken rechtsgebied van Partijen. Het onderhavige geschil ziet op de internationale domeinextensie ".online", die niet a priori betrekking heeft op een bepaald land of taalgebied. In principe is de bewijslast van Verweerder met betrekking tot het beschrijvend karakter van het merk navenant uitgebreider.
Het Panel betwijfelt of Verweerder zich van deze taak heeft gekweten. Ook indien Verweerder zich niet heeft gekweten van deze taak, blijft de vraag of dit punt zich leent voor oplossing binnen het specifieke kader van de UDRP. Zoals opgemerkt betreft het hier een verkorte procedure, met beperkte bewijsvoering en juridische uitwisseling.
Hoe dit ook zij, gezien de onderstaande bevindingen onder Sectie 5.C behoeft het Panel niet nader op dit element van de UDRP test in te gaan. C. Registratie en Gebruik te Kwader Trouw
Zowel gezien zijn positie als handelaar van acrylaat producten als vanwege de eerdere .nl zaak, is het duidelijk dat Verweerder op de hoogte was van Klager's PLEXIGLAS merk bij de registratie van de Domeinnaam. Het is voorts aannemelijk dat Verweerder, gelet door de uitkomst van de eerdere procedure, ervan uitging dat hij de Domeinnaam rechtmatig kon registreren. De geschillenbeslechter in de eerdere procedure was immers van oordeel dat het specifieke (en zijdens Klager kennelijk beperkte) zaaksdossier voldoende aanwijzingen bevatte dat Verweerder zich, althans in dat geschil, op een zeker beschrijvend karakter van het merk kon beroepen. Op deze basis concludeerde de geschillenbeslechter in de eerdere zaak dat het "voor de Geschillenbeslechter niet [is] komen vast te staan dat Verweerder geen recht op of geen legitiem belang bij de Domeinnaam heeft".
Voorgaande conclusie van de geschillenbeslechter betreft de aan hem voorgelegde .nl zaak op dat specifieke zaaksdossier. Zoals opgemerkt verschilt de huidige zaak in een aantal opzichten in het voordeel van Klager. Mede gezien de uitkomst van de eerdere zaak voert het naar mening van het Panel echter te ver om te concluderen dat Verweerder's registratie van de Domeinnaam te kwader trouw was. Het is zeer goed mogelijk dat Klager een voldoende merkpositie kan voorleggen in een eventuele gerechtelijke procedure, en zowel de eerdere .nl uitspraak als de huidige UDRP uitspraak doen op geen enkele manier afbreuk aan die mogelijkheid. Alle omstandigheden in overweging nemend, besluit het Panel echter dat de Klacht binnen het beperkte kader van de UDRP procedure niet slaagt. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande, wijst het Panel de Klacht af.
Flip Jan Claude Petillion
Administratief Panel
Datum: 7 juni 2017
Full & Egal Universal Law Academy