La Demandante es AB Electrolux, con domicilio en Estocolmo, Suecia, representada por SILKA Law AB, Suecia.
El Demandado es Whois Privacy Service Protects this domain, con domicilio en Manacor, Islas Baleares, España / Alejandro David García, con domicilio en Valencia, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el "nombre de dominio en disputa").
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Soluciones Corporativas IP, LLC (el "Registrador"). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de abril de 2017. El 18 de abril de 2017 el Centro envió al Registrador, por correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de abril de 2017, el Registrador envió al Centro su respuesta, por correo electrónico, develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 19 de abril de 2017 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda en fecha 20 de abril de 2017. En respuesta a una notificación del Centro solicitando una aclaración de la Demanda, la Demandante presentó una Demanda enmendada el 2 de mayo de 2017. El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda a la Demanda y la Demanda enmendada (en adelante, denominadas conjuntamente como la "Demanda") cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de mayo de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de mayo de 2017. Un escrito contestando a la Demanda fue presentado ante el Centro el 19 de mayo de 2017.
El Centro nombró a Rodrigo Velasco Santelices como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 2 de junio de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante señala que es una empresa sueca fundada en 1901, una de las empresas líderes a nivel global en la fabricación de electrodomésticos y aparatos electrónicos tanto de uso doméstico como profesional, vendiendo más de 40 millones de productos a clientes en más de 150 mercados cada año.
La Demandante indica ofrecer una amplia gama de productos, entre los cuales destacan los electrodomésticos para el hogar bajo la marca ZANUSSI, citando el registro de la marca internacional ZANUSSI No. 404462, con validez en España, con fecha de registro 9 Noviembre de 1973.
La demandante además cita la titularidad de varios nombres de dominio, como por ejemplo registrado en 1995 y creado en 2005, entre otros.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 30 de diciembre de 2009. El nombre de dominio en disputa dirige a un sitio Web desde el que se ofrecen servicios de reparación de productos de la marca ZANUSSI. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca registrada ZANUSSI, así como un guión "−" combinado con los términos genéricos "servicio" y "técnico", señalando que la incorporación de su marca comercial es suficiente para acreditar la existencia de un riesgo de confusión.
Agrega que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4(c) de la Política, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, pues no se le ha otorgado autorización alguna para el uso de la marca ZANUSSI ni tampoco para el registro de un nombre de dominio que contenga dicha marca. Que, asimismo, tampoco existe entre la Demandante y el Demandado ningún tipo de relación comercial, y que nada indica tampoco que el Demandado haya sido ni sea corrientemente conocido, en calidad de particular, empresa u otra organización, por el nombre de dominio en disputa.
Señala que el nombre de dominio en disputa está siendo utilizado de mala fe, pues el Demandado mantiene una página Web activa donde se ofrecen servicios de reparación de electrodomésticos ZANUSSI de gama blanca en la localidad de Valencia, sin autorización de la Demandante. En este sentido, la Demandante observa que el Demandado ha incluido al final de su página Web un aviso legal, que cita lo siguiente: "Los logos y marcas de cada servicio técnico expuestos en este sitio web son propiedad de sus titulares y están protegidos por las leyes del copyright". En este sentido, es importante mencionar que dicho aviso legal no supone un uso legítimo del nombre de dominio en disputa, pues en primer lugar no menciona a la Demandante ni tampoco revela la falta de relación alguna entre la Demandante y el Demandado; y segundo, no es visible al consumidor una vez se accede a la página Web bajo el nombre de dominio en disputa, encontrándose al final de la misma, en letra de menor tamaño en color grisáceo pálido, y con un efecto sombreado.
La Demandante postula que el modus operandi del Demandado sería aprovecharse de marcas famosas, tales como marca ZANUSSI de la Demandante, para atraer tráfico a sus páginas web que ofrecen servicios técnicos para electrodomésticos en la localidad de Valencia, bajo los cuales mantiene sitios web similares y/o casi idénticos.
Concluye la Demandante que resulta indudable que el registro y uso del nombre de dominio en disputa ha sido realizado de mala fe, con el fin de confundir a potenciales consumidores y clientes de la Demandante, y así atraer tráfico a la página Web del nombre de dominio en disputa, y con ello atraer a posibles clientes para el Demandado, el cual no ha sido autorizado por la Demandante para la utilización del mismo. B. Demandado
El Centro recibió el 19 de mayo de 2017 un escrito contestando las alegaciones de la Demanda presentado por la entidad que responde al nombre comercial de "Abacad", cuyos datos de contacto fueron incluidos por la Demandante en la Demanda al figurar en el "Aviso Legal" de la página Web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa.
La entidad Abacad alegó las siguientes manifestaciones:
Abacad declara no emplear ningún término que pueda inducir a error al consumidor respecto a que son fabricantes de electrodomésticos ZANUSSI, sino que solamente "servicio técnico".
Agrega que emplear el término "servicio técnico" junto a la marca ZANUSSI no hace sino reflejar una realidad: se trata de un servicio de reparación y asistencia técnica de dicha marca. Se cita el nombre de ZANUSSI por la única razón de que, precisamente, se reparan aparatos fabricados por dicha marca, sin mayor vinculación a ella, ni a sus derechos sobre la marca, ni se produce confusión alguna sobre la identidad de la marca.
Señala que el usuario, al ingresar al nombre de dominio en disputa, es plenamente consciente de que, precisamente por el uso del término "servicio técnico", no se encuentra ante el fabricante ZANUSSI, sino ante un servicio de reparación que incluye esta marca. Que sería imposible transmitir esa legítima idea comercial, de reparación de electrodomésticos ZANUSSI, sin incluir su nombre como parte, y sólo parte del dominio; al tiempo que la intención de ZANUSSI, de apropiarse de todo nombre de dominio, extensión o mención a su marca, se encuentre o no dentro de su legítimo derecho de marca y actividad económica, sería malintencionado y un abuso de derecho.
ZANUSSI, bajo este contexto, no pretende enmendar confusión alguna, ya que no la hay, por cuanto nadie podría confundir el nombre de dominio en disputa con la página del fabricante, ya que son un servicio técnico de esta marca, y ellos el fabricante de dicha marca. Por el contrario, lo que pretendería la Demandante, de manera velada aunque manifiesta, es controlar mediante un uso abusivo de su derecho de propiedad de marca, los servicios de reparación y asistencia técnica de sus electrodomésticos. De esta forma, puede actuar en un marco económico distinto, el de la reparación fuera de la garantía legal, sin riesgo de competencia al haberla destruido con su abuso de derecho y sacando un reducto económico de ello, ya que ZANUSSI actualmente obtiene reductos económicos a través de la cesión de su Servicio Técnico a terceros. Están, por tanto, atacando un sector ajeno, formado por pequeñas empresas familiares, ejerciendo un control abusivo y nunca amparado en sus legítimos derechos como fabricante. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo de lo establecido en el párrafo 4(a) de la Política, resulta necesario examinar la concurrencia de los siguientes elementos:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
(ii) El demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A. Cuestión Preliminar: interés de la sociedad ABACAD en el procedimiento
Atendiendo a la información del presente caso, el Experto hace notar que, si bien la persona cuyo nombre figura como titular del nombre de dominio en disputa no contestó a las alegaciones de la Demandante, la entidad Abacad, presentó un escrito contestando a las alegaciones de la Demandante. A este respecto, atendiendo a las alegaciones en el citado escrito y la información alojada en la página Web bajo el nombre de dominio en disputa, el Experto considera que la entidad Abacad oferta servicios de reparación a través del sitio web alojado bajo el nombre de dominio en disputa (en el aviso legal de la página Web se recoge la siguiente manifestación: "somos un Servicio Técnico Especializado en reparación de electrodomésticos y reparamos la marca indicada").
Asimismo, el Experto nota que el Centro ha notificado la Demanda al Demandado de conformidad con el Reglamento, habiendo así tenido el Demandado la posibilidad de pronunciarse en contra de las alegaciones de la Demandante en la Demanda, sin que se haya manifestado al respecto.
Atendiendo a lo anterior, el Experto ha decidido considerar a la entidad Abacad como parte interesada en el presente procedimiento, teniendo así en consideración a efectos de la valoración del presente caso las alegaciones contenidas en su escrito. B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
En opinión del Experto, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca ZANUSSI de la Demandante.
En este sentido, la Demandante ha acreditado ser titular de derechos sobre la marca ZANUSSI, según los documentos acompañados, que dan cuenta del uso de la marca comercial, como de los registros de marca comercial vigentes, y anteriores al registro del nombre de dominio en disputa.
Bajo este contexto, el nombre de dominio en disputa consiste en la marca ZANUSSI de la Demandante, seguida por la expresión descriptiva "serviciotecnico" conectadas por un guión y seguidas por el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés "gTLD") ".com".
Numerosas decisiones bajo la Política han manifestado que la adición en un nombre de dominio de una palabra o palabras descriptivas o genéricas a una marca es insuficiente para evitar su consideración como confusamente similares. Aktiebolaget Electrolux v. Domain ID Shield Service Co., LTD / Dorian Cosentino, Planeta Servidor,Caso OMPI No. D2010-1277; General Electric Company v. Marius Viorel Bonea,Caso OMPI No. DES2009-0039;Aktiebolaget Electrolux v. Manuel Negrin Perdomo,Caso OMPI No. D2014-0395. Dicha conclusión es particularmente aplicable cuando se trata de expresiones descriptivas que hacen directa alusión a los productos y origen empresarial identificados por la marca comercial. En este mismo orden de ideas, la adición de un guión entre las palabras ZANUSSI y "servicio técnico", resulta irrelevante para propósitos del presente examen, por cuanto un signo ortográfico, por sí solo no evita una conclusión de similitud.
En consecuencia, la Demandante ha satisfecho el primer elemento del párrafo 4.a)(i) del Reglamento. C. Derechos o intereses legítimos
Según lo ya señalado, la Demandante alega que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, pues no se le ha otorgado autorización alguna para el uso de la marca ZANUSSI ni tampoco para el registro de nombres de dominio que contengan dicha marca. Asimismo, atendiendo a la información disponible en el expediente, tampoco existe entre las partes algún tipo de relación comercial, y que nada indica tampoco que el Demandado haya sido ni sea corrientemente conocido, en calidad de particular, empresa u otra organización, por el nombre de dominio en disputa.
Por su parte Abacad señala en su escrito que emplear los términos "servicio técnico" junto a la marca ZANUSSI no hace sino reflejar una realidad, de que se trata de un servicio de reparación y asistencia técnica de productos de dicha marca. Se cita el nombre de ZANUSSI por la única razón de que, precisamente, se reparan aparatos fabricados por dicha marca, sin mayor vinculación a ella, ni a sus derechos sobre la marca, ni se produce confusión alguna sobre la identidad de la marca.
Al tenor de los argumentos y documentos acompañados por las partes, el Experto considera que ni el Demandado ni Abacad han aportado pruebas que permitan reconocerles derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa, no rebatiendo la presunción prima facie realizada por la Demandante. Por el contrario, de acuerdo a los antecedentes acompañados en el expediente, la única conclusión a la que este Experto puede arribar fundadamente, es que no existen pruebas que acrediten una autorización de la Demandante al Demandado ni a Abacad a utilizar el término ZANUSSI en el nombre de dominio en disputa. Asimismo, tampoco existen antecedentes que den cuenta que el Demandado Abacad sean conocidos por el nombre de dominio en disputa, en su actividad comercial, y más allá de la información dispuesta en la página web asociada al nombre de dominio en disputa.
Si bien el uso de una marca comercial de un tercero puede ser necesaria para efectos de informar a los consumidores, en el nombre de dominio en disputa, en la página web asociada al nombre de dominio en disputa en el presente caso no es posible apreciar una oferta legítima de servicios, sino que más bien un intento de aprovechamiento de la fama y reputación de la marca ZANUSSI, con el fin de crear confusión por asociación entre los usuarios de Internet sobre la supuesta vinculación entre la Demandante y el sitio web, y así atraer a tráfico a la página Web alojada bajo el nombre de dominio en disputa. Así, la página Web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa incluye al inicio, de manera predominante, el texto en mayúsculas "servicio técnico ZANUSSI Valencia". Asimismo, el Experto nota que la identificación de la entidad Abacad (que sería la entidad que utiliza el nombre de dominio en disputa) como un servicio técnico no oficial se encuentra únicamente al hacer clic en la sección del "Aviso Legal" de la página Web, sin que se pueda considerar que Abacad identifique su falta de relación con la Demandante de manera predominante en la página Web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa. Ello supone, en opinión del Experto una confirmación de la voluntad de crear confusión por asociación en los usuarios de Internet sobre la procedencia de la página Web o de aprovecharse de la fama y reputación de la marca ZANUSSI (que sí se reproduce de manera predominante en varias ocasiones en la página principal).
Finalmente, se concuerda con la Demandante, en que el aviso legal que aparece al final de la página principal del sitio Web (el cual dispone "Los logos y marcas de cada servicio técnico expuestos en este sitio web son propiedad de sus titulares y están protegidos por las leyes de copyright") no supone un elemento suficiente para considerar como uso legítimo el realizado bajo el nombre de dominio en disputa, pues el mismo no menciona a la Demandante ni tampoco revela la total falta de relación entre la Demandante y el Demandado o ABACAD; y se ha dispuesto en un lugar de poca notoriedad para los visitantes de la página, encontrándose al final de la misma, en letra de menor tamaño en color grisáceo pálido, y con un efecto sombreado, lo cual no contribuye a su visualización por parte de los usuarios de Internet.
Por cuanto antecede, este Experto considera probada la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa. D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Es un hecho no disputado en este caso que el nombre de dominio en disputa ha incluido el término "zanussi" para hacer expresa referencia a la marca comercial ZANUSSI de la Demandante, de la cual han sido aportados antecedentes contundentes de su registro y conocimiento generalizado por parte del público consumidor. Por tal motivo, el Experto considera que el Demandado tuvo en mente los derechos de marca de la Demandante a la hora de registrar el nombre de dominio en disputa.
Por otra parte, Abacad señala en su escrito que si bien se ha incorporado la marca comercial ZANUSSI en el mismo, esto ha sido hecho con el único propósito de transmitir una legítima idea comercial, la de reparación de electrodomésticos marca ZANUSSI, por lo que esta inclusión no puede considerarse de mala fe.
Bajo este contexto, la mala fe bajo la Política debe entenderse que concurre cuando el demandado toma una ventaja injusta, o de alguna manera abusa de la marca comercial de un tercero, y que una de las formas en las que se manifiesta la concurrencia de este requisito es el uso del nombre de dominio en disputa con el fin de atraer, con fines comerciales, a usuarios de Internet, creando un riesgo de confusión con la marca del demandante, respecto al origen, afiliación, o patrocinio de la página web identificada por el nombre de dominio en disputa.
De acuerdo a los antecedentes acompañados en el expediente, es opinión de este Experto que el nombre de dominio en disputa, al incluir la conocida marca registrada de la Demandante, crea a sabiendas un riesgo de confusión para los usuarios de Internet, respecto a la página web identificada por el nombre de dominio en disputa, dando a entender que se trataba de una página oficial, o de alguna manera afiliada, al titular de la marca comercial. A este respecto, la presencia en la página web alojada bajo el nombre de dominio en disputa de leyendas como "SERVICIO TÉCNICO ZANUSSI VALENCIA" o "ZANUSSI ASISTENCIA TÉCNICA", ubicadas de manera predominante en el mismo contribuye a dicha confusión con el servicio oficial que pudiera ofrecer la Demandante de sus productos. Todo lo anterior con la finalidad de atraer tráfico de usuarios de Internet, lo que a juicio de este Experto, es un registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. 7. Decisión
Por las razones expuestas, y de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Rodrigo Velasco Santelices
Experto Único
Fecha: Junio 13, 2017
Full & Egal Universal Law Academy