La Demandante es Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, con domicilio en Barcelona, España, representada por EMME & PI The Trademark Company, España (en adelante, la “Demandante”).
El Demandado es Nestor Malet, con domicilio en Barcelona, España (en adelante, el “Demandado”). 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El Registrador del Nombre de Dominio es 1&1 Internet SE. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 5 de mayo de 2017. El 5 de mayo de 2017 el Centro envió a 1&1 Internet SE por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 9 de mayo de 2017 1&1 Internet SE envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de mayo de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de junio de 2017. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 9 de junio de 2017.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 3 de julio de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho A. La Demandante
La Demandante es una entidad dependiente de la Generalitat de Cataluña encargada de la gestión y organización de juegos de azar y, en particular, de loterías a nivel regional. Entre su oferta de juego cabe destacar especialmente la lotería regional conocida como “la Grossa” (el Gordo, en catalán), la cual tuvo su lanzamiento en junio de 2013, naciendo como una lotería regional inicialmente navideña contrapuesta a la ofrecida a nivel nacional por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y conocida precisamente como el “Gordo”.
La lotería de “la Grossa” ha tenido un éxito creciente y su oferta se ha ido ampliando a sorteos en otras fechas festivas distintas a las navideñas, incluyendo el día de Sant Jordi, Sant Joan o la Diada nacional de Cataluña. Actualmente esta lotería se comercializa a través de una red de más de 2.400 establecimientos autorizados y se promociona de forma recurrente a través de numerosas campañas publicitarias centradas en el territorio de Cataluña.
La Demandante es titular de diversas marcas, entre las cuales - a los efectos del presente procedimiento - cabe destacar las siguientes:
- Marca de la Unión Europea no.11941267 LC LOTERIA DE CATALUNYA GROSSA CAP D’ANY (figurativa), solicitada el 28 de junio de 2013 y concedida el 20 de noviembre de 2013 para las clases 16, 35 y 41 del Nomenclátor Internacional.
- Marca de la Unión Europea no. 11941432 LC LOTERIA DE CATALUNYA GROSSA SAN JOAN (figurativa), solicitada el 28 de junio de 2013 y concedida el 20 de noviembre de 2013 para las clases 16, 35 y 41 del Nomenclátor Internacional.
- Marca de la Unión Europea no. 11941465 LC LOTERIA DE CATALUNYA GROSSA LA DIADA (figurativa), solicitada el 28 de junio de 2013 y concedida el 20 de noviembre de 2013 para las clases 16,35 y 41 del Nomenclátor Internacional.
- Marca de la Unión Europea no. 12529723 LC LA GROSSA (figurativa), solicitada el 23 de enero de 2014 y concedida el 17 de septiembre de 2014 para las clases 16,35 y 41 del Nomenclátor Internacional.
- Marca de la Unión Europea no. 15141261 LAGROSSA, solicitada el 24 de febrero de 2016 y concedida el 7 de junio de 2016 para las clases 41, 44 y 45 del Nomenclátor Internacional. B. El Demandado
El Demandado no ha aportado información alguna sobre sus propias circunstancias profesionales así como respecto a su vinculación con el Nombre de Dominio. C. El Nombre de Dominio
El Demandado registró el Nombre de Dominio el 8 de agosto de 2013. Cabe señalar que, según ha acreditado la Demandante, dicho registro se produjo el mismo día en que los medios de comunicación en Cataluña informaron sobre el lanzamiento del primer sorteo de lotería “la Grossa”. En el momento de emitirse esta decisión el Nombre de Dominio se encuentra conectado a un sitio web en el que se ofrece todo tipo de información sobre el sorteo conocido como “la Grossa” que la Demandante organiza. En este sentido, dicho sitio web cuenta con diversas secciones que: (i) ofrecen la posibilidad de comprobar si un boleto de dicha lotería ha sido premiado; (ii) información sobre sorteos pasados; (iii) noticias sobre los diversos sorteos organizados por la Demandante bajo la marca “la Grossa”; (iv) un listado de preguntas frecuentes sobre el sorteo; (v) los premios ofrecidos; y (vi) un listado de puntos de venta de boletos de dicha lotería. La página de inicio del sitio web al que resuelve el Nombre de Dominio ofrece acceso a las mencionadas secciones, además de incluir información genérica sobre la lotería en cuestión, combinada con una imagen de la mascota utilizada por la Demandante para la promoción de dicha lotería, con un fondo en el que se reproduce de forma reiterada el logo distintivo de la Demandante. Aparte de dicha imagen, la página de inicio (al igual que en el resto de secciones del sitio web vinculado al Nombre de Dominio) no incluye material alguno de publicidad de terceros. Asimismo, al fondo de la pantalla de inicio (y de forma no visible a no ser que se descienda hasta dicho fondo) se incluye el siguiente aviso (en catalán): “Página web no oficial sobre el sorteo de La grossa de Navidad. LaG no tiene relación alguna con ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ni con la organización del sorteo”. Este texto se encuentra acompañado de un enlace al sitio web oficial de la Demandante, a través del texto “Web oficial del sorteo”. Igualmente, en el margen inferior derecho de la página web de inicio se incluye un logo de la red social Facebook que enlaza a un perfil en el que se incluyen numerosas informaciones e imágenes relativas a la lotería gestionada por la Demandante así como a la mascota utilizada para la promoción de dicha lotería. No obstante lo anterior, el Experto nota que conforme a las evidencias presentadas por la Demandante el sitio web del Nombre de Dominio habría alojado publicidad de terceros.
Por otra parte, el Experto al consultar los datos del WhoIs ha podido comprobar que actualmente el Nombre de Dominio se ofrece públicamente en venta, a través del sitio web “”. En la correspondiente página web, se ofrece la posibilidad de adquisición inmediata del Nombre de Dominio por un precio de USD 450. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega en la Demanda:
- Que ha venido desarrollando durante años sus actividades de explotación de juegos de azar y loterías en Cataluña, destacando particularmente el sorteo de lotería conocido como “La Grossa” el cual ha obtenido un carácter notorio en el mencionado territorio.
- Que, atendiendo al carácter notorio de las marcas titularidad de la Demandante, el Demandado debía conocer tanto la existencia de aquélla como de sus marcas al momento del registro del Nombre de Dominio.
- Que, el Nombre de Dominio es confusamente similar a las marcas y nombre comercial de los que es titular la Demandante, atendiendo al hecho que el núcleo distintivo de los mencionados signos distintivos lo constituye la denominación “La Grossa”, en la cual se basa igualmente el Nombre de Dominio.
- Que el Demandado no ostenta un derecho o interés legítimo respecto al Nombre de Dominio, ya que, como se prueba documentalmente junto a Demanda, no es conocido corrientemente por el Nombre de Dominio o por la denominación “la grossa”, no es propietario de ninguna marca española, de la Unión Europea o internacional que incorpore las denominaciones “la grossa” o “grossa”, no habiéndole tampoco otorgado la Demandante ningún contrato de licencia que le autorizara a registrar el Nombre de Dominio o a utilizar a la marca LA GROSSA en el Nombre de Dominio.
- Que, al registrar el Nombre de Dominio, el Demandado actuó de mala fe, puesto que dicho registro respondía exclusivamente al conocimiento de las marcas de la Demandante y de la correspondiente voluntad de aprovecharse de las mismas de forma injusta.
- Que el registro del Nombre de Dominio se produjo el mismo día en que los medios de comunicación en Cataluña (lugar donde el Demandado tiene su domicilio) informaron sobre el lanzamiento del primer sorteo de lotería “la Grossa”. De este modo, el Demandado registró de mala fe el Nombre de Dominio con el fin de atraer al sitio web alojado bajo el mismo a usuarios de Internet interesados en los resultados de los sorteos de la Lotería, obteniendo un posible beneficio económico del tráfico del sitio web o de los anuncios publicitarios que en la misma puedan publicarse.
- Que Como prueba de ello, se aportan certificados del contenido de la página web albergada en el Nombre de Dominio, respectivamente en fecha 10 de enero y 12 de enero de 2017, donde pueden verse los banners publicitarios de terceros publicados en la misma.
- Que el 12 de enero de 2017 la Demandante envió un requerimiento al Demandado para informarle de sus derechos exclusivos sobre LA GROSSA, así como para informarle de que el registro y uso del Nombre de Dominio suponía una infracción de sus derechos de propiedad industrial, así como un acto de competencia desleal, no habiendo obtenido contestación alguna del Demandado hasta el momento.
- Que, atendiendo a lo anterior, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas sobre la que la Demandante tiene derechos; y
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos establecidos por la Política en relación con el presente caso. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
En relación con este primer elemento, el Experto considera que, en efecto el Nombre de Dominio es confusamente similar a las marcas LA GROSSA alegadas por la Demandante en el marco de este procedimiento.
En efecto, las diferencias derivadas de su comparación no son lo suficientemente relevantes como para descartar que el Nombre de Dominio sea confusamente similar. De hecho, la única diferencia existente entre las marcas LA GROSSA y el Nombre de Dominio es que éste incorpora el sufijo “.info”, mientras que las marcas de la Demandante no. Esta diferencia, sin embargo, tampoco parece suficientemente importante a efectos del presente procedimiento, ya que la misma se deriva de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night,Caso OMPI No. D2003-0172; y Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. Oscar Espinosa Comin,Caso OMPI No. D2005-1029.
Atendiendo a lo anterior, el Experto considera que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca LA GROSSA de la Demandante y confusamente similar a las restantes marcas titularidad de la Demandante alegadas en el marco de este procedimiento. B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio.
En concreto tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- Ser conocido corrientemente por la denominación contenida en el nombre de dominio, aún cuando no se hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los usuarios de Internet de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas titularidad del demandante con ánimo de lucro.
El Experto considera que, en vista de las manifestaciones efectuadas por la Demandante (referidas anteriormente en la sección 5 de la Decisión) y el respaldo documental de las mismas, la Demandante ha demostrado prima facie que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio. Esta demostración prima facie no ha sido rebatida por el Demandado al no haber contestado a las alegaciones de la Demandante.
Por otra parte, el Nombre de Dominio se ha conectado a un sitio web en el que se ofrece información sobre el sorteo que opera la Demandante. A este respecto, el Experto nota que, si bien actualmente el sitio web no muestra publicidad de terceros, los certificados del contenido de la página web albergada en el Nombre de Dominio de fecha 10 de enero y 12 de enero de 2017 aportados por la Demandante muestran banners publicitarios de terceros publicados en la misma.
El punto 2.5.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), (basado en numerosas decisiones como, por ejemplo, 201 Folsom Option JV, L.P. and 201 Folsom Acquisition, L.P. c. John Kirkpatrick,Caso OMPI No. D2014-1359; o Iflscience Limited v. Domains By Proxy LLC / Dr Chauncey Siemens,Caso OMPI No. D2016-0909), puntualiza que las decisiones adoptadas en el marco de la Política han considerado de forma recurrente que los nombres de dominio que son idénticos a las marcas alegadas en los correspondientes casos implican un riesgo significativo de confusión por asociación entre unos y otras y, por tanto, dificultan poder considerar la concurrencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión.
En este caso, el Experto considera que se produce una confusión por asociación entre el Nombre de Dominio y las marcas LA GROSSA de la Demandante con la intención de obtener un lucro a la vista de la publicidad que se incluyó en el sitio web del Nombre de Dominio como consecuencia del desvío de los usuarios de Internet. Tal y como se ha indicado, no tan sólo existe una plena identidad entre uno y otra sino que además el sitio web vinculado al Nombre de Dominio se centra en la lotería organizada por la Demandante, mostrando incluso en su página de inicio una imagen en la que aparece tanto la mascota que se utiliza para su promoción como el logo de la Demandante.
A este respecto, si bien el Demandado ha incluido desde un primer momento en el final del sitio web un aviso en el que indica que el mismo no es titularidad ni está vinculado a la Demandante (ofreciendo incluso un enlace al sitio web oficial de aquélla), esta medida, no obstante, parece insuficiente en opinión del Experto si se tiene en cuenta la referida identidad entre el Nombre de Dominio y las marcas de la Demandante, así como que el aviso (y el enlace a la web de la Demandante) no son inmediatamente visibles para los visitantes al sitio web, sino que debe descenderse al final de la página de inicio para ubicarlos. A ello hay que sumar que dicho aviso y enlace se incluyen con un tamaño de fuente ligeramente inferior al utilizado en el resto del sitio web. En consecuencia, este Experto considera que no se ha incluido dicho aviso de manera preeminente.
Por tanto, el Experto considera que en el presente caso no ha tenido un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio.
Atendiendo a lo anterior, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia del segundo de los requisitos exigidos por la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La última de las condiciones establecidas por la Política es que la Demandante acredite que el Demandado registró y ha utilizado de mala fe el Nombre de Dominio.
A fin de dilucidar esta doble cuestión, cabe plantearse preliminarmente una cuestión: si bien ya algunas de las marcas de la Demandante consistentes en “la grossa” ya se hallaban solicitadas, el Nombre de Dominio se registró con anterioridad a la fecha de concesión de las marcas alegadas por la Demandante. De modo que cabría cuestionar si el Demandado actuó de mala fe al proceder a dicho registro atendiendo al hecho que las citadas marcas no se hallaban concedidas en tal momento.
En relación con esta cuestión, la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 indica en su sección 3.8.2 que en circunstancias como las descritas podrá considerarse que existe mala fe por parte del Demandado si se infiere que su intención al registrar el nombre de dominio era aprovecharse injustamente de los derechos marcarios de los que la Demandante planeaba dotarse. En este sentido, entre otros supuestos, la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 (citando numerosas decisiones como, por ejemplo, MADRID 2012, S.A. v. Scott Martin-MadridMan Websites,Caso OMPI No. D2003-0598; o Khloe Kardashian, Whalerock Celebrity Subscription, LLC, Khlomoney, Inc. v. Private Registrations Aktien Gesellschaft / Privacy Protection Service Inc. d/b/a Privacyprotect.Org,Caso OMPI No. D2015-1113) indica en su sección 3.8.2 que el anuncio a través de los medios de comunicación del inminente lanzamiento de un nuevo producto puede considerarse como un indicio de mala fe, incluso si no se ha registrado todavía la marca en cuestión.
En el presente caso se dan precisamente estas circunstancias. La coincidencia entre la fecha de registro del Nombre de Dominio y el anuncio por parte de la Demandante de la creación de la lotería “la Grossa”, combinada con el posterior uso del Nombre de Dominio para ofrecer información sobre tal lotería, así como con el hecho de que el Demandando está domiciliado en Cataluña de conformidad con la información del WhoIs del Nombre de Dominio, son circunstancias que, en opinión del Experto, permitirían sostener el conocimiento por parte del Demandado de la marca (solicitada en tal momento, si bien aún no concedida) que la Demandante iba a utilizar, y ha utilizado, para la comercialización de las actividades de juego en cuestión.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Experto considera que el registro del Nombre de Dominio no respondió a una “coincidencia desafortunada” sino a una voluntad expresa del Demandado para registrar un nombre de dominio basado en la denominación utilizada por la Demandante para la oferta de su sorteo de lotería, respondiendo a criterios de mala fe, la cual ha quedado suficientemente acreditada por la Demandante.
Por lo que respecta al uso del Nombre de Dominio, el Experto considera igualmente que el Demandado ha actuado de mala fe. Dicha conclusión se basa en que, tal y como se ha indicado en la sección 5 de la Demanda, los certificados aportados por la Demandante del contenido de la página web albergada en el Nombre de Dominio, respectivamente en fecha 10 y 12 de enero de 2017 (esto es, con anterioridad al requerimiento que la Demandante envió al Demandado en relación con el Nombre de Dominio), muestran la existencia de banners publicitarios de terceros publicados en la misma. En vista de esta circunstancia, el Experto considera que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al web alojado bajo el Nombre de Dominio, creando confusión con la marca de la Demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción del su sitio web.
En abundamiento de lo anteriormente expresado, el Experto nota que – tal y como ha podido confirmar el Experto en una búsqueda efectuada dentro del ejercicio de sus facultades - el Demandado está ofreciendo el Nombre de Dominio públicamente en venta por un precio superior a los costes de registro. Esta actuación constituye evidencia adicional de la mala fe del Demandado en el registro y uso del Nombre de Dominio.
Teniendo en cuenta todo lo indicado el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia del tercero de los elementos requeridos por la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 27 de julio de 2017
Full & Egal Universal Law Academy