La Demandante es Ediciones Deportivas Catalanas, S.A., con domicilio en Barcelona, España, representada por EMME & PI, España.
El Demandado es Whois Privacy Service, con domicilio en Manacor, España / Daniel Va Moreno, con domicilio en Gerona, España, representado por Manuel de Luque Abogados. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Soluciones Corporativas IP, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 2 de junio de 2017. El 2 de junio de 2017 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de junio de 2017 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 7 de junio de 2017 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 12 de junio de 2017.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada (en adelante denominadas conjuntamente como la "Demanda") cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de junio de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de julio de 2017. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 6 de julio de 2017.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 24 de julio de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
De acuerdo con los artículos 10 y 11 del Reglamento sobre las facultades generales del Experto y sobre el idioma del procedimiento, se aceptan los escritos de Demanda y contestación a la Demanda en castellano y por tanto que sea este idioma en el que se emita la Decisión. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante se dedica a la edición de libros, revistas y periódicos, entre los cuales destaca el diario deportivo SPORT.
La Demandante es titular, entre otras, de las siguientes marcas:
Oficina de Registro
Nº de marca
Marca
Fecha de Solicitud
Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM")
2.650.353
SPORT MOTOR
27 de abril de 2005
OEPM
2.436.128
SPORT
26de octubre de 2001
OEPM
2.312.380
SPORT
12 de abril de 2000
OEPM
2.056.170
SPORT CATALA
6 de noviembre de 1996
OEPM
1.234.254
SPORT REVISTA
15 de febrero de 1988
OEPM
1.146.671
FOTO SPORT
14 de mayo de 1986
La Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio en relación al signo SPORT: , , y .
El nombre de dominio en disputa se registró con fecha de 13 de mayo de 2013. El nombre de dominio en disputa se utiliza para albergar una página web que presenta un enlace a la plataforma Google Play donde se puede descargar una aplicación denominada "Finger Futbol". 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega identidad entre las marcas de su titularidad y el nombre de dominio en disputa . Además, manifiesta que SPORT goza del valor de marca renombrada. Así facilita copia impresa de las primeras páginas de las versiones digitales del diario en castellano, inglés y japonés, datos del tráfico en Internet de la versión digital que asciende mensualmente a más de siete millones de visitantes correspondiendo a España más de cuatro millones, así como documental publicada por la Oficina de Justificación de la Difusión en relación al año 2016 que arrojan unos datos de publicación de 42.235 ejemplares de difusión diarios con una cuota de mercado equivalente al 13 % en España y el 35 % en Cataluña.
Así mismo aporta otros justificantes que avalan, según manifiesta la Demandante, el valor renombrado de su marca SPORT. Así, sobre la presencia digital internacional especialmente con ediciones geolocalizadas en determinados países latinoamericanos, sobre su presencia en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Google plus o el Diario Port en Youtube), sobre los programas que cuenta en el área audiovisual realizando informativos diarios, tertulias semanales o programas de radio con retransmisiones via streaming de partidos del Futbol Club Barcelona. Igualmente aporta justificante sobre las aplicaciones móviles ("apps") para promocionar sus actividades así como evidencias de determinadas actividades patrocinadas por el diario SPORT como la fiesta del Deporte Catalán o el Campus del FC Barcelona.
Por lo demás, insiste la Demandante que no concurren en el Demandado ningún de los supuestos previstos en el párrafo 4.c) de la Política que pueda considerarse su titularidad como legítima. Manifiesta la Demandante que el Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios pues su intención es desviar a los consumidores de forma equívoca, aprovechándose del prestigio de su marca. Así pues, el usuario de Internet que accede a la web que alberga el nombre de dominio en disputa será redirigido a la plataforma Google Play donde podrá descargar la app denominada "Finger Futbol" propiedad de la mercantil extranjera "Simplifidenet Limited".
Igualmente y en relación a este segundo requisito considera que no consta que la empresa Simplifidenet Limited sea conocida corrientemente por el término "sport", ni que el Demandado Daniel Va ostente derechos o intereses legítimos en el uso de la denominación "sport". Tampoco le consta que cualquiera de los anteriores sean titulares de marca española, comunitaria o internacional que incorpore la denominación "sport". Concluye, además, alegando que la Demandante no ha otorgado contrato de licencia que autorizara a terceros a registrar el nombre de dominio en disputa o a utilizar la marca SPORT como nombre de dominio.
Por lo que se refiere al tercero de los requisitos, la Demandante fundamenta su petición en el hecho de que al momento del registro del nombre de dominio en disputa la marca SPORT era renombrada y el Demandado, sin ostentar derecho alguno, procedió a su registro. Además, considera que la utilización del nombre de dominio en disputa es de mala fe pues su única finalidad es la de generar confusión en cuanto al origen empresarial de la página web y así lograr un aprovechamiento indebido de la reputación y renombre de la marca SPORT para atraer usuarios de Internet.
Insiste que además de reproducir la marca SPORT en el nombre de dominio en disputa el Demandado reproduce la imagen de la marca en la web. Esta circunstancia aboca a los usuarios de Internet a creer erróneamente que tanto la página web como la app en ella promocionada se encuentran relacionadas de algún modo con la Demandante.
Y finalmente, manifiesta la Demandante que el Demandado sólo pretendía lucrar con la venta del nombre de dominio en disputa. En ese sentido aporta un conjunto de correos electrónicos en los que el Demandado manifiesta entre otras que "sólo me desprendería de él si recibiera una suma grande de dinero, no menos de 200.000 euros". B. Demandado
Admite el Demandado que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca de la Demandante SPORT mas niega que pueda ser objeto de marca aquellos términos genéricos como es la palabra "sport" ("deporte") que se refiere a cualquier actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas.
Manifiesta que a pesar de la abundante documentación presentada para avalar el carácter renombrado de la marca SPORT lo cierto es que la misma no constituye prueba que el nombre de dominio en disputa fuese esencial para su estrategia empresarial. Prueba de ello es que el nombre de dominio en disputa se encontraba libre en el año 2013 cuando lo registró.
Niega que la razón del registro del nombre de dominio en disputa fuera la de atraer a usuarios de Internet a la página web de su propiedad creando confusión en los usuarios y consumidores con ánimo de lucro. Antes al contrario manifiesta ser un emprendedor en áreas de programación de software, desarrollo y programación web, marketing, SEO, ASO y diseño que se han materializado en la aplicación "Finger Futbol" y el sitio "" publicado en modo beta.
Considera el Demandado que la Demandante está entorpeciendo su actividad empresarial y que carecen de fundamento las alegaciones de que la finalidad del registro del nombre de dominio en disputa sea la de lucrarse por el tráfico derivado del nombre de dominio de la Demandante .
Por lo que se refiere al segundo de requisitos considera que el Demandado ha aportado pruebas que justifican los preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de sus productos y servicios. Entre ellos, dice encontrarse la aplicación "Finger Futbol". Por tanto, la verdadera intención es la de llevar a la práctica un proyecto empresarial dedicado al deporte dirigido a la comunidad catalana.
Además, niega que haya existido intención de confundir a los consumidores o empañar la marca SPORT. Hace notar que la empresa irlandesa Simplifidenet Limited es de su propiedad y que la misma es propietaria de la aplicación "Finger Futbol" que se promociona y descarga en la web "www." sin obtención de beneficio económico alguno.
Y concluye el Demandado manifestando que nunca tuvo intención de vender el nombre de dominio en disputa . Que cayó en la trampa de responder a una oferta temeraria, por irrisoria, de EUR 600 de la Demandante para adquirir el nombre de dominio en disputa con una respuesta que se refería a una cifra exorbitada. Por tanto, niega haber especulado sino simplemente se limitó a contestar en análogos términos a la temeraria oferta de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
Conforme al párrafo 4.a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de dicha Política, así como en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0"). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha aportado documentación suficiente y contundente para demostrar la titularidad sobre la marca SPORT.
Es doctrina establecida en anteriores decisiones bajo la Política que el análisis de este primer requisito se refiere exclusivamente a la comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa y que cuando la marca es reconocible se cumple con el requisito (ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7).
Por lo demás y de manera general en el referido análisis no se tiene en cuenta el dominio de primer nivel genérico del nombre de dominio en disputa, en este caso ".cat".
De esta manera, el análisis de este primer requisito debe realizarse entre la marca SPORT de la Demandante frente al nombre de dominio en disputa del Demandado. Evidentemente, al reproducirse íntegramente la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa existe identidad.
Por cuanto antecede, la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante dá por cumplido este primer requisito en los términos del párrafo 4.a).i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Queda probado en el expediente que la Demandante no ha autorizado de ninguna manera al Demandado a utilizar su marca como nombre de dominio. Igualmente, ha quedado probado que la empresa "Simplifidenet Limited" de quien el Demandado alega ser propietario, no ha sido conocida en el mercado bajo el término "sport". También ha quedado probado que el Demandado o su compañía mercantil carecen de derechos marcarios sobre el referido término.
Además la Demandante considera que la actividad desarrollada por el Demandado no encaja en el supuesto del párrafo 4.c).iii) de la Política toda vez no existen pruebas de la utilización del nombre de dominio en disputa o preparativos demostrables para su utilización, en relación a una oferta de buena fe de productos y servicios. Antes al contrario, considera la Demandante que el nombre de dominio en disputa tiene como finalidad la de atraer engañosamente a los usuarios de Internet que buscan el sitio oficial del diario SPORT pero encuentran el sitio del Demandado.
Siendo así las cosas, el Experto entiende que existen indicios razonables para concluir que la Demandante
ha demostrado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. En estas circunstancias corresponde al Demandado establecer sus derechos o
intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Por su parte el Demandado defiende su derecho e interés legítimo basado en lo siguiente: primero, en la existencia de preparativos para utilizar el nombre de dominio en disputa en un portal web que "informará sobre todos sus trabajos relacionados con el deporte", entre los que se encuentra la aplicación "Finger Futbol" y "enfocado a la comunidad catalana". Y, segundo, en el hecho de que su empresa Simplifidenet Limited, que explota el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, no ha intentado confundir a los consumidores ni ha procurado empañar la marca SPORT de la Demandante.
Sin embargo, no podemos aceptar lo alegado por el Demandado. En opinión del Experto, la reproducción íntegra de una marca renombrada en un nombre de dominio puede dar lugar, razonablemente, a confusión a los consumidores. Pues en una situación normal los consumidores esperan encontrar en la web bajo el nombre de dominio en disputa contenido asociado a la propia Demandante y no a un tercero ajeno a ésta. Hacemos notar que la web bajo el nombre de dominio en disputa reproduce igualmente el signo distintivo SPORT, incluso en el formato y colores utilizados por la Demandante en su página web. El Experto nota, además, que la aplicación ofrecida por el Demandado se llama "Finger Futbol" y no "Sport". Por lo tanto, con la asociación provocada por el Demandado se da lugar a una más que probable confusión respecto a la identidad del Demandado en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de los productos que figuran en su página web. El Experto concluye que el Demandado tuvo la intención de desviar los consumidores de la Demandante.
Y para concluir, el Demandado no ha destruido la presunción del carácter lucrativo de su actividad empresarial pues no ha aportado pruebas y todo indica lo contrario tal y como aparece en la información adicional del producto una vez en "Google Play". En este sentido, el Demandado insiste en sus alegaciones en el hecho de ser un emprendedor que cuenta con una empresa en el extranjero. Manifestación que se contradice con la alegación del Demandado según la cual con la explotación "no obtiene beneficio económico alguno".
Por otra parte, queremos significar que el Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa para el comentario general de actividades deportivas tal y como alega en su escrito. En realidad lo dedica exclusivamente para la explotación comercial de su producto "Finger Futbol".
Por lo anteriormente expuesto, este Experto entiende que ha quedado demostrada la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa y por tanto declara cumplido el segundo requisito del párrafo 4.a).ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito de la Política hace referencia a que el Demandado haya registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe. Constituye un indicio de mala fe, entre otros supuestos, el conocimiento previo de la marca por quien haya registrado un nombre de dominio idéntico o similar a una marca. En este sentido, el conocimiento previo puede derivarse de cualquiera de las siguientes circunstancias: el domicilio del solicitante del nombre de dominio, la amplitud de uso de la marca o el carácter notorio o renombrado de la marca o incluso actos posteriores del Demandado en relación al uso de la marca o signo.
Del expediente ha quedado probado que la marca SPORT se reproduce íntegramente en el nombre de dominio en disputa. Que la marca SPORT goza de valor renombrado en España. Que ambas partes tienen su domicilio en Cataluña donde el diario SPORT tiene una cuota de mercado del 35%. E igualmente ha quedado probado que el nombre de dominio en disputa dirige a un sitio web que reproduce la marca SPORT de la Demandante, incluso en el formato y colores utilizados por la Demandante en su página web.
Por cuanto antecede, y asimismo teniendo en cuenta la selección por el Demandado del dominio de primer nivel genérico del nombre de dominio en disputa, en este caso ".cat" (destinado a la comunidad catalanohablante), debemos concluir como más probable que el Demandado era conocedor de la existencia de la marca SPORT al momento del registro.
Además y tal como hemos entendido en el requisito anterior debemos concluir que con el registro del nombre de dominio en disputa el Demandado buscó generar, con ánimo de lucro, la posibilidad de confusión con la marca de la Demandante en lo que se refiere a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de los productos que figuran en su página web. Esa conclusión es reforzada por el uso de la marca SPORT de la Demandante, incluso en el formato y colores utilizados por la Demandante en la página web del Demandado, donde se ofrece una aplicación denominada "Finger Futbol". Por ello el Experto entiende que los hechos expuestos cumplen con las exigencias establecidas en el párrafo 4.b.iv) de la Política.
Finalmente y en cuanto a la negociación entablada entre las partes lo cierto es que hubo interés de venta del nombre de dominio en disputa por el Demandado por una cantidad que excede el costo relacionado directamente con el mismo. Por ello, debe declararse cumplido igualmente el supuesto de hecho establecido en el párrafo 4.b).i) de la Política.
Por lo expuesto, el Experto entiende que se ha cumplido con el párrafo 4.a).iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 31 de julio de 2017
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