La Demandante es Zünd Systemtechnik AG, con domicilio en Altstätten, Suiza, representada por Patent – und Rechtsanwälte Bettinger Scheffelt Kobiako von Gamm, Alemania.
El Demandado es Antonio Ferrante, HITACS SL, con domicilio en Alicante, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 Internet SE. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de julio de 2017. El 24 de julio de 2017 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de julio de 2017 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación a las Partes el 31 de julio de 2017 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en inglés mientras que el idioma del acuerdo de registro era el español. La Demandante presentó una Demanda traducida al español el 9 de agosto de 2017. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de agosto de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de septiembre de 2017. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de septiembre de 2017.
El Centro nombró a Francisco Castillo-Chacón como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 22 de septiembre de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
El Experto, luego de leer la Demanda y los documentos aportados por la Demandante y a falta de prueba en contrario tiene por ciertos los siguientes hechos:
La Demandante acredita tener la titularidad de la marca ZÜND en España y otros países de la Unión Europea, así como en Suiza, en diversas clases, particularmente para amparar bienes y servicios clasificados en clases 07, 09, 37, 40 y 41. Todos estos registros preceden la fecha de registro del nombre de dominio en disputa que da origen al presente procedimiento. Así, por ejemplo, la Demandante es Titular de la marca ZÜND en Suiza con número de registro 2P-427306 con efectos desde el 22 de marzo de 1995.
La Demandante es un fabricante y desarrollador líder en el sector de cortadores digitales multifuncionales para las industrias gráficas, de envasado, textiles y cuero, incluyendo textiles técnicos y compuestos.
La Demandante afirma, y así debe tenerse por probado por cuanto no existe prueba en contrario, que el Demandado no está autorizado o de alguna forma licenciado por la Demandante para el uso de la marca ZÜND.
El Demandado ha registrado ya en el pasado al menos un nombre de dominio que incorporaba la marca ZÜND propiedad de la de Demandante. Según afirma la Demandante el Demandado comercializa réplica de productos fabricados por la Demandante, así como productos de marcas que compiten con la Demandante.
La fecha de registro del nombre de dominio en disputa , es el 26 de junio de 2017. De conformidad con las evidencias aportadas por la Demandante, el nombre de dominio en disputa redirige al nombre de dominio que resuelve a una página web en la que se venden productos aparentemente de la Demandante así como productos de terceros. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Afirma la parte Demandante:
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar a su marca ZÜND, protegida en vario países y en España en diversas clases, entre las que se encuentra las clases 07, 09, 37, 40 y 41.
Que la Demandante es una de las más importantes fabricantes y desarrollador líder en el sector de cortadores digitales multifuncionales para las industrias gráficas, de envasado, textiles y cuero, incluyendo textiles técnicos y compuestos. Que bajo la marca antes referida, la Demandante fabrica y comercializa diversos productos.
Que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa .
Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo usado de mala fe, por cuanto la parte Demandada conoce la marca ZÜND, propiedad de la Demandante y prueba de ellos es, no solo el uso anterior de la marca en otro nombre de dominio, sino el uso del logotipo de la Demandante y las imágenes contenidas en el nombre de dominio en disputa de réplicas de productos fabricados por la Demandante.
Que el Demandado pretende crear confusión entre los usuarios de Internet y el público consumidor al intentar atraer para su beneficio al público mediante el uso y logotipo de la marca de la Demandante.
Que el Demandado no tiene y nunca ha tenido autorización de utilizar la marca ZÜND, propiedad de la Demandante. Teniendo lo anterior como antecedentes, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa sea transferido a ella. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
Este Experto basa su Decisión apegado a lo manifestado por la Demandante, a lo que determina la Política y al Reglamento, así como a lo resuelto en casos anteriores tramitados antes esta misma instancia. No obstante encontrarse el Demandado en rebeldía, la Demandante aún tiene la obligación de satisfacer los requerimientos establecidos en el párrafo 4(a) de la Política. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Al cotejar el Experto el nombre de dominio en disputa y la marca ZÜND, propiedad de la Demandante, se aprecia con claridad que existe una coincidencia prácticamente total entre la marca ZÜND, propiedad de la Demandante, y el nombre de dominio en disputa registrado por el Demandado. Ha sido un criterio expresado ya por otros expertos UDRP que el solo hecho de incluir en su totalidad una marca registrada propiedad de un tercero suele ser suficiente para demostrar una posibilidad de confusión. Ver por ejemplo: Telstra Corporation Limited v Barry Cheng Kwok Chu,WIPO Case No. D2000-0423; Pfizer Inc. v. United Pharmacy Ltd.,WIPO Case No. D2001-0446; E.I. du Pont de Nemours and Company v. Richi Industry S.r.l.,WIPO Case No. D2001-1206; Utensilerie Associate S.p.A. v. C & M,WIPO Case No. D2003-0159; Shaw Industries Group Inc., Columbia Insurance Company v. Wan-Fu China, Ltd.,WIPO Case No. D2007-0282. Igualmente, ha sido un criterio expresado entre los expertos que el dominio de nivel superior en este caso ".parts" no elimina la posibilidad de confusión.
Por lo tanto, habiendo acreditado la Demandante la titularidad de diversos registros de la marca ZÜND y siendo que el nombre de dominio en disputa incorpora dicha marca prácticamente en su totalidad, el Experto considera que en este caso concurre el primer requisito exigido en la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante ha cumplido con el requisito de demostrar prima facie que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. EL Demandado no contradijo las alegaciones ni ofreció evidencia alguna para demostrar que la Demandante le haya autorizado en algún momento el uso de su marca ZÜND.
Este Experto estima que no existe una oferta de buena fe de bienes o servicios cuando un sitio Web bajo un nombre de dominio en disputa idéntico (o casi idéntico) a la marca de un tercero está siendo usado sin autorización o licencia del titular legítimo de esa marca, y en donde se comercializan productos que aparentan ser de la Demandante junto con productos fabricados por competidores. Menos aun cuando en el sitio Web se utiliza el logo de la Demandante para acrecentar la posibilidad de confusión entre el público consumidor en cuanto al origen de los productos ahí comercializados. Igualmente no puede considerarse que existe una oferta de buena fe, cuando en el pasado el mismo Demandado ha utilizado un nombre de dominio que incorpora la marca de la Demandante, y por el cual estuvo en un procedimiento similar al presente. El comportamiento pasado y presente del Demandado evidencia aún más la ausencia de buena fe.
Es criterio de este Experto que la Demandante ha satisfecho la carga de demostrar sus afirmaciones y ha remitido evidencias suficientes para cumplir con su obligación de demostrar prima facie que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. De las pruebas y documentos a los que este Experto ha tenido acceso, el Experto infiere que la Demandante no autorizó al Demandado a registrar un nombre de dominio que incluyera la marca registrada propiedad de la Demandante. Al no haber contestado las alegaciones expuestas en la Demanda, el Demandado, no ha presentado prueba alguna que contradiga lo afirmado por la Demandante, ni que demuestre un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa tal y como establece el párrafo 4(c) de la Política.
Por tanto, este Experto concluye que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Ver Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, WIPO Case No. D2003-0465. Lo anterior coincide con Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0"), sección 2.1, de conformidad con la cual una vez que un demandante cumple con el requisito de demostrar prima facie sus argumentos, la demandada debe presentar pruebas relevantes que contradigan lo afirmado por la demandante. Si la demandada no produce prueba que contradiga los argumentos y prueba ofrecida por la demandante, se considerará que el demandante ha cumplido con lo requerido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
Por lo anterior, este Experto concluye que el párrafo 4(a)(ii) de la Política ha sido satisfecho por la Demandante. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Resulta evidente por el contenido del sitio web en disputa que el Demandado sabía que el mismo incorporaba la marca propiedad de la Demandante y de ahí que utilice el logo de la Demandante e imágenes de productos fabricados por la Demandante. Este Experto infiere también de las pruebas aportadas que este conocimiento antecede el registro del nombre de dominio en disputa, por cuanto tal y como se comentó arriba, el Demandado ya había registrado en el pasado un nombre de dominio que incorporaba la marca ZÜND propiedad de la Demandante. Lo anterior se hace más evidente como ya se dijo por el contenido del sitio Web. En este sentido, es necesario remarcar que en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa no se indica el verdadero origen de los productos ahí comercializados, asimismo tampoco indica en el sitio web que no se trata de un sitio relacionado con la Demandante, y con ello, está generando confusión en los usuarios con respecto al verdadero origen del mismo.
La Demandante afirma que el Demandado ha registrado y está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe y en una violación del párrafo 4(b)(iv) de la Política.
La Política determina que ciertas circunstancias que ahí se enumeran, pueden ser evidencia de mala fe, y la Política también es clara en que las circunstancias ahí enumeradas no excluyen otras que pueden también constituir mala fe.
El párrafo 4 (b)(iv) de la Politica indica que se considerará de mala fe si el nombre de dominio en disputa se utiliza para atraer con el fin de obtener un beneficio comercial a usuarios de Internet a su sitio de Internet o ubicación en línea, al crear una posibilidad de confusión entre la marca de la demandante y el origen, patrocinio, afiliación o aprobación de su sitio Web o de un producto en su sitio Web.
Este Experto estima que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con el fin de atraer para obtener un beneficio comercial a usuarios de Internet al crear una posibilidad de confusión con la marca de la Demandante. A falta de una justificación por parte del Demandado, resulta razonable inferir que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con la intención de confundir a los visitantes en cuanto a la fuente u origen del nombre de dominio en disputa o simplemente beneficiarse en algún momento de la reputación y prestigio de la marca ZÜND, propiedad de la Demandante. Este Experto estima que lo anterior constituye mala fe de conformidad con lo que determina la Política.
Así como también el silencio del Demandado y al no haber contestado dentro del presente expediente puede dar lugar a inferir mala fe en su actuar.
Por lo anterior, este Experto concluye que el tercer requisito de la Política ha sido satisfecho por la Demandante. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Francisco Castillo-Chacón
Experto Único
Fecha: Octubre 4, 2017
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