La Demandante es S.A.C.I. Falabella, con domicilio en Santiago de Chile, Chile, representada por Porzio Rios Garcia, Chile.
El Demandado es Raul Cusicuna, con domicilio en Lima, Perú. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Tucows Inc (el "Registrador"). 3. Iter Procedimental
La Demanda en español se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 7 de agosto de 2017. El 8 de agosto de 2017 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de agosto de 2017 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha del 11 de agosto de 2017 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha del 16 de agosto de 2017.
Dado que la Demanda fue presentada en español y el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa era el inglés, el 11 de agosto de 2017 el Centro envió una solicitud en inglés y en español para que las Partes envíen sus comentarios sobre el idioma del procedimiento. El 14 de agosto de 2017 la Demandante presentó su solicitud para que el español sea el idioma del procedimiento. El Demandado no presentó ninguna solicitud sobre el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda y la Demanda enmendada (denominadas conjuntamente como la "Demanda") cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado en inglés y en español, dando comienzo al procedimiento el 17 de agosto de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de septiembre de 2017. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de septiembre de 2017.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 25 de septiembre de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante dedica su actividad al campo del retail o comercio al por menor así como a otros servicios asociados como tarjetas de créditos, agencia de viajes o telefonía móvil. Encuentra sus orígenes en un pequeño establecimiento en 1889 y posteriormente regentado a través de la sociedad Demandante. La actividad se ha extendido a numerosos países como México, Argentina o Perú, entre otros. Cuenta con una plantilla de personal que roza los 140.000 empleados.
La Demandante es titular, entre otras, de las siguientes marcas registradas en Chile:
Nº Registro
Marca
Clase
Fecha de Solicitud
812.689
FALABELLA
35
24 de agosto de 2007
863.479
CMR
35
14 de octubre de 2008
1.214.227
CMR FALABELLA
35
5 de enero de 2016
861.553
38
23 de diciembre de 2008
1.214.236
36
5 de enero de 2016
860.197
16
23 de diciembre de 2008
861.552
36
23 de diciembre de 2008
1.214.233
38
5 de enero de 2016
1.214.234
41
5 de enero de 2016
1.214.237
38
5 de enero de 2016
Las marcas FALABELLA y CMR son marcas de amplia difusión en Sudamérica. La web "" presta servicios de ecommerce a consumidores con sitios dedicados especialmente a diferentes países como Perú. La tarjeta de crédito de la Demandante "CMR Falabella" se utiliza en el mercado desde 1980 y debe reconocérsele también un gran conocimiento por los consumidores. Las marcas de la Demandante gozan del valor de marca notoria.
El nombre de dominio en disputa se registró con fecha de 28 de abril de 2017. El nombre de dominio en disputa no resuelve a ninguna web por lo que se encuentra inactivo. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa reproduce su marca FALABELLA correspondiente a su actividad principal del retail o al por menor así como su marca CMR que es la tarjeta de crédito asociada a las actividades del grupo "Falabella".
Que la introducción del término "premia" no hace más que agravar la confusión que se genera con el nombre de dominio en disputa. Por tanto, defiende la Demandante que el Demandado se ha limitado a reproducir sendas marcas famosas como FALABELLA y CMR con adición de un término que carece de valor distintivo como es "premia". Entiende igualmente que el nombre de dominio en disputa causa confusión a los consumidores y supone un aprovechamiento del reconocimiento y fama de la Demandante.
Por otra parte, alega la Demandante que no mantiene ningún vínculo con el Demandado. Tampoco ha sido autorizado al Demandado a utilizar sus marcas como nombre de dominio. Y tampoco existe un uso del nombre de dominio en disputa . Además, mantiene la Demandante que no existen indicios de que el Demandado sea titular de marcas registradas idénticas o similares al nombre de dominio en disputa.
Mantiene la Demandante que el Demandado era conocedor de las marcas de su titularidad al momento de registro del nombre de dominio en disputa . Prueba de ello, mantiene la Demandante, que las marcas tienen el valor de marcas "famosas" así como el hecho de que el Demandado ocultara su identidad mediante la utilización de un servicio proxy.
Por lo demás, alega que el uso pasivo del nombre de dominio en disputa determina el cumplimiento definitivo de este tercer requisito. La aplicación de la doctrina de la tenencia pasiva vendría determinada por la notoriedad de las marcas, así como por la ocultación de los datos del titular.
Y finalmente, el Demandado ha facilitado datos incorrectos en relación al nombre de dominio
. Nombre de dominio que difiere del correspondiente al procedimiento en que añade una letra más, la "r". Respecto a este nombre de dominio la Demandante remitió carta de cese y desistimiento sin que la empresa de mensajería pudiera entregarlo por razón de que los datos del WhoIs eran incorrectos. Que se hicieron intentos de contactar con el Demandado vía teléfono móvil o correo electrónico y no se obtuvo respuesta. Aporta justificante del intento de envío. Y concluye, por todo lo anterior, que los datos facilitados por el Demandado son incorrectos o erróneos. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la demanda.
Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado, no implica per se una resolución favorable para la otra parte.
El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de dicha Política, así como en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0"). 6.1. Idioma del Procedimiento
De acuerdo con los artículos 10 y 11 del Reglamento sobre las facultades generales del Experto y sobre el idioma del procedimiento, se aceptan los escritos de Demanda en español. A tal efecto se tiene en cuenta el silencio del Demandado, la correcta notificación del inicio de procedimiento junto con la Demanda al Demandado, así como que la residencia del Demandado es en un país de habla española. Por ello, el Experto decide que sea el español el idioma en el que se emita la Decisión. 6.2. Cuestiones Sustantivas A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha demostrado ser titular de la marca CMR FALABELLA entre otras muchas. Hacemos notar que el análisis de este primer requisito se refiere exclusivamente a la comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa y que cuando la marca es reconocible se cumple con el requisito (ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7 que recoge el criterio mayoritario de las decisiones).
Por lo demás y de manera general, en el referido análisis no se tiene en cuenta el dominio de primer nivel
del nombre de dominio en disputa, en este caso ".com".
Por tanto, siendo palmario la reproducción de la marca CMR FALABELLA se cumple este primer requisito. La incorporación de un término como "premia" no aporta carácter distintivo al nombre de dominio en disputa (ver Alcatel Lucent v. Domains By Proxy, LLC / Bin G Glu, G Design,Caso OMPI No. D2016-1745) y, por ello, no se puede tener en cuenta al realizar el análisis de este requisito.
Por lo anterior, el Experto entiende que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con las marcas de la Demandante por lo que debe declararse cumplido este primer requisito en los términos del párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La Política exige a la Demandante que con los medios de prueba que tiene a su alcance aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos (Accor v. Eren Atesmen,Caso OMPI No. D2009-0701). Téngase en cuenta que el registro de un dominio per se no implica el reconocimiento de derechos o intereses legítimos a su titular (The Coca-cola Company v. Netitalia, S.L.,Caso OMPI No. D2005‑1139).
En el presente caso ha quedado probado que el Demandado desarrolla su actividad y es conocido bajo las marcas CMR y FALABELLA así como por la marca CMR FALABELLA de las que es titular.
Además, se admiten las alegaciones de la Demandante de que no tiene vínculo alguno con el Demandado, así como que éste no ha sido autorizado para registrar sus marcas como nombre de dominio. Así mismo se admite la alegación de la Demandante según la cual el Demandado carece de registro marcario idéntico o similar al nombre de dominio en disputa .
También ha podido comprobar el Experto que el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo.
Por tanto, podemos concluir que la Demandante ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. En estas circunstancias y siguiendo la doctrina mayoritaria, corresponde al Demandado facilitar las pruebas relevantes para establecer sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver sección 2.1 de la Sinópsis elaborada por la OMPI 3.0).
Sin embargo y a pesar de la correcta notificación del procedimiento el Demandado no se ha personado en el procedimiento. Por tanto, no han sido refutadas las alegaciones prima facie de la Demandante. Con todo y en opinión del Experto no existen en el expediente indicios que puedan llevar a concluir la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado.
Considerando lo anterior, el Experto concluye que la Demandante ha probado la concurrencia del segundo
de los requisitos establecidos por la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante ha conseguido demostrar que sus marcas tienen un uso extensivo y continuado que permite su calificación como marcas notorias. Siendo así es francamente improbable que el Demandado hubiese registrado a menos de haber sido consciente de la Demandante (ver Caesars World, Inc. v. Forum LLC,Caso OMPI No. D2005-0517).
Pero además ha quedado probado que las partes no tienen relación alguna y tampoco el Demandado ha sido autorizado para utilizar las marcas de la Demandante como nombre de dominio. En estas circunstancias parece razonable concluir que el registro se basó en un conocimiento previo de las marcas de la Demandante o sus actividades comerciales. (Ver L'Oréal v. Noorinet,Caso OMPI No. D2015-0755).
Por otra parte, y en relación al uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, la Demandante fundamenta su alegación en la tenencia pasiva. Esta doctrina encuentra su origen en la reiterada decisión en el procedimiento Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003.
El Experto tiene en cuenta las siguientes circunstancias en orden a valorar esta alegación de uso pasivo:
- las marcas de la Demandante son marcas notorias y la Demandante desarrolla su actividad en numerosos países incluido Perú;
- el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa;
- no existen pruebas o indicios de un uso actual o futuro de buena fe;
- el Demandado no respondió a la demanda;
Por tanto y en vista de lo anterior el Experto considera que la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa por el Demandado debe calificarse como de mala fe. Y, por ello, la Demandante ha conseguido demostrar este tercer requisito.
En consecuencia, el Experto entiende que se ha cumplido con el párrafo 4(a)(iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 4 de octubre de 2017
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