La Demandante es CNH Industrial America LLC, con domicilio en Racine, Wisconsin, Estados Unidos de América, representada por Arochi & Lindner, México.
La Demandada es Karla Rodríguez, con domicilio en Ciudad de México, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es 1&1 Internet SE. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de agosto de 2017. El 11 de agosto de 2017 el Centro envió a 1&1 Internet SE por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de agosto de 2017, 1&1 Internet SE envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 23 de agosto de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de septiembre de 2017. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 14 de septiembre de 2017.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 27 de septiembre de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa productora de equipos de agricultura que cuenta con una red de más de 4,900 agentes, distribuidores y concesionarios que operan en más de 170 países. Sus productos incluyen tractores, cosechadoras, equipo forrajero, equipo de aplicación, equipos de labranza y equipos de siembra.
La Demandante fue fundada en el año 1842. La Demandante es titular, entre otras, de las marcas CASE IH y CASE registradas en Estados Unidos de Ámerica, México y otras jurisdicciones. La marca CASE IH está registrada desde el año 1990.
Adicionalmente la Demandante es titular de los nombres de dominio , , , , , y .
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 17 de mayo de 2017. El nombre de dominio en disputa no direcciona a ninguna página web activa. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega que la marca CASE IH es reconocida a nivel mundial, incluyendo un amplio reconocimiento en México, particularmente en la industria de maquinaria agrícola. La Demandante explica que posee una amplia red de agencias y distribuidores en diversos países de lo cual se da cuenta en los anexos de prueba adjuntos a la demanda.
La Demandante alega que existe identidad o semejanza en grado de confusión entre sus marcas registradas y el nombre de dominio en disputa. Agrega que en el análisis de confusión se debe excluir tanto el ".com" como la palabra "agencia" en tanto no serían elementos distintivos del nombre de dominio en disputa.
La Demandante entiende que la palabra "agencia" significa "sucursal" y es sinónimo de "distribuidor" o "concesionario" (el equivalente a "dealer", en inglés) en un contexto relativo a la venta de vehículos de motor y refacciones. Señala que es precisamente con esa intención y significado descriptivo como fue registrado el nombre de dominio en disputa por la Demandada (palabra "agencia" + la reconocida marca de vehículos y maquinaria CASE IH) y como es utilizado en el perfil de Facebook "Agencia CASE IH" para hacer creer que la Demandada es CASE IH México o la "agencia" oficial autorizada en México de los productos CASE IH.
Asismimo la Demandante sostiene que el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa pues:
- el titular del nombre de dominio en disputa no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio.
- la marca CASE IH es famosa y notoriamente conocida, con más de 30 años en el mercado y la compañía tiene 175 años de existencia.
- el nombre "Karla Rodríguez" no está y nunca ha estado asociado con la compañía o la marca. Es la Demandante quien es asociada con las marcas y nombres de dominios CASE IH a nivel mundial, incluyendo México, correspondiendo al titular en todo caso demostrar lo contrario.
- el titular del nombre de dominio en disputa no es titular de ningún registro de marca que proteja el signo distintivo CASE IH y tampoco es licenciatario del mismo.
- la Demandada no ha utilizado el nombre de dominio en disputa para un sitio web y la forma en que lo usa no es en un contexto de buena fe de oferta de productos o servicios. El titular registró el nombre de dominio en disputa el 17 de mayo de 2017 y desde entonces no lo ha usado. Tal es así que el mismo no resuelve a ninguna página o sitio web y tampoco está archivado en la bitácora digital "Internet Archive Wayback Machine".
- el perfil de Facebook que el titular opera bajo el nombre "Agencia CASE IH" se hace pasar como el perfil oficial de la Demandante o "CASE IH México" o la "agencia" oficial autorizada en México de los productos la marca CASE IH de la Demandante, utilizando la marca y logotipo CASE IH sin autorización y el nombre de dominio en disputa () en combinación con la dirección del sitio web oficial en México de la marca CASE IH ("www./mexico/es-mx") y con información de la marca CASE IH copiada del perfil oficial de Facebook de "CASE IH México" (@caseihmexico). La publicación de fecha 6 de agosto de 2017 anuncia y ofrece en venta un tractor de la marca "New Holland", competidor directo de la Demandada.
- Todo lo anterior es llevado a cabo sin autorización alguna de la Demandante y, derivado de ello, el 7 de junio de 2017 la Demandante denunció el perfil en cuestión para su inhabilitación conforme a las políticas de infracción de derechos de propiedad intelectual de Facebook. Sin embargo, el 8 de junio de 2017 Facebook contestó que el perfil parece estar autorizado por la Demandante, lo que sólo puede concluirse al observar la inclusión de la dirección del sitio web oficial en México de la marca CASE IH ("www./mexico/es-mx"), de textos oficiales de la marca CASE IH y del uso del nombre de dominio en disputa como dirección electrónica de contacto.
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe en base a lo siguiente:
- la marca CASE IH es mundialmente reconocida, líder en su ramo y está registrada a nivel global, incluyendo en México, desde 1990, es decir, 17 años antes de que el titular registrara el nombre de dominio en disputa.
- al anunciarse como "Agencia CASE IH" en el perfil de Facebook y el nombre de dominio en disputa, vender productos de la marca CASE IH y utilizar la dirección del sitio web oficial de la marca CASE IH en México, se comprueba que el titular reconoce la marca CASE IH y que la Demandante vende sus productos a través de una red de agencias, distribuidores o concesionarios.
- al operar un negocio bajo el nombre "Agencia CASE IH" haciéndose pasar por la Demandante o CASE IH México, utilizando sin autorización las marcas y logotipos de la Demandante, usando el nombre de dominio en disputa como dirección electrónica de contacto y en combinación con la dirección del sitio web oficial de la marca CASE IH en México, utilizando textos copiados del perfil oficial de Facebook de la marca CASE IH, y anunciando y ofreciendo productos de competidores directos de la Demandante, todo ello de manera intencionada y con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a redes sociales, creando un escenario de inminente confusión con la marca de CASE IH en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su plataforma, su contenido y la actividad comercial que en ella se lleva a cabo, el titular está actuando de mala fe.
La Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
Conforme el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante deberá probar los elementos siguientes:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
(ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Conforme el párrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. A. Identidad o similitud confusa
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, la Demandante ha hecho una reseña y ha alegado la absoluta identidad o, al menos, semejanza hasta el punto de causar confusión entre sus marcas CASE IH y el nombre de dominio en disputa.
Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos.
El Experto considera que, efectivamente, existe una similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa , y la marca CASE IH de la Demandante.
La única diferencia existente entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa se refiere a la extensión ".com", característica funcional del nombre de dominio en disputa y el agregado de la palabra "agencia" y un guión "-" antes de la marca CASE IH dentro del nombre de dominio en disputa. El añadido de la palabra "agencia" no alcanza a evitar la similitud confusa (Elite Licensing Company SA, and Elite Model Management v. Ruben Arcas Paterna,Caso OMPI No. D2010-0653, donde se sostuvo que el uso del término agencia junto a la marca del demandante dentro del nombre de dominio era similar a la marca del demandante en ese caso).
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a)i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
Ninguno de estos supuestos se encuentran presentes en el caso bajo análisis, a saber:
- La Demandada no es conocida por el nombre de dominio en disputa. En efecto, el nombre de la Demandada es Karla Rodríguez y no utiliza a titulo de identificación la marca de la Demandante.
- No consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que la Demandada sea titular.
- La Demandada no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registró el nombre de dominio en disputa, oferta alguna de productos o servicios de buena fe en el nombre de dominio en disputa, ni tampoco un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a).ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que la Demandada haya registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe. De este modo, hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe de la Demandada tanto en el momento del registro del nombre de dominio en disputa como en su posterior utilización.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de los citados elementos en el presente caso.
En cuanto a la mala fe en el registro, este Experto interpreta que las circunstancias aportadas por la Demandante permiten considerar que la Demandada conocía la existencia de la Demandante y de su marca CASE IH pues: (i) la marca preexiste en más de dos décadas al registro del nombre de dominio y está registrada, entre otros países, en México, país de residencia de la Demandada, (ii) la Demandada agregó el término genérico "agencia" a la marca dentro del nombre de dominio en disputa, lo cual está relacionado con la estructura de distribuidores o agencias que la Demandante posee, (iii) la Demandada utilizó para el registro del nombre de dominio en disputa un correo electrónico de Gmail con el nombre "mexicocaseih" y (iv) se creó un perfil falso en la red social Facebook relacionado con el nombre de dominio en disputa donde existían anuncios de productos de la Demandante pero también de la competencia.
En virtud de ello el Experto entiende que la Demandada conocía la existencia de la marca de la Demandante al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.
Asimismo, en virtud de todo lo expuesto el Panelista entiende que al registrar el nombre de dominio en disputa, la Demandada ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante, lo que constituye un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
Por lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer y último elemento requerido en el párrafo 4.a)iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 12 de Octubre de 2017
Full & Egal Universal Law Academy