La Demandante es Inter Ikea Systems B.V. con domicilio en Amsterdam, Países Bajos, representada por Dumont, S.C., México.
El Demandado es Domain Privacy Service fbo Registrant con domicilio en Orem, Utah, Estados Unidos de América / Jorge Charles Coll con domicilio en Tampico, Tamaulipas, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es FastDomain, Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de noviembre de 2017. El 8 de noviembre de 2017 el Centro envió a FastDomain, Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de noviembre de 2017 FastDomain, Inc. envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta desvelando el nombre del registrante y los datos de contacto del titular del nombre de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 1 de diciembre de 2017 suministrando los datos del registrante y los datos de contacto desvelados por el Registrador, invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 5 de diciembre de 2017.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 7 de diciembre de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de diciembre de 2017. El Centro recibió un correo electrónico del Demandado el 15 de diciembre de 2017, y posteriormente, el 22 de diciembre de 2017, el Centro mandó un correo electrónico para informar a las Partes de la posibilidad de suspender el procedimiento para que las Partes pudiesen discutir un eventual acuerdo de resolución. La Demandante solicitó la suspensión el 22 de diciembre de 2017 y el Centro suspendió el procedimiento el 27 de diciembre de 2017. La Demandante solicitó la restitución del procedimiento el 24 de enero de 2018. El procedimiento fue restituido el 29 de enero de 2018, con el nuevo plazo para presentar el Escrito de Contestación finalizado el 3 de febrero de 2018. El 5 de febrero de 2018, el Centro notificó a las Partes el comienzo del procedimiento del nombramiento del Experto.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de febrero de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de una serie de registros marcarios contenedores del término IKEA y de, entre otras, las marcas mexicanas 382752 IKEA y 1551128 IKEA, ambas en clase 20, desde fechas 5 de septiembre de 1990 y 30 de junio de 2015, respetivamente.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 25 de febrero de 2017, y resuelve a una página web mediante la cual el Demandado ha puesto a disposición del público en general productos para el hogar.
5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:
- La Demandante es titular a nivel internacional de innumerables registros marcarios contenedores del término IKEA y, entre otras, de las marcas mexicanas 382752 IKEA y 1551128 IKEA, desde fechas 5 de septiembre de 1990 y 30 de junio de 2015, respetivamente, mucho antes del registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa.
- La marca IKEA, titularidad de la Demandante, es un signo distintivo altamente reconocido dentro de la industria de productos para el hogar, gracias a la gran cantidad de publicidad y difusión conferida a la misma a nivel mundial.
- El nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad la marca de la Demandante, a la que se añaden únicamente los términos “nordic” e “imports” y el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com”.
- La Demandante no ha otorgado su consentimiento al Demandado para usar sus marcas de ningún modo, circunstancia que pone de manifiesto la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.
- Al incorporar en el nombre de dominio en disputa una marca notoriamente conocida en su totalidad, el Demandado pretende engañar al público consumidor, haciendo que éste llegue a concluir que a través del nombre de dominio en disputa, podrá adquirir productos fabricados por la Demandante, de la calidad y renombre en el mercado de la Demandante, y así hacerse con un lucro al cual no tiene derecho, circunstancia que acredita la inexistencia de argumento alguno que presuma la utilización del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos y/o servicios.
- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa en fecha 25 de febrero de 2017 (casi 27 años después de haber sido registradas, usadas y publicitadas las marcas propiedad de la Demandante), mediante el cual ha puesto a disposición del público en general productos para el hogar, comercializados bajo la marca IKEA, utilizando el diseño característico de sus productos.
- El Demandado hace un uso ilegítimo del nombre de dominio en disputa, obteniendo un lucro al atraer usuarios a su sitio web, al que no tiene derecho. El Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa con la intención de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web, creando confusión con la marca IKEA, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web.
Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa. B. Demandado
El Demandado no contestó formalmente a la Demanda. Sin embargo, en fecha 15 de diciembre de 2017, el Demandado remitió un correo electrónico al Centro con el siguiente contenido:
“1. El dominio en cuestión es parte de un ejercicio académico de ecommerce que no busca lucrar con la venta de algún producto. 2. La venta en cuestión que a la que se hace referencia en el documento (Biombo IKEA PS 2017) fue cancelada después de haberse recibido y el importe pagado fue rechazado y reintegrado al comprador. Anexo evidencia de que dicha transacción nunca se concretó, en ella pueden observar que el estatus es: Rechazado (Denied). También lo pueden corroborar en la cuenta de Paypal de donde se hizo la compra. 3. La página web en cuestión ha sido dada de baja del servidor de Bluehost y el dominio en cuestión ha sido dado de baja también. 4. No tengo interés en conservar el dominio en cuestión, por lo que se dieron instrucciones a Bluehost de no renovar la propiedad del dominio. 5. Finalmente, por este medio y de iniciativa propia les hago llegar el código EPP para que puedan solicitar el dominio a Bluehost, EPP Code: GRXS-481-526-887.”
6. Debate y conclusiones
Conforme el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante deberá probar los elementos siguientes:
(i) que el nombre de dominio sea idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza por el Demandado de mala fe.
Conforme el párrafo 15(a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable. A. Idioma del Procedimiento
En el presente procedimiento, y pese a que el acuerdo de registro fuese el inglés, la Demandante solicitó en su escrito de Demanda que el idioma del procedimiento fuese el español. Y ello, sobre la base de las siguientes alegaciones:
- De una simple lectura del contenido alojado en el nombre de domino en disputa se desprende que el mismo se encuentra en idioma español, dirigido a público latinoamericano, cuya lengua materna es el español.
- La persona que ejerce actos de comercio en el nombre de dominio en disputa se identifica como Jorge Alberto Charles Coll, de nacionalidad mexicana, con domicilio en Tamaulipas, México, estado cuya lengua oficial es el español.
- El precio del producto adquirido por la Demandante en el proceso de compra instado en el sitio web alojado en el nombre de dominio en disputa se estableció en pesos mexicanos, lo que confirma su vínculo con el idioma español, lengua oficial de México.
A dicha solicitud realizada por la Demandante, el Demandado nunca contestó.
Así las cosas, el Centro decidió 1) aceptar la Demanda en español, tal y como fue presentada; 2) aceptar, llegado el caso, el Escrito de Contestación en cualquiera de los idiomas, español o inglés; 3) el nombramiento de un Experto familiarizado con ambos idiomas.
A la vista de las anteriores circunstancias, sumadas al hecho de que las distintas comunicaciones dirigidas al Centro por el Demandado han sido siempre en idioma español, el Experto decide que el idioma del procedimiento sea el español. B. Identidad o similitud confusa
La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en la Política, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio sea idéntico o confusamente similar con una marca sobre el que la Demandante alega tener derechos.
En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular de una serie de registros marcarios que incluyen el término IKEA.
Constatada la existencia de derechos de marca a favor de la Demandante, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con la marca de la Demandante.
En el presente procedimiento, al evaluar la similitud entre el nombre de dominio en disputa con la referida marca de la Demandante se arroja el resultado de que el primero se compone de la marca IKEA y de los términos de diccionario en idioma inglés “nordic” e “imports”, por lo que resulta evidente la similitud entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa.
Siguiendo lo tradicionalmente aceptado en estos casos, el Experto no tomará en cuenta el gTLD “.com” en su análisis del primer elemento (Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), párrafo 1.11.1).
El nombre de dominio en disputa incluye en su totalidad la marca IKEA, lo cual es suficiente para determinar que, a los fines de la Política, existe similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca registrada IKEA de la Demandante en la que ésta tiene derechos en virtud de su registro marcario.
La Demandante, pues, ha cumplido a juicio del Experto con el requisito previsto por el párrafo 4(a)(i) de la Política. C. Derechos o intereses legítimos
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado recae sobre la Demandante, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Política en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Demandado. Por lo tanto, se requiere que la Demandante acredite que prima facie el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez acreditada tal circunstancia, es al Demandado a quien corresponde aportar pruebas para establecer que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Demandado no aportara dichas evidencias, entonces se entenderá que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4(a)(ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, OMPI Caso No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb,Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings,Caso OMPI No. D2005-0899).
La Demandante sostiene que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa y que no le ha concedido autorización alguna al Demandado para el uso de su marca IKEA como nombre de dominio ni para ningún otro uso, lo cual es atentatorio de los derechos marcarios de la Demandante.
Por otra parte, el Demandado no es conocido en el tráfico mercantil o económico o en el propio de Internet, bajo el nombre de dominio en disputa.
Por ello, entiende el Experto que la Demandante ha acreditado que prima facie el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que corresponde al Demandado aportar alegaciones o evidencias.
Por su parte, el Demandado en un correo electrónico no rebatió las alegaciones de la Demandante y por lo tanto no acreditó tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, tal como le hubiera correspondido hacer en estas circunstancias.
A mayor abundamiento, conforme a las evidencias presentadas, no hay prueba alguna que permita sostener que (i) el Demandado es conocido generalmente como individuo, organización o negocio por el nombre de dominio en disputa, o (ii) ha utilizado el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios, o (iii) haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca. Los argumentos del Demandado, respecto de que se registró el nombre de dominio en disputa como “parte de un ejercicio académico de ecommerce” y que la venta a la que se refiere la Demandante fue cancelada, no son suficientes para que se desprendan derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.
Todo ello lleva a concluir que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4(a)(ii).
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
A tenor de lo preceptuado por la Política, la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, la Demandante ha logrado acreditor que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante, aprovechándose de su buen nombre y reputación.
Asimismo, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de la marca de la Demandante (véanse, por ejemplo, Soria Natural, S.A. v. Vicenc Roig Ribas,Caso OMPI No. D2004 0803, Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco José,Caso OMPI No. D2003-0675).
En el presente procedimiento, y a la vista del expediente, el Experto entiende que el registro del nombre de dominio en disputa se produjo por razón de la notoriedad y prestigio de la marca IKEA, concluyéndose en consecuencia que el registro del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Demandado.
Y es que difícilmente el Demandado podría haber desconocido a la Demandante y su actividad, como así también su marca cuando registró el nombre de dominio en disputa, máxime cuando ha quedado acreditado que el Demandado ofrecía productos de hogar, sector en el que opera la Demandante, en el sitio web alojado en el nombre de dominio en disputa. Por ello, cabe presumir que registró el nombre de dominio en disputa para generar confusión en el consumidor y beneficiarse con el prestigio de la marca de la Demandante, lo que es evidencia de la mala fe del Demandado.
A ello se suma el hecho de que el propio Demandado afirmaba en escrito dirigido al Centro que “el dominio en cuestión es parte de un ejercicio académico de ecommerce que no busca lucrar con la venta de algún producto”, lo cual no niega su conocimiento de la marca de la Demandante, sino más bien todo lo contrario, viene a corroborar su conocimiento de la misma.
El Experto considera que, dadas las circunstancias del caso, teniendo en cuenta la naturaleza del nombre de dominio en disputa y que el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para gestionar la compraventa de productos bajo la marca de la Demandante, el Demandado habría utilizado el nombre de dominio en disputa para causar confusión por asociación en la identidad de la Demandante.
En virtud de lo expuesto, el Experto concluye que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Por lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer y último elemento requerido en el párrafo 4(a)(iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Alejandro Touriño
Experto Único
Fecha: 14 de marzo de 2018
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