La Demandante es MAHOU, S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por Abril Abogados, España.
El Demandado es Private Whois, Knock Knock WHOIS Not There, LLC, con domicilio en Beaverton, Orlando, Estados Unidos de América / Manuel Morales, Spanische Gastronomie, con domicilio en Zurich, Suiza. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Automattic Inc. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó en español ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de noviembre de 2017. El 23 de noviembre de 2017 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de diciembre de 2017 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta, develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica en español y en inglés a la Demandante en fecha 6 de diciembre de 2017, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 9 de diciembre de 2017.
El Centro envió una comunicación en español y en inglés a las Partes el 6 de diciembre de 2017 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud en inglés para que el idioma del procedimiento fuera el español el 9 de diciembre de 2017. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda, junto con la Demanda enmendada (en adelante denominadas conjuntamente como la “Demanda”), cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 12 de diciembre de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de enero de 2018. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 2 de enero de 2018. El Demandado envió un Escrito de Contestación en español fuera del plazo otorgado para ello en fecha 11 de enero de 2018. El 11 de enero de 2018 la Demandante envió una comunicación electrónica al Centro oponiéndose a la admisión del Escrito de Contestación por haber sido presentado fuera de plazo.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de enero de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una fabricante española de cerveza. Cervezas Alhambra fue fundada en 1925. En el año 1994 surge la cerveza Alhambra Reserva 1925.
La Demandante es titular, entre otros, de los siguientes registros marcarios:
Marca internacional designando entre otros a Suiza número 678043 ALHAMBRA, registrada el 7 de agosto de 1997.
- Marca de la Unión Europea (“UE”) 003572261 ALHAMBRA, registrada el 13 de junio de 2005.
Marca de la UE 011494697 CERVEZAS ALHAMBRA RESERVA 1925, registrada el 13 de junio de 2013.
Marca de la UE 013692967 ALHAMBRA TRADICIONAL, registrada el 25 de mayo de 2015.
El nombre de dominio en disputa es usado para una web que promociona la cerveza Alhambra Reserva 1925 en idiomas alemán, español e inglés.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 1 de junio de 2017. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Respecto de la identidad o similitud confusa del nombre de dominio en disputa con una marca sobre la que la Demandante tiene derechos, la Demandante afirma en su Demanda:
- Que tiene derechos sobre la marca ALHAMBRA (incluida la combinación con el vocablo “reserva”) anteriores a la solicitud del nombre de dominio en disputa.
- Cuando el nombre de dominio en disputa incorpora en su integridad la marca (en este caso ALHAMBRA) el nombre de dominio en disputa se considera idéntico o confusamente similar a los efectos de la Política. Esta identidad se ve reforzada por el hecho de que existen registros de marca que incorporan “alhambra” y “reserva” y que además “reserva” en castellano es un término descriptivo de la calidad del producto (en este caso, cerveza).
- Como demuestra la documentación aportada la marca ALHAMBRA puede considerarse una marca notoria según el artículo 6 bis del Convenio de París es decir, un signo distintivo en el comercio conocido por la generalidad del público consumidor y por tanto merecedor de una protección reforzada en tanto este renombre es fruto de una intensa promoción e inversión en publicidad y difusión.
- El nombre de dominio en disputa controvertido identifica una web que aparenta estar autorizada por la Demandante.
Respecto a la existencia de derechos o intereses legítimos la Demandante afirma:
- El Demandado no tiene relación con la Demandante de ningún tipo.
- Los contenidos de la web y perfiles sociales que se identifican con el nombre de dominio en disputa o alusiones a este y ALHAMBRA son un pretexto para aparentar una falsa imagen de oficialidad o autorización de la Demandante.
- Cualquier relación que el Demandado alegue tener – cierta o falsa – con el distribuidor de cervezas ALHAMBRA es irrelevante a los efectos de establecer intereses legítimos en los términos del segundo requisito de la Política. En este sentido, el test del caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903, no resulta aplible al presente caso.
Respecto al registro y uso de mala fe:
- El registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe.
- El Demandado conoce la existencia de derechos previos a favor de la Demandante.
- Hay mala fe tanto en la solicitud como en el uso del nombre de dominio en disputa por cuanto se utiliza (y ha sido utilizado) para promocionar el producto de la demandante sin su autorización en el territorio y aprovechándose del prestigio y reputación de la marca sin distinguir claramente la identidad de la persona física o jurídica que está detrás de esa oferta.
- El Demandado oculta su verdadera identidad como titular del nombre de dominio en disputa bajo el pseudónimo Fernando Sánchez de Tovar. La Demandante explica que Fernando Sanchez de Tovar fue un militar y marino español del siglo XIV.
La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante dentro del plazo concedido.
Fuera del plazo para contestar la Demanda, el Demandado envió un correo electrónico al Centro en el cual explicaba lo siguiente: (i) que a finales de 2013 conoció al Importador Oficial de Cervezas Mahou en Suiza, al que habría ayudado a introducir la cerveza “1925” en el punto de venta donde antaño trabajaba; (ii) a mediados de 2016 se planteó tantear la posibilidad de comercializar la cerveza “1925” en la parte alemana de Suiza, empezando por Zürich; (iii) el primer trimestre de 2017 intentó sin éxito ponerse en comunicación con el departamento de marketing o de exportación de la Demandante; (iv) en junio de 2017 registró el nombre de dominio en disputa; (v) la marca de la Demandante carece de reputación o prestigio en Suiza; (vi) a través del nombre de dominio en disputa trabajan el posicionamiento de la marca de la Demandante, bien podría gestionar las Reservas de entradas a la Alhambra (el monumento histórico) o bien las Reservas del Bar Café Alhambra, sito en St. Gallen (Suiza); (vii) no ha existido ocultación de identidad, habiendo estado el teléfono del Demandado a disposición de la Demandante; (viii) se ha evitado una imagen de oficialidad en el contenido del nombre de dominio en disputa; (ix) en el nombre de dominio en disputa donde tienen alojada la web también tienen asociado un “CRM”, perfiles sociales y un correo de contacto para los clientes. Solicita el rechazo de la demanda. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio en disputa respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos; y
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso. A. Cuestiones procesales A.1. Idioma del procedimiento
De acuerdo al Reglamento, párrafo 11.a), “[…] el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.”
La Demandante declara que el idioma del acuerdo de registro es inglés. No obstante la Demandante solicitó que el procedimiento se tramite en español en virtud de los siguientes hechos: (i) La Demandante ha mantenido conversaciones telefónicas en castellano con quién dice ser titular del nombre de dominio en disputa, (ii) el contenido del nombre de dominio en disputa está disponible en castellano, (iii) el nombre de dominio en disputa incluye la palabra “reserva”, término en castellano, (iv) la Demandante considera que el verdadero titular es un nacional español expatriado en Suiza.
En el presente caso la Demanda se presentó en español y la Demandante solicita que ese sea el idioma del procedimiento. La Demandada ha contestado en idioma español. Ambas partes han demostrado su capacidad de comprender el idioma español y se ha expresado en dicho idioma. Por lo tanto el Experto decide que el procedimiento y la decisión se tramite y se dicte en español. A.2. Escrito de contestación fuera de plazo
El Demandado ha presentado su contestación fuera de plazo, y la parte Demandante ha solicitado su rechazo por haber sido presentado fuera del plazo legal.
El Experto recuerda que el Reglamento proporciona a las partes una oportunidad justa para presentar su caso en los tiempos establecidos, por lo que la aceptación de un escrito de contestación presentado fuera del plazo previsto por el Reglamento, tal y como ocurre en el presente caso, sólo debería ser aceptado en circunstancias excepcionales.
El Demandado en este caso ha solicitado que el escrito de contestación presentado fuera de plazo sea aceptado para su defensa. En aras de la exhaustividad, y teniendo en cuenta que el Demandado no se encuentra representado legalmente por abogados, el Experto decide aceptar su presentación en forma excepcional. En todo caso, teniendo asimismo en cuenta las manifestaciones efectuadas por la Demandante frente a la aceptación del escrito del Demandado, el Experto desea indicar que no ha considerado necesario otorgar una oportunidad de réplica una vez analizadas las alegaciones realizadas en el escrito inicial de Demanda. B. Identidad o similitud confusa
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, la Demandante ha hecho una reseña de las diversas marcas de las que es titular y ha alegado la absoluta identidad o, al menos, similitud confusa entre sus marcas ALHAMBRA, CERVEZAS ALHAMBRA RESERVA 1925 y ALHAMBRA RESERVA 1925 y el nombre de dominio en disputa .
Para apreciar la similitud entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante hay que partir de una comparación objetiva entre ambos.
El Experto considera que, efectivamente, existe similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante que contienen los términos “alhambra” y “reserva”.
Las únicas diferencias existente entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa se refieren a la extensión “.com”, característica funcional de un nombre de dominio, el guión que separa los términos “alhambra” y “reserva” en el nombre de dominio en disputa y que no se incluye el término “cervezas” y/o “1925” en el nombre de dominio en disputa.
El Demandado sostiene que tanto la Demandante como su producto carecen de reputación o prestigio en Suiza. El Experto nota que las marcas de la Demandante están registradas tanto en España como en la Unión Europea. Al respecto se recuerda que para cumplir con el primer requisito de la Política, alcanza prima facie con tener un derecho marcario sin importar donde está registrado o concedido el mismo (ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), sección 1.2).
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a.i) de la Política. C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio en disputa o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
El Experto nota que el Demandado no ha conseguido rebatir las afirmaciones de la Demandante, anteriormente expuestas, en cuento a su carencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Por tanto, habiendo probado prima facie la Demandante la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado, le correspondía al Demandado aportar pruebas para establecer que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cosa que no ha ocurrido (ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.1).
Tras haber analizado las circunstancias del caso, el Experto considera que que ninguno de estos supuestos contemplados en el párrafo 4.c) de la Política se encuentra presentes en el caso bajo análisis, a saber:
- No consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que el Demandado sea titular.
- Siendo el nombre de dominio en disputa casi idéntico a las marcas de la Demandante, y ante el potencial riesgo de confusión por asociación del nombre de dominio en disputa con la Demandante y sus marcas, el Experto considera que el alegado uso del nombre de dominio en disputa como web o asociado con un “CRM” o perfiles sociales y un correo de contacto para sus clientes (que serían potenciales consumidores de productos de la Demandante) no es un uso del que se puedan derivar derechos o intereses legítimos.
- El Demandado no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registró el nombre de dominio en disputa, oferta alguna de productos o servicios de buena fe en el nombre de dominio en disputa. El hecho que el Demandado unilateralmente y sin consentimiento del titular marcario haya optado por registrar un dominio y crear una web que aparenta ser del Demandante, o que puede dar lugar a confusión en cuanto a la existencia de una relación entre el titular del nombre de dominio en disputa y la Demandante, en modo alguno le da derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
A mayor abundamiento, en este caso tampoco resultaría aplicable la doctrina de los casos Oki Data Americas, Inc. v. ASD Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903. En este caso concreto no surge del sitio web del Demandado la explicación de su vinculación con la Demandante y el sitio aparenta ser la web oficial de la Demandante en Suiza o guardar relación con la Demandante.
Para concluir, ninguno de los argumentos intentados por el Demandado en su contestación logran refutar las afirmaciones del Demandante en cuanto a que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a).ii) de la Política. D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que el Demandado haya registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del nombre de dominio en disputa como en su posterior utilización.
Si bien la Política no lo define, puede sostenerse que la mala fe es la constatación de un hecho concreto: que el sujeto conoce o no un estado de cosa determinado. A continuación se analizará la eventual concurrencia de los citados elementos en el presente caso.
En cuanto a la mala fe en el registro, este Experto interpreta que las circunstancias permiten considerar que el Demandado conocía la existencia de la Demandante y sus marcas pues el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca ALHAMBRA de la Demandante y casi en su totalidad las restantes marcas de la Demandante, siendo además prácticamente coincidente el nombre de dominio en disputa con el nombre del producto de la Demandante “Alhambra Reserva 1925” al se refiere en varias ocasiones en la web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa.
En cuanto a la mala fe en el uso, el Experto ha visitado el nombre de dominio en disputa y ha podido comprobar que el mismo contiene imágenes de la cerveza propiedad de la Demandante, con referencia a la marca y sin aclarar en modo alguno la procedencia del sitio, lo cual da la impresión de ser un sitio oficial de la Demandante o guardar algún tipo de relación con la Demandante. Todo ello, permite inferir a este Experto la mala fe y considerar además que esta actuación coincide con el supuesto de hecho descrito por el párrafo 4.b)iv) de la Política: “El demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web”.
Por todo ello, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa se registró y se usa de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 22 de enero 2018
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