Il Ricorrente è Edmund Frette S.À R.L. di Luxembourg, Luxembourg, rappresentato da Barzanò & Zanardo Milano SpA, Italia.
Il Resistente è Marco Maranella di Teramo, Italia. 2. Il nome a dominio e il Registrar
Il nome a dominio contestato è registrato presso la società Register.IT SPA (il “Registrar”). 3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 27 novembre 2017 via email. Il 27 novembre 2017, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 27 novembre 2017, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto. Il Ricorrente ha trasmesso al Centro una modifica al Ricorso in data 5 dicembre 2017.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche de una modifica al Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 12 dicembre 2017, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 1 gennaio 2018. Il Resistente non ha fatto pervenire una Risposta formale. Il 3 gennaio 2018, il Centro ha ricevuto una communicazione dal Resistente. Il 5 de gennaio 2018, il Centro ha notificato l’inadempienza del Resistente.
Il Centro ha nominato, in data 23 gennaio 2018, Richard Hill quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7. 4. I presupposti di fatto
Il Ricorrente è attiva nel seltore della vendita di biandreria par la casa di lusso fin dal 1860.
Il Ricorrente à titolare del marchio FRETTE del Unione Europea, registrato nel 2003.
Il nome a dominio contestato è stato registrato il 13 dicembre 2016.
Il Ricorrente non ha autorizzato il Resistente ad utilizzare il marchio FRETTE.
Il nome a dominio contestato reindirizza al sito ufficiale del Ricorrente “”. Il Resistente dice di aver subito un furto di identità e di essere totalmente estraneo ai fatti di questo Ricorso. 5. Argomentazioni delle parti A. Ricorrente
Il Ricorrente dice essere una societá attiva nel settore della vendita di biancheria per la casa di lusso con il marchio FRETTE, fin dal 1860. Negli anni il marchio FRETTE ha raggiunto una notevole notorietà nel proprio settore di riferimento, operando con più di 100 boutique nel mondo oltre che con un e-shop. Il Ricorrente è titolare di numerose registrazioni di marchi nazionali, dell’Unione Europea ed internazionali per il marchio FRETTE. In Italia FRETTE risulta protetto fin dal 1971.
Il Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato è confondibilmente simile ai marchi del Ricorrente. Ed infatti esso è composto dal noto marchio del Ricorrente combinato con il prefisso geografico “eu” ed il termine generico e privo di carattere distintivo “store”. Il prefisso “eu” corrisponde alla sigla internazionale per l’Unione Europea ed è da considerarsi, quindi, un mero elemento descrittivo. Il Ricorrente cita precedenti decisioni per appogiare i suoi argomenti.
Il Ricorrente dice non avere autorizzato il Resistente ad utilizzare il proprio marchio FRETTE. Il Resistente non è comunemente conosciuto con il nome a dominio. Il nome a dominio reindirizza (in modo occulto) al sito ufficiale del Ricorrente; non vi è dunque alcun offerta di beni e servizi che, invece, vengono commercializzati direttamente nel sito ufficiale del Ricorrente. Né tale uso può definirsi legittimo e non commerciale in quanto spetta esclusivamente al Ricorrente o a soggetti da essa autorizzati, stabilire quali domini possano reindirizzare sul proprio sito ufficiale. Peraltro, visto che la scelta di reindirizzare il nome a dominio sul sito ufficiale del Ricorrente è del Resistente, nulla esclude che questi possa scegliere di reindirizzare altrove il nome a dominio (ad esempio su siti di diretti competitori). Infine, è probabile che il Resistente lucri sul nome di dominio sfruttando la notorietà del marchio FRETTE, attraverso dei pay-per-click. Il Ricorrente cita precedenti decisioni per appogiare i suoi argomenti.
Secondo il Ricorrente, il re-indirizzamento al sito ufficiale del Ricorrente (peraltro realizzato in modo occulto) costituisce un indice di mala fede come confermato da precedenti decisioni UDRP. Ed infatti tale reindirizzamento è fuori dal controllo del Ricorrente che, invece, dovrebbe essere l’unico soggetto legittimato a stabilire quali domini possano condurre al proprio sito ufficiale. Peraltro, è probabile che il Resistente abbia scelto di utilizzare il nome a dominio per reindirizzare al sito ufficiale del Ricorrente, allo scopo di legittimarsi presso gli utenti internet per poi re-indirizzare il nome a dominio a siti di diretti competitors. La stessa possibilità che un nome a dominio contenente il marchio FRETTE possa re-indirizzare a siti di competitori, senza alcuna autorizzazione del titolare del marchio, è una circostanza sufficiente a dimostrare l’uso in mala fede. Il inoltre, non si può escludere che il Resistente, attraverso tale re-indirizzamento, possa entrare in possesso di dati personali ed informazioni finanziarie di utenti che effettuino degli acquisti sul sito ufficiale del Ricorrente. E, come già detto, non si può escludere che il Resistente abbia registrato il nome a dominio contestato per fini di lucro, attraverso dei pay per click oppure con l’obiettivo di cederlo a terzi. Il Ricorrente cita precedenti decisioni UDRP per appogiare i suoi argomenti. B. Resistente
Il Resistente non ha presentato alcuna Risposta. Però, in un e-mail del 3 gennaio 2018, Il Resistente dice di aver subito un furto di identità e di essere totalmente estraneo “ai fatti cui il ricorso fa riferimento”. 6. Motivi della decisione
Il paragrafo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede. A. Identità o somiglianza tale da indurre a confusione del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente
Il nome a dominio contestato è composto dal marchio del Ricorrente combinato con il prefisso geografico “eu” ed il termine generico inglese e privo di carattere distintivo “store”. E costante che l’aggiunta di un elemento descrittivo o generico al marchio è insufficiente ad evitare il rischio di confusione. Vedi F. Hoffmann-La Roche AG v. MFS Holdings,Caso OMPI No. D2010-0307; Allianz Global Investors of America, L.P. and Pacific Investment Management Company (PIMCO) v. Bingo-Bongo,Caso OMPI No. D2011-0795; Hoffmann-La Roche Inc. v. Wei-Chun Hsia,Caso OMPI No. D2008-0923.
Quindi il Collegio considera che il nome a dominio contestato è simile al punto tale da indurre a confusione con il marchio del Ricorrente. B. Assenza di diritti o d’interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato
Il Ricorrente non ha autorizzato il Resistente ad utlizzare il suo marcho. Il Collegio rileva che il nome a dominio contestato non corrisponde alla denominazione del Resistente, né quest’ultimo ha dato prova alcuna di essere titolare di diritti di privativa industriale o altro titolo su tali denominazioni.
Il nome a dominio contestato reindirizza (in modo occulto) al sito ufficiale del Ricorrente. Questo non è un legittimo utilizzo non commerciale e corretto del nome di dominio, in particolare perchè tale utilizzo potrebbe risultare in guadagni economici, o fuorviare i consumatori o infangare il marchio del Ricorrente. Vedi Altavista Company v. Brunosousa, aka Bruno Sousa,Caso OMPI No. D2002-0109.
Il Collegio considera che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi nel nome a dominio contestato. C. Registrazione e Uso in Malafede
Come già detto, il nome a dominio contestato reindirizza (in modo occulto) al sito ufficiale del Ricorrente. Questo è una indicazione di registrazione e uso in malafede, in particolare perchè tale utilizzo potrebbe risultare in guadagni economici, o fuorviare i consumatori o infangare il marchio del Ricorrente. Vedi Altavista Company v. Brunosousa, aka Bruno Sousa,Caso OMPI No. D2002-0109.
Inoltre, il Resistente dice di aver subito un furto di identità e di essere totalmente estraneo ai fatti di questo Ricorso. Quindi il Collegio considera che le informazioni fornite al Registar sono false. Questo è una indicazione di registrazione e uso in malafede. Vedi Quixtar Investments, Inc v. Smithberger and QUIXTAR-IBO,Caso OMPI No. D2000-0138; Ticketmaster Corporation v. Dmitri Prem,Caso OMPI No. D2000-1550; The Knot, Inc. v. In Knot We Trust LTD,Caso OMPI No. D2006-0340.
Per queste ragioni, il Collegio considera che il Resistente ha registrato ed usato il nome a dominio contestato in malafede nel senso della Policy. 7. Decisione
Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore del Ricorrente del nome a dominio contestato .
Richard Hill
Membro Unico del Collegio
Data: 23 gennaio 2018
Full & Egal Universal Law Academy