La Demandante es The Coca-Cola Company, con domicilio en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Bates & Bates LLM, Estados Unidos.
El Demandado es Gerardo Signoret, con domicilio en Ciudad de México, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Degistrador del nombre de dominio en disputa es AKKy una división de NIC México. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de diciembre de 2017. El 15 de diciembre de 2017 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de diciembre de 2017 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de enero de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de enero de 2018. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 19 de enero de 2018. La Demandante envió un correo electrónico al Centro el 22 de enero de 2018.
El Centro nombró a Pablo Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de febrero de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una de las compañías con mayor reputación a nivel mundial. COCA-COLA es la marca por antonomasia; la marca renombrada por excelencia y, sin lugar a dudas, una de las marcas más importantes y con mayor prestigio internacional.
La Demandante es titular de la marca COCA-COLA registrada en numerosos países en el mundo, incluyendo México. COCA-COLA es una de las marcas más reconocidas en el mundo lo cual ha sido reconocido por numerosas decisiones adoptadas bajo la Política.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 11 de abril de 2017.
El nombre de dominio no se encuentra en uso. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene lo siguiente
- La marca COCA-COLA utilizada en el nombre de dominio en disputa es confusamente similar, empaña y diluye las marcas registradas de la Demandante.
- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 11 de abril de 2017, casi 23 años después de que la empresa The Coca-Cola Company creara su nombre de dominio .
- El Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
- Una vez que se establece un caso prima facie, la carga de la producción se desplaza al demandado para que presente alegaciones o pruebas que demuestren derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Si el demandado no presenta tales acusaciones o pruebas apropiadas, generalmente se considera que el demandante ha cumplido el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe para beneficiarse del nombre de dominio de la Demandante.
- El mero registro de un nombre de dominio que sea idéntico o confusamente similar a una marca registrada famosa o ampliamente conocida por una entidad no afiliada puede en sí mismo crear una presunción de mala fe conforme Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), sección 3.1.4.
- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa principalmente con el propósito de vender, alquilar, o transferir el registro del nombre de dominio a la Demandante o a un competidor de la Demandante por una contraprestación valiosa que supere los costos de bolsillo documentados directamente relacionados con el nombre de dominio (párrafo 4(b)(i) de la Política).
- En mayo de 2017, el Demandado ofreció vender el nombre de dominio en disputa a la Demandante por la suma de USD 85,000. El Demandado luego redujo su precio a USD 50,000.
- La Demandante concluye que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe de acuerdo a la doctrina de la tenencia pasiva cuando: (1) el Demandado no hizo uso comercial del nombre de dominio en disputa; (2) la Demandante tenía una marca registrada establecida y notoriamente conocida; y (3) el Demandado está tratando de recibir el pago de la Demandante por el nombre de dominio en disputa.
- Solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa. B. Demandado
El Demandado contestó la demanda y expresó que el nombre de dominio en disputa estaba disponible en Internet y por eso lo registró. Añadió que al adquirirlo no recibió ningún aviso de que podrían existir problemas legales y por eso concretó la operación. Alega que recibió una intimación de la Demandante y que a través de su abogado ofreció transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante, pero que nunca exigió el pago de suma alguna de dinero a la Demandante. Concluye que su oferta de transferencia nunca fue respondida.
La contestación del Demandado concluyó consintiendo el remedio de la transferencia pero sujeto al pago de gasto del registro del nombre de dominio en disputa como así también de los gastos legales que tuvo que incurrir y los gastos de la traducción de la presente respuesta. C. Presentación adicional de la Demandante
La Demandante realizó una presentación adicional con posterioridad a la contestación de la Demanda donde niega las afirmaciones del Demandado y señala que no acepta la oferta del Demandado de una transferencia incondicional del registro del nombre de dominio en disputa siempre que la Demandante pague todos los costos. La Demandante solicita proceder con los recursos pretendidos en la Demanda.
Respecto al pedido de reintegro de los gastos legales y de traducción en los que incurrió para la preparación de la respuesta del Demandado, la Demandante recuerda que también tuvo costos pero recuerda que el Experto no puede dictar fallos monetarios, y por ello solicita el rechazo de la solicitud de reintegro del Demandado. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio en disputa respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio en disputade mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso. A. Consentimiento de transferencia
El Experto entiende que, en lo que respecta al nombre de dominio en disputa el Demandado ha expresado su consentimiento respecto de la transferencia del nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante, pero sujeto al pago de ciertos gastos. Por su parte, la Demandante se ha opuesto a dicho pago y ha solicitado el dictado de una decisión.
Sin perjuicio de un consentimiento a la transferencia por el Demandado, corresponde al Experto valorar si resulta adecuado proceder a una decisión sustantiva sobre los méritos del caso. Entro otros factores el Experto toma en consideración la oposición de la Demandante y el pedido de una decisión expresa o que el consentimiento para la transferencia del Demandado es ambiguo (Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 4.10).
En consecuencia el Experto entiende que resulta necesario, en la circunstancias del caso, profundizar en el análisis de los tres elementos requeridos por el párrafo 4(a) de la Política y dictar una decisión al respecto. B. Identidad o similitud confusa
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, la Demandante ha hecho una reseña de las diversas marcas de las que es titular y ha alegado la absoluta identidad o, al menos, similitud confusa semejanza productora de confusión entre su marca COCA-COLA y el nombre de dominio en disputa.
Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos.
El Experto considera que, efectivamente, existe identidad entre el nombre de dominio en disputa
y la marca COCA-COLA de la Demandante.
La única diferencia existente entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa se refiere a la extensión “.lat”, característica funcional de un nombre de dominio. Tal como se ha sostenido repetidamente en decisiones pasadas bajo la Política, estas extensiones por ser de obligatoria inclusión en los nombres de dominio, no suelen entrar en el análisis comparativo para determinar la identidad o similitud con la marca.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a).i) de la Política. C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
Ninguno de estos supuestos se encuentra presentes en el caso bajo análisis, a saber:
- No consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que el Demandado sea titular.
- El Demandado no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registró el nombre de dominio en disputa, oferta alguna de productos o servicios de buena fe en el nombre de dominio en disputa. De hecho el nombre de dominio en disputa no está en uso.
- El Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa. En efecto, el nombre del Demandado es Gerardo Signoret y éste no utiliza a título de identificación la marca de la Demandante.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a).ii) de la Política. D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que el Demandado haya registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe. Esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del nombre de dominio en disputa como en su posterior utilización.
Respecto al registro de mala fe, no puede aceptarse las manifestaciones del Demandado en cuanto a que el nombre de dominio en disputa estaba libre en Internet y por ello lo registró. La marca de la Demandante es una de las marcas más reconocidas en el mundo (The Coca-Cola Company v. Omer Faruk Bozdogan, Case OMPI No. D2012-1501 y The Coca-Cola Company v. Frank Rasile; Godwin Wayne,Caso OMPI No. D2014-1836). En virtud de ello el Experto concluye que el Demandado debía conocer la marca de la Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa.
El hecho que el nombre de dominio en disputa no esté usado no impide concluir que hay uso de mala fe de acuerdo a la doctrina de la “tenencia pasiva” (Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 3.3).
Entre otros el Experto tiene en cuenta:
- la notoriedad de la marca de la Demandante y el registro del nombre de dominio en disputa idéntico a dicha marca notaria,
- la falta de explicaciones serias y fundadas por parte del Demandado acerca del registro del nombre de dominio en disputa,
- la imposibilidad de usar el nombre de dominio en disputa para un uso de buena fe dada la absoluta identidad con la marca notoria de la Demandante.
Por todo ello, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa se registró y se usa de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 13 de marzo de 2018
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