Le Requérant est BASF SE de Ludwigshafen, Allemagne, représenté par IP Twins S.A.S., France.
Le Défendeur est Max Bello de Paris, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par BASF SE auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 15 décembre 2017. En date du 15 décembre 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 décembre 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 8 janvier 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 janvier 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 février 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 23 février 2018, le Centre nommait le professeur François Dessemontet comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
La langue de la procédure est le français, qui est la langue du contrat d’enregistrement. L’adresse postale du Défendeur étant en France, il ne devrait subir aucun préjudice du fait que le français est la langue de la procédure. 4. Les faits
Le Requérant est BASF (acronyme dérivé de Badische Aniilin- und Soda Anstalt). BASF est parmi les plus grands groupes de chimie au monde, et il se trouve listé aux bourses de Londres (indice LES), et Francfort am Main (indice FWB). En 2015, la capitalisation de BASF était de 61.54 milliards d’euros. Le groupe BASF dispose de filiales et de partenariats dans plus de 170 pays, et détient plus de 400 sites de production sur cinq continents. BASF distribue ses produits dans l’ensemble des Etats du monde, et pour des secteurs d’industrie très divers. Avec plus de 112000 employés partout dans le monde, BASF est sans aucun doute un acteur majeur du monde de la chimie.
BASF détient plus de 1500 droits de marque sur la dénomination BASF partout dans le monde. En particulier, le Requérant est titulaire des marques suivantes enregistrées avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux:
Marque internationale BASF n° 638794 enregistrée le 3 mai 1995 dans les classes internationales 3, 5 et 30 et désignant les territoires suivants LV, LU, LT, VN, HR, RO, LR, DZ, HU, ME, MK, UZ, MC, MD, MA, AT, MZ, MN, IS, AZ, IT, BA, PT, UA, ES, EG, AL, AM, BY, TJ, FR, BG, BE, KG, CZ, SD, KP, CU, SI, SL, SK, KZ, SM, PL, RS, CH, RU, LI, CN.
Marque internationale BASF n° 909293 enregistrée le 31 octobre 2006 dans les classes internationales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 44 désignant les territoires suivants LV, LU, LT, VN, HR, RO, LS, LR, DZ, HU, ME, MK, ZM, UZ, MC, MD, MA, DK, IE, AT, MZ, AU, MN, IR, IS, AZ, IT, BA, PT, UA, AG, ES AL, EG, NA, EE, AM, JP, GE, BY, TJ, GB, BT, TM, TR, NO, BG, FR, SY, SZ, SX, BQ, KG, KE, FI, SD, CZ, CY, KP, SE, KR, CW, SG, CU, SI, SL, SK, SM, KZ, PL, RS, RU, CH, GR, LI, CN.
Le nom de domaine litigieux fut enregistré le 8 novembre 2017. Il n’y a aucun site développé au nom de domaine litigieux. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant soutient que la marque BASF est une marque notoire, comme plusieurs décisions concernant l’attribution de noms de domaine l’ont déjà admis:
“The Panel finds that the Complainant’s BASF mark is well-known in connection with chemical goods and services offered by the Complainant in many countries”, BASF SE c. jing liu/liujing,Litige OMPI No. D2014-1889.
“[...] en el momento del registro el Titular tenía en mente las MARCAS BASF de la Promovente dado que el Titular se aprovecha de la reputación de las MARCAS BASF [...]”, BASF SE c. Zhu Xumei,Litige OMPI No. DMX2015-0032.
En outre, le Requérant est titulaire de nombreux noms de domaine dans les extensions génériques et géographiques, tels que les noms de domaine , , et .
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique les marques BASF du Requérant, suivi de l’élément “corporation”. Cet élément évoque nécessairement la structure juridique du groupe du Requérant, et au-delà, fait référence au Groupe BASF dans son ensemble. Partant, ce terme générique est de nature à prêter à confusion. En effet, l’internaute moyen, raisonnablement averti et attentif, pourra avoir l’impression que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant d’une manière ou d’une autre.
L’utilisation de lettres minuscules d’une part, et la présence d’un trait d’union entre la marque BASF et le terme “corporation” d’autre part, ne sont pas de nature à influer sur l’examen du risque de confusion entre les marques antérieures et le nom de domaine litigieux.
De la même manière, l’extension “.com” du nom de domaine litigieux peut ne pas être prise en compte par la Commission administrative pour l’examen de la première condition, en ce qu’il s’agit d’une contrainte technique liée au choix d’un nom de domaine sur Internet (voir en ce sens Archer-Daniels-Midland Company c. tao bang hua,Litige OMPI No. D2016-0990).
Dans la mesure où le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique les marques BASF du Requérant en position d’attaque, celui-ci soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter confusion, à ses marques BASF.
En outre, et toujours selon le Requérant, le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine objet de la présente plainte. En effet, le Défendeur n’est pas communément connu par ce nom de domaine et n’a acquis aucun droit de marque sur la dénomination BASF.
Le Défendeur ne paraît pas avoir entrepris d’utilisation ou de préparation en vue d’utiliser le nom de domaine litigieux en connexion avec une offre de produit ou de service de bonne foi, comme il découle du fait que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucun site actif.
Enfin, le Requérant affirme que les marques BASF jouissent d’une telle renommée qu’il est inconcevable que le Défendeur ignore des droits antérieurs du Requérant.
Aux yeux du Requérant, il est clair que le Défendeur avait à l’esprit le nom et les marques du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne saurait être le fruit du hasard et a nécessairement été induit par la notoriété des marques BASF du Requérant.
En effet, une simple recherche sur un moteur de recherche en ligne ne fait ressortir que des liens en rapports avec le Requérant. Tous les résultats sont en rapport avec le Requérant, et en particulier le premier résultat correspond au site officiel du Requérant, à l’adresse “www.”. A tout le moins, le Défendeur savait ou aurait dû savoir qu’en enregistrant le nom de domaine litigieux, il enfreindrait les droits antérieurs du Requérant.
Le Requérant affirme pour conclure que le Défendeur a délibérément enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion (paragraphe 4 (a)(i) des Principes directeurs; paragraphes 3(b)(viii) et 3 (b)(ix)(1) des Règles d’application).
Le nom de domaine litigieux, , reproduit d’élément unique et caractéristique de la marque verbale à l’identique, alors que l’adjonction du mot “corporation” ne possède aucune force caractéristique, et qu’au surplus, comme on le verra encore plus loin, cette précision est en réalité susceptible d’induire en erreur sur le titulaire actuel du nom de domaine litigieux, qui semble un individu isolé.
Au demeurant, le terme “corporation” n’est pas de nature à dissiper l’impression que le nom de domaine litigieux se réfère au groupe du Requérant, lequel comporte certainement des entités organisés comme sociétés dotées de la personnalité juridique.
Par conséquent, la première condition d’admission de la plainte est pleinement remplie en l’espèce. B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime en rapport avec l’enregistrement ou l’usage de ce nom de domaine (paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs et paragraphe 3(b)(ix)(2) des Règles d’application).
En premier lieu, le Défendeur n’est pas communément connu par le nom de domaine litigieux. Cela ressort des deux faits suivants: d’abord, l’enregistrement de ce nom de domaine litigieux est extrêmement récent, et cet enregistrement n’a donc pas permis au Défendeur d’acquérir une réputation sous ce nom de domaine; ensuite, le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé pour rediriger vers un site actif.
En deuxième lieu, le Défendeur ne détient aucun droit de marque sur le signe caractéristique BASF. Il semble qu’il n’a pas été en contact avec le Requérant à quelque titre que ce soit, puisque le Requérant affirme que le “le Défendeur est inconnu du Requérant”.
En troisième lieu, le Défendeur ne démontre pas d’utilisation ou de préparation en vue d’utiliser le nom de domaine litigieux en connexion avec une offre de produit ou de service de bonne foi. En particulier, le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucun site actif. Le Défendeur ne fait état d’aucun usage ni d’aucune préparation en vue d’utiliser le nom de domaine litigieux de bonne foi. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi (paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs; paragraphe 3(b)(ix)(3) des Règles d’application).
BASF est sans aucun doute une marque notoire. Certes, l’entreprise a cessé de manufacturer et de vendre des articles immédiatement destinés aux consommateurs, comme elle le faisait encore il y a une quarantaine d’années, mais BASF demeure le plus grand groupe ou l’un des plus grands groupes de chimie du monde. Compte tenu de cette notoriété, il est indifférent que le nom de domaine litigieux se soit centré sur une graphie des lettres “basf”en minuscule. Les marques BASF jouissent d’une telle renommée qu’il est inconcevable que le Défendeur ignore les droits antérieurs du Requérant.
Il est même hautement probable que le Défendeur avait à l’esprit le nom et les marques du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le choix du nom de domaine par le Défendeur ne peut être considéré comme le fruit du hasard, et il a certainement été induit par la notoriété des marques BASF du Requérant. Il n’existe aucun site comportant l’élément BASF indépendant du Requérant.
S’agissant d’une marque relativement abstraite constituée des initiales de l’entreprise originellement connue comme Badische Anilin- und Soda- Anstalt, la Commission administrative peut mal imaginer un moyen pour le Défendeur d’utiliser le nom de domaine litigieux en connexion avec une offre de produits ou de services de bonne foi. En effet, toute utilisation de la marque BASF sans autorisation constituerait une atteinte à la renommée de la marque.
En outre, toute utilisation future serait nécessairement de mauvaise foi dans la mesure où le Défendeur ne peut ignorer les droits antérieurs du Requérant.
Certes, aucun usage quelconque du nom de domaine litigieux n’a été porté à la connaissance de la Commission administrative; pareille abstention ne permet pas d’échapper à la présomption d’un usage de mauvaise foi, mais au contraire renforce l’impression que le Défendeur n’a pas agi de bonne foi en procédant à l’enregistrement du nom de domaine litigieux et à sa détention passive. 7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
Prof. François Dessemontet
Expert Unique
Le 28 février 2018
Full & Egal Universal Law Academy