Le Requérant est Price Costco International, Inc. d’Issaquah, Washington, Etats-Unis d’Amérique (“Etats-Unis”), représenté par August & Debouzy, France.
Le Défendeur est Costco France de Courbevoie, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Register.IT SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Price Costco International, Inc. (ci-après la “Plainte”) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 décembre 2017. En date du 18 décembre 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 décembre 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 15 janvier 2018, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 18 janvier 2018.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 31 janvier 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 février 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 février 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 15 mars 2018, le Centre nommait Gérald Page comme expert dans le présent litige. L’expert constate qu’il a été désigné conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. L’expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
Les faits, non contestés, sont les suivants:
Le Requérant, Price Costco International, Inc., est une filiale de Costco Wholesale Corporation qui est une entreprise publique qui contrôle, directement ou indirectement, toutes les activités commerciales déployées sous la marque COSTCO à travers le monde (ci-après le “Groupe Costco”).
Le Groupe Costco est une société de commerce de gros, opérant une chaîne de distribution fonctionnant sur le principe du “club-entrepôt” sous la marque COSTCO depuis 1983. Cette marque est également utilisée comme nom commercial.
Le Groupe Costco exploite plus de 740 magasins d’entrepôt au niveau mondial. Le Groupe Costco occupe actuellement la 15ème place du classement “Fortune 500” (classement des 500 premières entreprises américaines) et est considéré comme le second plus grand vendeur au détail du monde.
Le Requérant est l’une de ses filiales qui est notamment titulaire des marques françaises et européennes.
Le Groupe Costco ouvert son premier entrepôt en France en juin 2017 (Annexe D de la Plainte).
Le terme “COSTCO” a été pensé et créé par les fondateurs du Groupe Costco. Sur cette base, le Groupe Costco a enregistré de nombreuses marques en France et dans l’Union Européenne, qui incluent le terme “COSTCO”. Une liste non exhaustive des marques détenues par Costco figure dûment à l’Annexe E de la Plainte (ci-après les “Marques Antérieures”). Le Requérant détient notamment les marques verbales françaises COSTCO, No. 92401172, enregistrée le 14 janvier 1992 et COSTCO.FR, No. 99820980, enregistrée le 3 novembre 2009 (ci-après désignées “la marque COSTCO”).
Le Groupe Costco est également titulaire de divers noms de domaine sur la base de ses marques. Par exemple, en France, il a une présence active sur Internet en exploitant commercialement le nom de domaine (Annexes F et G de la Plainte). Ce site Internet est utilisé par de nombreux consommateurs, qui cherchent à obtenir des informations sur des produits et services du Groupe Costco.
Le litige porte sur le nom de domaine , enregistré le 26 juillet 2017 par le Défendeur.
Ce nom de domaine dirige vers une page de parking. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant fait valoir, inter alia, que les trois conditions du paragraphe 4 des Principes directeurs seraient réalisées:
(i) le nom de domaine du Défendeur est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits;
Le Requérant énonce que le terme “costco”, désignation de fantaisie, a été pensé et créé par les fondateurs du Groupe Costco et est hautement distinctif.
Le Nom de Domaine reproduit à l’identique les marques antérieures COSTCO et COSTCO.FR, en y ajoutant uniquement le terme “france”. Selon le Requérant, le Nom de Domaine renvoi directement aux marques qu’il détient, COSTCO et COSTCO.FR, enregistrées en France et aux activités du Requérant sur le territoire français. En outre, le Requérant estime que le terme “france” est un terme descriptif qui ne différencierait pas suffisamment le Nom de Domaine des marques antérieures qu’il détient.
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
Selon le Requérant, le Défendeur n’a aucun lien avec l’activité commerciale du Requérant – il n’est ni employé, ni agent ou mandataire. Aucune licence ou autorisation n’a été accordée par le Requérant au Défendeur pour lui permettre d’exploiter ou d’enregistrer le Nom de Domaine. De plus, le Défendeur ne détient pas de marque ou signe distinctif relatif au signe COSTCO et n’est pas connu sous la dénomination “COSTCO” ni sous le Nom de Domaine. En outre, le Requérant allègue que le Défendeur n’exploite pas ne Nom de Domaine pour les besoins d’une activité licite.
(iii) le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Selon le Requérant, le Défendeur, ayant connaissance de la marque par sa notoriété, aurait enregistré le Nom de Domaine quelques semaines après le lancement en France des activités commerciales du Groupe Costco.
Le Requérant allègue pour démontrer la mauvaise foi du Défendeur les faits et circonstances suivants:
- Le Nom de Domaine est enregistré au nom de Costco France alors que le Défendeur n’a aucun lien avec le Groupe Costco ou avec le Requérant.
- Le Nom de Domaine mène à un site Internet inactif et le Défendeur utilise le Nom de Domaine dans une adresse email avec laquelle le Défendeur a adressé des emails ayant un caractère frauduleux aux fournisseurs ou aux potentiels fournisseurs du Requérant contenant de faux contrats de travail et de fausses commandes (Annexe H de la Plainte) provenant d’adresses électroniques associées au Nom de Domaine tels que: service.achat@ ; et achat@.
- Bien que l’adresse e-mail n’est pas strictement similaire au Nom de Domaine, le Requérant considère que cette adresse électronique lui est dûment associée, notamment parce que le nom de domaine est toujours disponible à l’enregistrement.
- Le fait que certains des e-mails frauduleux sont signés par “Gary Swindells” constituerait en outre une usurpation d’identité puisque Monsieur Gary Swindells est le président de Costco France.
Par ailleurs, le Requérant démontre qu’il a déposé une plainte pénale en France pour usurpation d’identité et fraude en septembre 2017.
Sur la base des arguments mentionnés ci-dessus, le Requérant demande une décision de l’Expert consistant à transférer le Nom de Domaine litigieux au Requérant. B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu à la Plainte.
Par conséquent, il n’a ni allégué, ni démontré un droit quelconque ou un intérêt légitime sur le Nom de Domaine. Il n’a pas non plus contesté les allégations du Requérant. 6. Discussion et conclusions 6.1. Questions de fond
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que l’Expert doit statuer sur la Plainte sur la base des déclarations et documents soumis et en conformité avec les Principes directeurs, les Règles supplémentaires et toutes autres règles et principes de droit qu’il juge applicable.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique qu’une plainte peut être admise si le requérant établit:
(i) que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) que le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. A. Identique ou pouvant prêter à confusion
Il a été établi par le Requérant que la marque COSTCO a été utilisée pendant des dizaines d’années dans le secteur des clubs entrepôts et qu’elle détient et a des droits sur plusieurs marques COSTCO. L’Expert considère que cette marque, détenue par le Requérant est connue de manière notoire.
La marque protégée COSTCO est entièrement présente dans le Nom de Domaine.
L’adjonction du mot “france” ne modifie pas le risque de confusion pour les utilisateurs de l’Internet parce qu’elle n’a aucune force distinctive en elle-même, pas plus que l’extension “.com”.
Par conséquent, il n’y a aucun doute que les utilisateurs de l’Internet associeront le Nom de Domaine avec le commerce du Requérant.
Au vu de qui précède, l’Expert conclue que le Nom de Domaine peut prêter à confusion avec les marques du Requérant et que le Requérant a réalisé les critères définis à l’alinéa 4(a)(i) des Principes directeurs. B. Droits ou intérêts légitimes du Défendeur
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit prouver que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes dans le Nom de Domaine.
En ce qui concerne le fardeau de la preuve, plusieurs décisions rendues par des commissions administratives UDRP ont retenu, que, bien que le paragraphe 4(a) des Principes directeurs mette le fardeau de la preuve à la charge du requérant, lorsque le requérant a démontré prima facie l’absence du droit du défendeur, il revient au défendeur de produire des arguments ou des preuves pour démontrer concrètement quel droit ou intérêt légitime il a sur le nom de domaine litigieux (voir Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc.,WIPO Case No. D2000-0270; voir également Universal City Studios, Inc. c. David Burns and Adam-12 Dot Com,WIPO Case No. D2001-0784, et Ets Leobert, SARL c. Jeonggon Seo,WIPO Case No. D2009-0004).
A cela s’ajoute la difficulté inhérente à l’apport d’une preuve négative, impossible sans la contribution positive du défendeur.
Le Requérant a confirmé, sans être contredit, que le Défendeur n’a aucun lien avec les activités du Requérant. Il n’y a aucune preuve d’une licence ou d’une autorisation accordée au Défendeur pour l’utilisation du Nom de Domaine.
Il est dès lors établi prima facie que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans l’utilisation du Nom de Domaine.
Le Défendeur, par son silence, n’a pas établi l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime en lien avec le Nom de Domaine. Il n’a pas démontré non plus qu’il utilise ou a l’intention d’utiliser le Nom de Domaine.
Dans les circonstances similaires, les commissions administratives UDRP ont décidé que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine (voir Credit Industriel et Commercial S.A. v. Jeongyong Cho,WIPO Case No. D2013-1263).
Par conséquent, l’Expert constate que les conditions du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs sont réalisées. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, il doit en outre être démontré que l’enregistrement et l’utilisation du Nom de Domaine ont eu lieu de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs mentionne (en particulier mais sans limitations) quatre méthodes pour démontrer la mauvaise foi de l’enregistrement et de l’utilisation du Nom de Domaine.
Au vue de la réputation de la marque COSTCO en France, où le Défendeur aurait son siège social (même si son adresse semble fausse), l’Expert considère que le Défendeur ne pouvait pas ignorer cette marque lorsqu’il a requis l’enregistrement du Nom de Domaine prêtant à confusion .
La détention purement passive d’un nom de domaine en est un autre indice.
Il a été largement jugé que le point pertinent n’est pas, si le Défendeur a entrepris une action concrète de mauvaise foi en lien avec le Nom de Domaine, mais plutôt si, au vue des circonstances du cas d’espèce, il peut être admis que le Défendeur agit de mauvaise foi (voir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,WIPO Case No. D2000-0003, Polaroid Corporation v. Jay Strommen,WIPO Case No. D2005-1005, et Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International,WIPO Case No. 2008-1393).
Par conséquent, l’Expert doit fonder sa décision sur toutes les circonstances du cas d’espèce pour déterminer si le Défendeur a agi de mauvaise foi.
Les tentatives par le Requérant de contacter le Défendeur ont été vaines car le Défendeur a fourni une adresse vraisemblablement fausse au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine. Il est probable qu’il l’ait fait intentionnellement pour éviter des mesures à son encontre. L’Expert considère qu’en fournissant une adresse incorrecte, le Défendeur n’a pas agi de bonne foi (voir The Knot, Inc. c. In Knot We Trust LTD,WIPO Case No. D2006-0340).
Le Défendeur est resté silencieux pendant toute la procédure. Il n’a pas répondu à la plainte. Il a décidé de ne pas faire opposition non plus aux déclarations, crédibles, du Requérant concernant sa mauvaise foi.
Il est en outre rendu vraisemblable que le Défendeur ait agit intentionnellement au détriment du Requérant, en portant ainsi préjudice à la clientèle et la réputation de ce dernier.
Au vu des faits et de l’ensemble des circonstances, l’Expert considère que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine de mauvaise foi. Par conséquent, les conditions du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont réalisées. 7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, il est ordonné que le Nom de Domaine soit transféré au Requérant.
Gérald Page
Expert Unique
Le 29 mars 2018
Full & Egal Universal Law Academy