La Demandante es Caja Colombiana de Subsidio Familiar - Colsubsidio, con domicilio en Bogotá, D.C., Colombia, representada por Cavelier Abogados, con domicilio en Bogotá,D.C., Colombia.
La Demandada es Comercial Belstar, Alan Mutis, con domicilio en Bogotá, D.C., Colombia. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainR. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de diciembre de 2017. El 19 de diciembre de 2017 el Centro envió a PDR Ltd. d/b/a PublicDomainR vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de diciembre de 2017, PDR Ltd. d/b/a PublicDomainR envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación en español y en inglés a las Partes el 21 de diciembre de 2017 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud en español para que el idioma del procedimiento fuera el español el 21 de diciembre de 2017. La Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada en español y en inglés, dando comienzo al procedimiento el 9 de enero de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de enero de 2018. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 30 de enero de 2018.
El Centro nombró a Fernando Triana como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de febrero de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
1. La Demandante es una organización privada y sin ánimo de lucro perteneciente al Sistema de Protección y Seguridad Social de Colombia, la cual presta servicios de salud, protección social, educación, crédito, turismo, vivienda, recreación y cultura.
2. La Demandante es titular de las siguientes marcas COLSUBSIDIO en Colombia:
Marca
Expediente
Clase
Certificado
Concesión
Servicios
06112202
35
332088
14 de mayo de 2007
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y ventas en almacenes por departamentos
06112312
41
332153
14 de mayo de 2007
Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales
3. Las marcas de la Demandante fueron consideradas notorias en Colombia, por lo menos entre los años 1993 a 2002, de conformidad con la Resolución No. 29224 de 9 de mayo de 2012, de la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad marcaria en Colombia, que estableció:
“ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer la notoriedad de la marca mixta COLSUBSIDIO, en el periodo comprendido entre los años 1993 a 2002, para identificar ‘educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas yculturales’ de la clase 41 internacional, y ‘servicio de venta en almacenes por departamentos’ comprendido en la clase 35 Internacional”.
4. La Demandante es titular de los nombres de dominio , y .
5. El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 30 de marzo de 2017. De conformidad con la documentación aportada junto a la Demanda, el nombre de dominio en disputa no resuelve a ningún sitio Web. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
1. El nombre de dominio en disputa es similarmente confundible a la marca COLSUBSIDIO previamente registrada, protegida y usada por la Demandante, en términos de apariencia, sonido e impacto.
2. El dominio de nivel superior genérico (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.org” no es relevante en la comparación, pues no es distintivo.
3. La Demandada no es conocida en Colombia por un nombre que consista en todo o en parte de la marca COLSUBSIDIO o por una palabra equivalente o similar.
4. La Demandada no tiene autorización para utilizar la marca registrada COLSUBSIDIO en relación con el nombre de dominio en disputa.
5. La Demandada no es agente o licenciataria de la Demandante.
6. Antes de recibir notificación alguna, la Demandada no hizo uso de buena fe del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de bienes o servicios.
7. Antes de recibir notificación alguna, la Demandada no realizó preparativos para ofrecer de buena fe de bienes o servicios a través del nombre de dominio en disputa.
8. La Demandada no usa el nombre de dominio en disputa, lo que constituye mala fe, pues obstruye el registro que pudiera hacer la Demandante.
9. La Demandada no ha dado respuesta a la Demandante en relación con sus intenciones de adquirir el nombre de dominio en disputa.
10. La Demandada ha registrado diferentes nombres de dominio que contienen marcas reconocidas en Colombia.
11. La Demandada registró el nombre de dominio en disputa con datos erróneos o incompletos. B. Demandado
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”.
En ese mismo sentido, el párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas”.
En consecuencia, el Experto dará mayor relevancia a la evidencia presentada por las partes al momento de tomar una decisión dentro del presente procedimiento administrativo, la cuál ha sido previamente estudiada en su pertinencia, conducencia y utilidad. Así, tendrán mayor valor las afirmaciones que vengan sustentadas en evidencia sobre aquellas que no cuenten con respaldo probatorio. El Experto, además, está facultado para obtener pruebas ex officio, o para verificar ex officio la evidencia presentada por las partes, si lo considera necesario (Ver sección 4.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)).
La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar la Demandante para obtener la cancelación o transferencia del nombre de dominio en disputa:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
En la Sección A se hará referencia al primer elemento, para analizar y concluir si en efecto, el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante son confusamente similares como afirma la Demandante; en la Sección B se analizará la ausencia o no de derechos o intereses legítimos de la Demandada en el nombre de dominio en disputa, y por último, se revisarán las pruebas aportadas por las partes para concluir si la Demandada registró y ha usado de mala fe el nombre de dominio en disputa. Cuestión Preliminar: Idioma del procedimiento
El Experto nota que la Demanda se ha presentado en idioma español. Sin embargo, el idioma del Acuerdo de Registro es inglés.
En virtud del artículo 11.a) del Reglamento: “A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo”.
Tras la comunicación del Centro a las partes en relación al idioma del procedimiento, la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español. La Demandada no presentó ningún argumento en este respecto.
El Experto entiende que el idioma de las partes es el español dado que, de conformidad con la documentación disponible en el expediente, tanto la Demandante como la Demandada están domiciliadas en Colombia, cuyo idioma oficial es el español, y por lo tanto, se presume que las partes de este procedimiento administrativo conocen este idioma. Asimismo, el Experto nota que la Demandada en ningún momento se ha opuesto a la petición efectuada por la Demandante en relación a que el idioma del procedimiento fuera el español.
Por todo lo arriba expuesto, este Experto determina que el idioma del procedimiento debe ser el español y que la decisión ha de dictarse en dicho idioma. A. Identidad o similitud confusa
La Demandante alega ser la titular exclusiva de las marcas COLSUBSIDIO en Colombia desde el 14 de mayo de 2007 para identificar: “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y ventas en almacenes por departamentos” y “educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales”. a) Existencia de una marca de titularidad de la Demandante
El párrafo 4(a) de la Política le exige a la Demandante probar que tiene derechos en una marca.
La Demandante aportó prueba (Anexos 2 y 4 de la Demanda) de su titularidad sobre los registros de marca colombianos nos. 332088 y 332153 COLSUBSIDIO, concedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y referidos previamente en los antecedentes de hecho de la presente Decisión.
Los certificados de registro marcario incluidos en los Anexos 2 y 4 de la Demanda, son evidencia clara y concluyente del derecho de propiedad de la Demandante sobre las marcas COLSUBSIDIO. b) Identidad o similitud confusa
La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con sus marcas registradas por cuanto las expresiones son idénticas en términos de apariencia, sonido e impacto, así como que el gTLD “.org” no es relevante en la comparación, pues no es distintivo.
Antes que nada, el Experto quiere señalar que los gTLDs, como por ejemplo “.com,” “.biz,” “.edu,” “.org”, no son generalmente tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o semejanza del nombre de dominio en disputa con la marca registrada. Expertos de UDRP han aceptado de forma unánime que la inclusión de cualquier gTLD en los nombres de dominio no es un factor diferenciador al analizar la identidad o confundibilidad del nombre de dominio en disputa con la marca de la demandante1 . Ello es así porque los gTLD son simplemente un requisito de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio2 .
En el caso concreto se observa que el nombre de dominio en disputa incorpora y reproduce en su totalidad de la marca COLSUBSIDIO de titularidad de la Demandante, sin agregar ningún elemento distintivo adicional, generando que el nombre de dominio en disputa sea confusamente similar con las marcas de la Demandante.
En consecuencia, el Experto considera que, en el presente caso, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con las marcas COLSUBSIDIO de la Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos a) Caso Prima Facie
En relación con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política, previos expertos bajo la UDRP han sostenido unánimemente que requerir que el demandante pruebe la carencia de derechos o legítimo interés del demandado sobre el nombre de dominio en disputa es en los más de los casos una tarea imposible. No sólo es una negación indeterminada sino que además requiere el acceso a información que en su mayoría se encuentra en poder del demandado3 .
En el caso Julian Barnes v. Old Barn Studios Limited, Caso OMPI No. D2001-0121, el experto sostuvo:
“Está obligado el Demandado a aportar pruebas, si el Demandante es el responsable de demostrar los tres elementos del párrafo 4 de la Política? Mientras que la carga global de la prueba recae sobre el Demandante, este elemento implica que el Demandante debe probar cosas que se encuentran en el poder y conocimiento del Demandado. Se trata del Demandante en la imposible tarea de demostrar una negación indeterminada. A juicio del Experto, el enfoque correcto es el siguiente: el Demandante formula la acusación y presenta lo que puede demostrar (por ejemplo, que tiene los derechos sobre el nombre, que según su leal saber y entender el Demandado no tiene derechos sobre el nombre, que no ha dado ningún permiso al Demandado). A menos que la acusación sea manifiestamente desacertada, el Demandado debe responder y ahí es donde el párrafo 4 (c) de la Política aplica. Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, la demanda prospera en este aspecto”4 . (Traducción libre del Experto)
Así las cosas, se requiere que la Demandante haga un caso prima facie en el sentido de determinar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez se haga el caso prima facie, corresponde a la Demandada probar sus derechos o intereses legítimos5 . Si la Demandada no demuestra sus derechos o intereses legítimos, la Demandante habrá cumplido con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política.
La Demandante afirma que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa: i) la Demandada no es conocida en Colombia por un nombre que consista en todo o en parte de la marca COLSUBSIDIO ni por palabra equivalente o similar; ii) la Demandada no tiene autorización para utilizar la marca registrada COLSUBSIDIO en relación con el nombre de dominio en disputa; iii) la Demandada no es un agente o licenciatario de la Demandante; iv) antes de recibir notificación alguna, la Demandada no hizo uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, ni realizó preparativos para ofrecer de buena fe bienes o servicios.
De conformidad con las anteriores afirmaciones, el Experto considera que la Demandante satisfizo los requerimientos del caso prima facie y corresponde la Demandada probar sus derechos o intereses legítimos. b) Derechos o intereses legítimos de la Demandada respecto del nombre de dominio en disputa
De conformidad con el párrafo 4(c) de la Política, las siguientes circunstancias demuestran el interés legítimo de la Demandada en el nombre de dominio en disputa:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro”.
La Demandante alega que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa pues no tiene otro interés sobre el nombre de dominio disputa más allá de no permitir que la Demandante haga uso de este. En efecto, el nombre de dominio en disputa no redirecciona a ninguna página y por el contrario genera un aviso de error (página 10 de la Demanda).
A su vez, la Demandada no presentó prueba alguna en relación con las circunstancias especificadas en el párrafo 4(c) de la Política, o cualquier otra razón que fundamentara un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa. De hecho, la Demandada no respondió a la Demanda presentada en su contra. De esta forma, la Demandada no presentó prueba alguna que demostrara sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Por lo tanto, en concordancia con el párrafo 14 del Reglamento, el Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas. Así, se concluye que la Demandada no tiene pruebas que permitan inferir que tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa.
Con base en los siguientes argumentos, el Experto considera que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa:
(i) No existe prueba alguna que demuestre que la Demandada está haciendo uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, en relación con la oferta de productos o servicios.
(ii) La Demandada no presentó prueba de uso legítimo del nombre de dominio en disputa o razón que justifique la escogencia de la palabra “colsubsidio” en la operación de su negocio.
(iii) No existe prueba alguna que demuestre que la Demandante licenció o permitió de cualquier forma a la Demandada el uso de la marca COLSUBSIDIO.
(iv) No existe prueba alguna que acredite que la Demandada es o ha sido comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa.
(v) No existe prueba alguna que acredite a la Demandada como titular de un derecho de marca en relación con el nombre de dominio en disputa.
(vi) El nombre de dominio en disputa es confundible con la marca COLSUBSIDIO de la Demandante.
(vii) No existe prueba alguna que indique que la Demandada está haciendo uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, la Demandada no probó sus derechos o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, este Experto considera que se encuentra probado el elemento del párrafo 4(a)(ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo los cuales se puede establecer un registro y uso de mala fe:
i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio en disputa, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
La Demandante afirma que es evidente la mala fe de la Demandada pues no hace uso del nombre de dominio en disputa, así como tampoco permite que la Demandante lo adquiera y además la Demandada ha registrado diferentes nombres de dominio que contienen marcas reconocidas en Colombia.
El Experto considera que hecho que la Demandando haya escogido COLSUBSIDIO para registrar el nombre de dominio en disputa es, dadas las circunstancias del caso, evidencia de su mala fe, pues se trata de una marca notoria en Colombia, país de la Demandada.
En consecuencia, la escogencia del nombre de dominio en disputa no fue casual o aleatoria, sino debido a que la Demandada conocía la marca del Demandante. Por lo tanto, el Experto encuentra que la Demandada deliberadamente tomó la marca de un tercero para registrarla como parte de su nombre de dominio y crear un negocio alrededor del reconocimiento ajeno. En efecto, COLSUBSIDIO es una marca notoria y famosa tal como consta en la Resolución No. 29224 del 9 de mayo de 2012, de la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad marcaria en Colombia, referida anteriormente en la sección 4 de la Decisión.
En opinión del Experto, el hecho de incorporar una marca notoria de un tercero a sabiendas de su condición de notoriedad, constituye, dadas las circunstancias del caso, un registro de mala fe a efectos de la UDRP6 . Al respecto el experto en Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. A Domain Privacy / Direct Navigation Data Inc.,Caso OMPI No. D2012-1448, determinó: “La selección de esta palabra ciertamente no es una decisión al azar; el Experto encuentra que es una consecuencia del conocimiento previo que tenía el Demandado de la marca”.
Por otra parte, el mero hecho que la información de contacto de la Demandada no sea la correcta y con esto no se permita una normal comunicación, es indicativo de mala fe, puesto que los registrantes deben proveer la información correcta y actualizada7 .
Finalmente, por lo que se refiere al uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, la Demandante alega “tenencia pasiva” del mismo con fundamento en, entre otras, la decisión Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000−0003. En opinión del Experto la alegación del uso pasivo del nombre de dominio debe aceptarse considerando la notoriedad de la marca COLSUBSIDIO anteriormente referida, la ausencia de la Demandada de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa y, junto a lo anterior, la falta de contestación por la Demandada a las manifestaciones efectuadas por la Demandante.
Así, el Experto considera que la Demandada registró y está usando el nombre de dominio en disputa con el propósito de perturbar la actividad del Demandante impidiéndole que refleje su marca en el nombre de dominio en disputa, lo que constituye mala fe de conformidad con el párrafo 4(b) de la Política.
En consecuencia, los tres elementos del párrafo 4(a) de la Política se encuentran satisfechos en el presente caso. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Fernando Triana
Experto Único
Fecha: 1 de marzo de 2018
1 Ver Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. c. Carlos Andrés Montoya Osorio,Caso OMPI No. D2012-1110.
2 Ver Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. c. Carlos Andrés Montoya Osorio, supra.
3 Ver Arla Foods amba v. Bel Arbor / Domain Admin, PrivacyP, Caso OMPI No. D2012-0875; Ver también F. Hoffmann-La Roche AG v. Bargin Register, Inc. - Client Services,Caso OMPI No. D2012-0474.
4 “Is the Respondent required to adduce any such evidence, if the onus is on the Complainant to prove the three elements of paragraph 4 of the Policy? While the overall burden of proof is on the Complainant, this element involves the Complainant proving matters, which are peculiarly within the knowledge of the Respondent. It involves the Complainant in the often impossible task of proving a negative. In the Panel’s view the correct approach is as follows: the Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, the Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent). Unless the allegation is manifestly misconceived, the Respondent has a case to answer and that is where paragraph 4(c) of the Policy comes in. If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head”.
5 See Do The Hustle, LLC v. Tropic Web,Caso OMPI No. D2000-0624.
6 Ver LEGO Juris A/S v. NyunHwa Jung.Caso OMPI No. D2012-2491.
7 Ver F. Hoffmann-La Roche AG v. Bargin Register, Inc. - Client Services, supra (“Finally, the Panel considers that providing fake contact information when registering a domain name is also indicative of bad faith. Domain name registrants are required to provide accurate and updated contact information”).
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