La Demandante es Zoll Medical Corporation, con domicilio en Ciudad de México, México, representada por Hogan Lovells BSTL, S.C., México.
El Demandado es Adrian Hernandez, Medicalbuy, con domicilio en Estado de México, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es eNom, Inc. 3. Iter Procedimental
La Demanda en español se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 10 de enero de 2018. El 10 de enero de 2018 el Centro envió a eNom, Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de enero de 2018 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación e informando que el idioma del acuerdo de registro es el inglés. El Centro envió una comunicación a las Partes el 18 de enero de 2018 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa era el inglés. El mismo día, la Demandante presentó una petición para que el español fuera el idioma del procedimiento. El Demandado no presentó petición alguna.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de enero de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de febrero de 2018. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 19 de febrero de 2018.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 2 de marzo de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es Zoll Medical Corporation, una sociedad dedicada a fabricar y comercializar dispositivos médicos y soluciones informáticas.
La Demandante es titular de los siguientes registros de marca, entre otros:
Marca
No. de registro
Fecha de Solicitud
Fecha de Registro
Jurisdicción
ZOLL
1714992
1 de agosto de 2016
25 de enero de 2017
México
ZOLL
1738184
11 de marzo de 1992
8 de diciembre de 1992
Estados Unidos de América
ZOLL
3637918
9 de junio de 2008
16 de junio de 2009
Estados Unidos de América
ZOLL
3678459
9 de junio de 2008
8 de septiembre de 2009
Estados Unidos de América
ZOLL (y diseño)
3637920
9 de junio de 2008
16 de junio de 2009
Estados Unidos de América
La Demandante también es titular de los siguientes nombres de dominio:
Nombre de dominio
Fecha de registro
31 de enero de 2013
23 de octubre de 2015
22 de junio de 2005
25 de marzo de 2010
21 de junio de 2006
26 de enero de 2009
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 25 de marzo de 2014 y resuelve a un sitio Web que despliega en su parte central superior un diseño conformado por la leyenda estilizada "ZOLL ® México" en color azul, replicando los elementos nominativos y gráficos de las marcas de la Demandante, y ofreciendo a la venta productos de la Demandante. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega lo siguiente: I. Identidad o similitud confusa
Que la Demandante es titular de registros para la marca ZOLL en México y alrededor del mundo.
Que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca ZOLL, al incorporar dicha marca en su totalidad.
Que la adición de la palabra "Mexico" al nombre de dominio en disputa no elimina la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca ZOLL de la Demandante. II. Derechos o intereses legítimos
Que el Demandado no es un distribuidor o licenciatario autorizado de la Demandante, y no cuenta con autorización alguna por parte de la Demandante para usar la marca ZOLL como parte de un nombre de dominio.
Que la Demandante no tiene ni ha tenido relación o asociación alguna con el Demandado que pudiera dar lugar a una licencia, permiso o cualquier otro tipo de derecho que lo facultara a utilizar la marca ZOLL de la Demandante.
Que el Demandado no ha utilizado el nombre de dominio en disputa de buena fe.
Que la Demandante, mediante una carta de cese y desistimiento, ha comunicado al Demandado su inconformidad con el uso de la marca ZOLL y con la afirmación que hace el Demandado atribuyéndose el carácter de distribuidor autorizado de los productos de la Demandante.
Que dicha carta no fue respondida por el Demandado, y que éste no ha cesado en el uso de la marca ZOLL de la Demandante, o dejado de ostentarse como distribuidor autorizado de los productos amparados por dicha marca.
Que el Demandado no es conocido comúnmente por el término "zoll".
Que el Demandado se aprovecha del prestigio y buena fe de la Demandante, utilizando el nombre de dominio en disputa y el sitio web al que éste resuelve para engañar al público consumidor. III. Registro y uso de mala fe
Que el término "zoll" no tiene significado alguno independiente del que deriva de la Demandante.
Que la marca ZOLL de la Demandante ha adquirido reconocimiento como consecuencia de su presencia alrededor del mundo.
Que el Demandado tuvo conocimiento de la Demandante y sus derechos sobre la marca ZOLL al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.
Que en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, el Demandado se ostenta como distribuidor de los productos de la Demandante en México. Que en dicho sitio web, el Demandado utiliza la tipografía y color relacionados con las marcas de la Demandante.
Que el Demandado revende productos de la Demandante y sus competidores, ostentándose como distribuidor de la Demandante.
Que el Demandado ha intentado atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, la demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre la cual la demandante tiene derechos;
(ii) que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
Dado que el Demandado no contestó las pretensiones de la Demandante, este Experto podrá tomar como ciertas todas las afirmaciones razonables de la Demandante (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,Caso OMPI No. D2006-0292).
Idioma del Procedimiento
La Demandante solicitó que el procedimiento fuera sustanciado en español.
De acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o exista otra especificación expresa en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro. Sin embargo, dicho párrafo prevé que el Experto puede fijar un idioma del procedimiento distinto teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo en cuestión.
De acuerdo con la evidencia aportada por la Demandante, el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa está escrito en español.
Por otro lado, al registrar el nombre de dominio en disputa, el Demandado señaló un domicilio en "Estado de México", una entidad federativa de México.
Considerando las circunstancias anteriores, es posible inferir que el Demandado es capaz de entender y expresarse en español. Por lo tanto, con la intención de mantener el objetivo de la Política, en el sentido de sustanciar de la manera más simple y expedita este caso, y con objeto de resguardar la equidad entre las partes, el Experto determina que el idioma del procedimiento sea el español. A. Identidad o similitud confusa
El Demandado ha demostrado tener registros de marca para ZOLL en Estados Unidos de América y México.
El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca ZOLL de la Demandante, pues comprende a dicha marca en su totalidad.
La incorporación de una marca en su totalidad en el nombre de dominio en disputa, junto con determinado término geográfico no disminuye la similitud confusa prevista en el párrafo 4(a) de la Política (ver Playboy Enterprises International, Inc. v. Zeynel Demirtas,Caso OMPI No. D2007-0768; y Six Continents Hotels, Inc., Inter-Continental Hotels Corporation v. South East Asia Tours,Caso OMPI No. D2004-0388).
Por otro lado, la adición del dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés "gTLD") ".com", al ser un requisito técnico de la estructura de los nombres de dominio, carece de relevancia, por lo que no puede ser considerado como un elemento diferenciador de acuerdo con la Política (ver Groupon, Inc. v. Whoisguard Protected, Whoisguard, Inc. / Vashti Scalise,Caso OMPI No. D2016-2087).
Se actualiza el primer elemento de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política señala los siguientes ejemplos como circunstancias en donde el demandado pudiere tener derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio:
(i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
(ii) El demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
(iii) El demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
De acuerdo con las pruebas presentadas por la Demandante, el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa despliega en su parte central superior un diseño conformado por la leyenda estilizada "ZOLL ® México" en color azul. Este signo distintivo replica los elementos nominativos y gráficos de las marcas de la Demandante, tal y como ésta las usa en el mercado.
A lo largo de la página de inicio del sitio web del Demandado se despliegan ofertas de venta de equipos electrónicos de uso médico asociados con la marca ZOLL de la Demandante.
En la sección titulada "Nosotros" del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, el Demandado se presenta como "ZOLL México […] una empresa con sede en México orientada a la venta de equipo médico, oxígeno medicinal y rehabilitación". El Demandado también asegura haber sido un distribuidor de la Demandante "por más de cincoaños", suministrando "equipos y accesorios originales y nuevos para ambulancias, bomberos, hospitales, clínicas y los mercados de acceso público".
En la parte inferior de las diversas páginas que componen el sitio web del Demandado, se muestra la leyenda "zollmexico © Copyright 2015 - 2017. Todos los derechos reservados".
El Demandado se ostenta como distribuidor en México de los productos amparados por la marca ZOLL de la Demandante. Esta conducta crea un riesgo de confusión por asociación, la cual no puede constituir derechos o intereses legítimos a favor del Demandado (ver KPMG LLP v. Whoisguard, Inc.,Caso OMPI No. D2016-0051; y Kenneth C. Griffin, Citadel LLC v. Riley Barnes,Caso OMPI No. D2017-1887).
El Demandado no ha probado llevar a cabo un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, ni ser conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
El contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa permite inferir una intención del Demandado de desviar a su propio sitio web a los usuarios de Internet que busquen los productos de la Demandante, con ánimo de lucro, aprovechandose de la alta similitud entre la marca ZOLL de la Demandante y el nombre de dominio en disputa al que se le ha añadido el término "mexico".
Al no haber refutado el Demandado el caso prima facie de la Demandante sobre la falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, se actualiza el segundo elemento de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el párrafo 4(b) de la Política, las siguientes circunstancias en particular, sin ser limitativas, pueden evidenciar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
i) Circunstancias que indiquen que el demandado ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) El demandado ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) El demandado ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) Al utilizar el nombre de dominio, el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
Al hacerse pasar por "ZOLL México", y atribuirse el carácter de distribuidor en México de los productos de la Demandante, el Demandado ha creado un riesgo de confusión por asociación con la Demandante, sus productos y sus marcas. Esta conducta en sí misma es constitutiva de mala fe (ver KPMG LLP v. Whoisguard, Inc, supra; y Kenneth C. Griffin, Citadel LLC v. Riley Barnes, supra).
A la luz de lo anterior, resulta claro que la intención del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa ha sido la de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web al que resuelve dicho nombre de dominio, creando confusión en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del citado sitio web, lo cual constituye un registro y uso de mala fe de conformidad con el Párrafo 4(b)(iv) de la Política (ver E, Inc. v. Ult. Search Inc.,Caso OMPI No. D2001-1319; 201 Folsom Option JV, L.P. and 201 Folsom Acquisition, L.P. v. John Kirkpatrick,Caso OMPI No. D2014-1359).
La Demandante ha traído a la atención del Experto que el Demandado estuvo involucrado en un caso con circunstancias similares a éste, el cual fue resuelto de conformidad con la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX ("LDRP"). En Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., Ltd. c. Adrian Hernandez,Caso OMPI No. DMX2015-0010, el Demandado registró el nombre de dominio que comprendía en su totalidad la marca MINDRAY, propiedad de un tercero. Dicho nombre de dominio estaba ligado a un sitio web en el que se ofrecían equipos electrónicos para uso médico, tanto del titular de la marca MINDRAY, como de sus competidores. En ese caso, el experto determinó transferir el nombre de dominio . Esto constitutye un indicio adicional de que el Demandado ha incurrido en una conducta tendiente a impedir que los demandantes en aquél caso y éste reflejen sus marcas en un nombre de dominio que incorpora en su totalidad a dichas marcas.
Se actualiza el tercer elemento de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Demandante.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 16 de marzo de 2018
Full & Egal Universal Law Academy