Les Requérantes sont KDDI Corporation de Tokyo, Japon (la "Première Requérante") et Telehouse International Corporation of Europe Ltd. (la "Seconde Requérante", ensemble: les "Requérantes") de Londres, Royaume-Uni de Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord, représentées par Eversheds Sutherland (France) LLP, France.
Le Défendeur est Michel Mallee, E-Wilma Internationale de Fontenay-sous-Bois, France. 2. Noms de domaine et unité d'enregistrement
Les noms de domaine litigieux (le "Premier Nom de Domaine") et (le "Second Nom de Domaine"; ensemble: les "Noms de Domaine") sont enregistrés auprès de Online SAS (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement"). 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par les Requérantes auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 5 février 2018. En date du 5 février 2018, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérantes. Le 6 février 2018, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 14 février 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 mars 2018. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 6 mars 2018 consistant dans la soumission des échanges de correspondance intervenus entre le conseil des Requérantes et le Défendeur (dont les éléments essentiels seront exposés à la fin de la section "5. Argumentation des parties" ci-dessous).
En date du 29 mars 2018, le Centre nommait Jacques de Werra comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.
Dans la plainte, les Requérantes font valoir en substance qu'elles partagent les mêmes griefs envers le Défendeur et qu'il est équitable de leur permettre de faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure. Le Défendeur ne s'est pour sa part pas prononcé sur cette question. La Commission administrative rappelle dans ce contexte que selon le paragraphe 3(c) des Règles d'application, la plainte peut porter sur plus d'un nom de domaine, pourvu que les noms de domaine soient enregistrés par un même titulaire et que selon le paragraphe 10(e) des Règles d'application, une commission administrative doit se prononcer sur la demande d'une partie de consolider plusieurs litiges portant sur des noms de domaine conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application.
En cas de plainte déposée par plusieurs requérants contre un défendeur (comme c'est le cas en l'espèce), une consolidation peut être considérée par des commissions administratives lorsque les requérants ont des griefs communs contre le défendeur, que le défendeur a adopté un comportement qui a affecté les requérants de manière similaire et qu'il serait équitable et procéduralement efficace de permettre la consolidation (Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition ("Synthèse, version 3.0"), section 4.11.1).
En l'espèce, les Requérantes font partie d'un même groupe de sociétés. Elles ont été affectées de manière similaire par le comportement du Défendeur. Sur cette base, la Commission administrative considère qu'il est justifié d'admettre la consolidation dans le cadre de la présente procédure.
Les Requérantes indiquent par ailleurs que le Défendeur est le titulaire des Noms de Domaine en dépit de la référence faite à la société E-Wilma Internationale dans les enregistrements des Noms de Domaine. Les Requérantes exposent ainsi dans la plainte sans avoir été contredites par le Défendeur que la société E-Wilma Internationale est en cessation d'activités depuis le 31 décembre 2011 de sorte que le Défendeur doit être considéré comme titulaire des Noms de Domaine. Sur cette base, la Commission administrative estime que le Défendeur Michel Mallee est bien le titulaire des Noms de Domaine. 4. Les faits
La première Requérante est une entreprise japonaise active dans les services de télécommunication et l'intégration de systèmes. Elle est présente dans près de cent pays dont la France et a réalisé un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros en 2017.
La première Requérante est titulaire d'une marque verbale européenne KDDI ("la Marque KDDI") n° 11228863, enregistrée en classes 36 et 37 qui a été déposée le 1er octobre 2012 et enregistrée le 28 février 2013.
La première Requérante est présente en ligne par le biais de près d'une dizaine de noms de domaine enregistrés directement ou indirectement par des sociétés du même groupe, notamment:
- (enregistré depuis le 17 septembre 1999),
- (depuis le 12 mars 2001).
La Seconde Requérante est une entreprise appartenant au même groupe que la Première Requérante qui est active comme prestataire international de datacenters. Elle possède 40 datacenters dans 11 capitales.
La Seconde Requérante est titulaire d'une marque verbale française TELEHOUSE ("la Marque TELEHOUSE") n° 1641733, enregistrée en classes 36, 37 et 42 qui a été déposée le 12 octobre 1989.
La Seconde Requérante est présente en ligne par le biais de près d'une dizaine de noms de domaine enregistrés directement ou indirectement par des sociétés du même groupe, notamment:
- (enregistré depuis le 15 juin 1995),
- (depuis le 8 octobre 1999).
Le Défendeur a enregistré le Premier Nom de Domaine le 24 novembre 2017. Le Premier Nom de Domaine pointe vers un site qui comporte la dénomination "KDDI" et les termes "Kingsada Data Distribution Internationale".
Le Défendeur a enregistré le Second Nom de Domaine le 24 novembre 2017. Le Second Nom de Domaine pointe vers un site en construction qui comporte la dénomination "TELEANDHOUSE" et des images de câbles.
Par courrier du 17 janvier 2018, les Requérantes ont par l'intermédiaire de leur conseil mis en demeure le Défendeur de fermer les sites Internet associés aux Noms de Domaine et de leur transférer les Noms de Domaine.
Par courrier du 23 janvier 2018, le Défendeur a indiqué avoir enregistré les Noms de Domaine dans le contexte du prochain licenciement d'un ami employé de la Première Requérante en France. Il a ainsi indiqué avoir agi dans la "volonté d'aider un ami" et non pas pour nuire aux Requérantes. Il y a indiqué cesser l'utilisation du Premier Nom de Domaine qui selon ses dires visait à refléter un acronyme comportant l'initiale du nom de famille de son ami ("Kingsada Data Distribution Internationale") et a indiqué que le site Internet associé au Second Nom de Domaine comportait désormais l'indication: "Ce site ne possède aucun lien avec la société Telehouse". Le Défendeur a aussi offert dans son courrier le transfert des Noms de Domaine pour EUR 3000.
Un échange ultérieur de courriers a eu lieu entre les Parties sans que cela ne permette de résoudre le litige entre elles, le Défendeur offrant dans son dernier courrier du 5 mars 2018 le transfert du Second Nom de Domaine pour EUR 3000 et le transfert du Premier Nom de Domaine sur demande, ce qui n'est pas intervenu depuis lors. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Les Requérantes estiment que le Premier Nom de Domaine est identique à la Marque KDDI, l'extension ".services" ne permettant pas d'écarter cette identité ni d'exclure un risque de confusion et que le Second Nom de Domaine est très fortement similaire, et même quasi-identique à la Marque TELEHOUSE au point de prêter à confusion, la seule différence consistant dans l'élément "and" entre les termes "TELE" et "HOUSE".
Les Requérantes soutiennent que le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur les Noms de Domaine, que le Défendeur ne détient pas de droit de propriété intellectuelle correspondant aux Noms de Domaine, n'est pas connu sous les Noms de Domaine et qu'elles n'ont pas autorisé le Défendeur à utiliser leurs marques. Pour le Premier Nom de Domaine, les Requérantes indiquent en outre que le Défendeur fait un usage lucratif de ce dernier en offrant des services qui sont identiques à ceux de la Première Requérante. Les Requérantes affirment en outre que le Défendeur qui est actif dans le domaine de l'informatique ne pouvait ignorer les Requérantes.
Les Requérantes soutiennent que les Noms de Domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur. Le Premier Nom de Domaine est utilisé pour des services identique à ceux offerts par la Première Requérante sous le terme "KDDI" qui correspond à la Marque KDDI de la Première Requérante. Ceci crée une confusion auprès des internautes. Le Second Nom de Domaine même s'il est en construction tend à détourner la clientèle de la Seconde Requérante en raison de la confusion créée auprès des internautes.
Le fait que le Défendeur ait décidé de reproduire illicitement la Marque KDDI et la Marque TELEHOUSE n'est par ailleurs pas le fruit du hasard, car il connaissait les liens entre la Première Requérante et la Seconde Requérante. B. Défendeur
Le Défendeur a indiqué avoir enregistré les Noms de Domaines dans le contexte du licenciement d'un ami employé par la Première Requérante en France. Il a indiqué avoir enregistré le Premier Nom de Domaine
correspondant à la Marque KDDI, que cet acronyme correspondait à "Kingsada Data Distribution International" et que le Second Nom de Domaine a été enregistré pour "proposer à de potentiels clients des prestations de téléphonie sur IP auprès de particuliers", ces enregistrements ayant été faits dans la volonté d'aider son ami et pas dans le but de nuire aux Requérantes. 6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si les trois conditions posées par celui-ci sont réunies, à savoir:
(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
(ii) si le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et
(iii) si le défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.
La Commission administrative constate en l'espèce que les Requérantes ont établi être titulaires de la Marque KDDI et de la Marque TELEHOUSE respectivement.
La Commission administrative relève que le Premier Nom de Domaine est composé du seul terme "KDDI" et du suffixe ".services", lequel peut être écarté aux fins de la présente analyse. Dans ces circonstances, la Commission administrative considère qu'il existe une identité entre le Premier Nom de Domaine et la Marque KDDI.
La Commission administrative relève que le Second Nom de Domaine est composé des termes "tele" et "house" séparé par le terme "and". Une comparaison avec la Marque TELEHOUSE permet à la Commission administrative de considérer que le Second Nom de Domaine est semblable au point de prêter à confusion avec la Marque TELEHOUSE de la Seconde Requérante.
Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que la première condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes
Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Si la charge de la preuve de l'absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, les commissions administratives considèrent qu'il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d'établir le contraire. S'il n'y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes. Voir Denios Sarl c. Telemediatique France,Litige OMPI No. D2007-0698.
En l'espèce, la Commission administrative constate que les Requérantes ont établi prima facie que le Défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur les Noms de Domaine, notamment parce que les Noms de Domaine ne correspondent pas au nom du Défendeur et parce que les Requérantes n'ont pas autorisé le Défendeur à utiliser leurs marques ni à enregistrer les Noms de Domaine.
Sur cette base, la Commission administrative estime qu'il appartenait au Défendeur d'établir qu'il a un droit ou un intérêt légitime sur les Noms de Domaine.
La Commission administrative constate à cet égard que le Défendeur n'a pas établi être titulaire d'une quelconque marque correspondant aux Noms de Domaine ou être connu sous ce nom ni avoir établi un motif justificatif permettant de constater l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime sur les Noms de Domaine.
La Commission administrative relève que le fait que le Défendeur déclare avoir enregistré les Noms de Domaine dans la volonté d'aider un ami (aussi louable que cet agissement puisse être sur le plan de l'amitié) ne permet pas de considérer que le Défendeur a un droit ou un intérêt légitime sur les Noms de Domaine dans le cadre de la présente procédure aux fins de l'application des Principes directeurs. Le Défendeur n'indique d'ailleurs pas qu'il aurait de droit propre ou d'intérêt propre sur les Noms de Domaine mais au contraire qu'il a agi dans le but d'aider un ami en voie de licenciement par la Première Requérante en France.
La Commission administrative constate en outre que l'explication donnée par le Défendeur quant au choix du Premier Nom de Domaine qui correspondrait ainsi à l'acronyme de "Kingsada Data Distribution International" (le premier terme correspondant au nom de son ami) et ne ferait dès lors pas référence à la Marque KDDI de la Première Requérante n'est pas crédible et n'emporte pas conviction. En effet, la référence du Premier Nom de Domaine à la Marque KDDI de la Première Requérante est évidente et résulte d'ailleurs des déclarations du Défendeur qui admet avoir fait un "clin d'œil" aux Requérantes.
De même, l'enregistrement du Second Nom de Domaine qui correspond à la Marque TELEHOUSE de la Seconde Requérante n'a pas fait l'objet de justifications crédibles par le Défendeur.
Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que la deuxième condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le défendeur a enregistré et qu'il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Aux fins dudit paragraphe des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:
(i) les faits montrent que le titulaire du nom de domaine a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et il est coutumier d'une telle pratique;
(iii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le titulaire du nom de domaine a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace web ou d'un produit ou service qui y est proposé.
La Commission administrative constate tout d'abord que le Défendeur a offert le transfert des Noms de Domaine aux Requérantes pour un prix excédant le montant des frais qu'il avait déboursé en rapport direct avec les Noms de Domaine, ce qui constitue déjà un élément pertinent dans l'appréciation de la mauvaise foi du Défendeur selon les Principes directeurs.
La Commission administrative relève à cet égard que le fait que le Défendeur déclare agir dans la volonté d'aider un ami ne permet pas de considérer que le Défendeur est de bonne foi dans le cadre de la présente procédure aux fins de l'application des Principes directeurs. En effet, il est acquis que le Défendeur a enregistré les Noms de Domaine qui correspondent aux Marques et aux raisons sociales des Requérantes en pleine connaissance de celles-ci et que les sites associés aux Noms de Domaine font référence directement ou indirectement aux types de services offerts par les Requérantes en matière de télécommunications.
Le Défendeur ne peut pas non plus se prévaloir de sa bonne foi compte tenu de la volonté qu'il a clairement exprimée de monnayer le transfert initialement des Noms de Domaine puis seulement du Second Nom de Domaine aux Requérantes pour un montant de EUR 3000, ce qui correspond en soi à un agissement visé par les Principes directeurs.
La Commission relève par ailleurs que l'indication qui a été ajoutée par le Défendeur sur le site associé au Second Nom de Domaine par laquelle "Ce site ne possède aucun lien avec la société Telehouse" ne permet pas d'exclure la mauvaise foi ("Synthèse, version 3.0", section 3.7).
La Commission administrative constate également que le fait que le Second Nom de Domaine n'est pas activement utilisé par le Défendeur n'exclut aucunement l'admission de la mauvaise foi du Défendeur. Voir eBay Inc. c. Sunho Hong,Litige OMPI No. D2000-1633.
La Commission administrative considère dès lors sur la base des circonstances du cas d'espèce que les Noms de Domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur dès lors qu'aucun motif légitime ne permet d'expliquer de tels agissements.
La Commission administrative en conclut ainsi que le Défendeur a enregistré et utilise de mauvaise foi les Noms de Domaine et que la troisième condition figurant au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est ainsi remplie. 7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le Premier Nom de Domaine soit transféré à la Première Requérante et que le Second Nom de Domaine soit transféré à la Seconde Requérante.
Jacques de Werra
Expert Unique
Le 16 avril 2018
Full & Egal Universal Law Academy