Il Ricorrente è Intesa Sanpaolo S.p.A., di Torino, Italia, rappresentato da Perani Pozzi Associati - Studio Legale, Italia.
Il Resistente è Angelo Lombardi di Lissone, Italia. 2. Il nome a dominio e il Registrar
Il nome a dominio contestato è registrato presso la società Register.IT SPA (il “Registrar”). 3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 23 febbraio 2018 via email. Il 23 febbraio 2018, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 26 febbraio 2018, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 14 marzo 2018, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 3 aprile 2018. Il Resistente non ha fatto pervenire una Risposta formale. Il 4 aprile 2018, il Centro ha notificato l’inadempienza del Resistente e informato le parti dell’inizio della procedura di nomina del Collegio.
Il Centro ha nominato, in data 10 aprile 2018, Andrea Mondini quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7. 4. I presupposti di fatto
Il Ricorrente è uno dei maggiori gruppi bancari italiani ed è il titolare di numerose registrazioni del marchio INTESA SANPAOLO, ivi incluse le seguenti: marchio internazionale No. 920896 INTESA SANPAOLO, concesso il 7 marzo 2007 per le classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 42, esteso in particolare a Australia, Cina, Stati Uniti, Giappone, Federazione Russa e Unione Europea, e registrazione di marchio dell’Unione Europea No. 5301999 INTESA SANPAOLO, concessa il 18 giugno 2007 per le classi 35, 36 e 38.
Il nome a dominio contestato venne registrato il 4 gennaio 2018 e il sito web risolve ad una pagina web priva di particolari contenuti. 5. Argomentazioni delle parti A. Ricorrente
Il Ricorrente contende in sostanza:
- che il nome a dominio contestato è identico o induce a confusione poiché riproduce il marchio INTESA SANPAOLO con la mera aggiunta del termine “corporate”, descrittivo della natura aziendale del Ricorrente;
- che il Ricorrente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato, poiché il Resistente non è comunemente riconosciuto con tale nome e non sta utilizzando in buona fede il nome a dominio contestato;
- che il fatto che il Resistente abbia registrato un nome a dominio identico al noto marchio del Ricorrente dimostra che il Resistente fosse a conoscenza del marchio del Richiedente al momento della registrazione;
- che il nome a dominio contestato non è utilizzato in buona fede, poiché è collegato ad una pagina web priva di particolari contenuti e che tale detenzione passiva è una dimostrazione di malafede;
- che in data 9 febbraio 2018 i legali del Ricorrente hanno inviato una lettera di diffida al Resistente, il quale ha ignorato tale comunicazione. B. Resistente
Il Resistente non ha presentato alcuna Risposta. 6. Motivi della decisione
Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede. A. Identità o somiglianza tale da indurre a confusione del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente
Il Ricorrente ha dimostrato di essere il titolare di numerose registrazioni del marchio INTESA SANPAOLO, ivi incluse le seguenti: marchio internazionale No. 920896 INTESA SANPAOLO, concesso il 7 marzo 2007 per le classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 42, esteso in particolare a Australia, Cina, Stati Uniti, Giappone, Federazione Russa e Unione Europea, e registrazione di marchio dell’Unione Europea No. 5301999 INTESA SANPAOLO, concessa il 18 giugno 2007 per le classi 35, 36 e 38.
Il Collegio riconosce che il nome a dominio contestato induce a confusione con il marchio del Ricorrente poiché riproduce il marchio INTESA SANPAOLO con la mera aggiunta del termine “corporate”, descrittivo della natura aziendale del Ricorrente e che quindi non riduce il rischio di confusione.
Il Collegio quindi decide che il Ricorrente ha provato l’elemento del paragrafo 4(a)(i) della Policy. B. Assenza di diritti o d’interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato
Il Ricorrente sostiene, credibilmente, che il Resistente non abbia alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato. In assenza di una Risposta del Resistente, il Collegio conclude che il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato.
Il Collegio quindi decide che il Richiedente ha provato l’elemento del paragrafo 4(a)(ii) della Policy. C. Registrazione e Uso in Malafede
Considerando che il Richiedente è un maggiore gruppo bancario e che il suo marchio INTESA SANPAOLO è ben noto, il Collegio conclude che il Resistente aveva ovviamente conoscenza di tale marchio quando registrò il nome a dominio contestato, e che quindi registrò il nome a dominio in malafede.
Il nome a dominio contestato è collegato ad una pagina web con il seguente contenuto: “Questo dominio è già registrato. Ti interessa questo nome?” Questo contenuto, ed in particolare la domanda “ti interessa questo nome?” indica che il nome a dominio contestato venne registrato ed è utilizzato con l’intenzione di rivendere il nome a dominio contestato a scopo di lucro ai sensi del paragrafo 4(b)(i) della Policy. Inoltre, il Collegio conclude che il Resistente usa il nome a dominio in malafede, poiché ove (come nel caso in esame) non è concepibile un uso in buona fede, la detenzione passiva di un nome a dominio costituisce un uso malafede (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,WIPO Case No. D2000-0003).
Il Collegio quindi decide che il Richiedente ha provato l’elemento del paragrafo 4(a)(iii) della Policy. 7. Decisione
Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore del Ricorrente del nome a dominio contestato .
Andrea Mondini
Membro Unico del Collegio
Data: 16 aprile 2018
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