La Demandante es Kipling Apparel Corp., con domicilio en Wilmington, Delaware, Estados Unidos de América, representada por Dumont (DBB), México.
El Demandado es Jose Monserrat Puerta, con domicilio en Chetumal, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el "nombre de dominio en disputa").
El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es GoD, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda en español se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 13 de marzo de 2018. El 13 de marzo de 2018 el Centro envió a GoD, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 16 de marzo de 2018, GoD, LLC envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda e informando que la lengua del acuerdo de registro es el inglés. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 26 de marzo de 2018 suministrando el registrante y los datos de contacto comunicados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 29 de marzo de 2018.
El 26 de marzo de 2018, el Centro envió una comunicación a las Partes relativa al idioma del procedimiento. La Demandante envió una comunicación en fecha 29 de marzo de 2018 solicitando que el idioma del procedimiento fuera el español. El Demandado no contestó a la solicitud de la Demandante.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda, en inglés y español, al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de abril de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de abril de 2018. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 24 de abril de 2018.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de mayo de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
De acuerdo con los artículos 10 y 11 del Reglamento sobre las facultades generales del Experto y sobre el idioma del procedimiento, se acepta la Demanda en español. A tal efecto se tiene en cuenta el silencio del Demandado, la correcta notificación del inicio procedimiento en inglés y español junto con la Demanda al Demandado, así como que la residencia del Demandado es en un país de habla española. Por ello, el Experto acuerda que sea el español el idioma en el que se emita la Decisión. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular en México, entre otros, de los siguientes registros marcarios:
Registro de marca
Clase
Fecha
KIPLING (1374031)
35
7 junio 2013
KIPLING (645341)
25
29 febrero 2000
KIPLING (686889)
18
22 febrero 2001
KIPLING (645345)
9
29 febrero 2000
KIPLING (645344)
14
29 febrero 2000
KIPLING KIPLING (669981)
14
30 agosto 2000
KIPLING KIPLING(649575)
24
31 marzo 2000
KIPLING KIPLING(649576)
25
21 julio 2000
KIPLING KIPLING(659595)
28
19 junio 2000
KIPLING KIPLING(647136)
9
27 marzo 2000
KIPLING KIPLING(493646)
18
5 junio 1995
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa con fecha de 2 de noviembre de 2017.
El nombre de dominio en disputa ha venido operando si bien en la actualidad se encuentra inoperativo. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Considera la Demandante que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente las marcas registradas de su titularidad. La incorporación del término "mundo" o el dominio de primer nivel ".com" no cobran importancia para la disputa. En consecuencia considera que se cumple el primer requisito habida cuenta de la confusión creada por la similitud entre el nombre de dominio en disputa y sus marcas.
Defiende la Demandante el valor de marca notoria de KIPLING. Y alega que el Demandado al incorporar una marca notoriamente conocida perseguía engañar al público consumidor haciéndole creer que se encontraban comprando productos de la Demandante. Igualmente alega la Demandante que no ha otorgado autorización para el uso de sus marcas de alguna manera. Por todo ello concluye que el nombre de dominio en disputa se encuentra usando para atraer a usuarios con ánimo de lucro valiéndose de la identidad de la Demandante. Niega, por lo demás, que se puedan reputar derechos o intereses legítimos al Demandado en relación al nombre de dominio en disputa.
Alega la Demandante que el nombre de dominio es utilizado para comercializar productos análogos a los que son propios de su actividad y presumiblemente falsos. Esta circunstancia hace que el registro sea de mala fe pues se está procurando un lucro a través del engaño al consumidor. Adicionalmente alega que la marca KIPLING es notoria y la reproducción de la misma en el nombre de dominio en disputa es íntegra.
Concluye la Demandante que el Demandado procura una desviación del tráfico utilizando marcas conocidas por el público consumidor con el único propósito de hacerse de un lucro al que no tiene derecho. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda.
Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado, no implica per se una resolución favorable para la otra parte.
El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política, así como en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0"). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha demostrado sus derechos marcarios sobre el término KIPLING. De conformidad con anteriores decisiones bajo la Política, el análisis de este primer requisito se refiere exclusivamente a la comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa y que cuando la marca es reconocible se cumple con el requisito (ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7). Además, en dicho análisis no se tiene en cuenta el dominio de primer nivel del nombre de dominio en disputa, en este caso ".com".
Por cuanto antecede, el Experto compara el nombre de dominio en disputa con la marca KIPLING de la Demandante y concluye que existe una reproducción íntegra de la misma. Asimismo, valora la inclusión de la palabra "mundo" y entiende que este término no aboca a reconocer carácter distintivo al nombre de dominio en disputa que lo haga diferente de la propia marca y por ello no se tiene en cuenta en el análisis. (Alcatel Lucent c. Domains By Proxy, LLC / Bin G Glu, G Design,Caso OMPI No. D2016-1745).
En conclusión, existe un riesgo cierto que puede dar lugar a confusión lo que aboca a dar por cumplido este primer requisito en los términos del párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Del escrito de Demanda ha quedado probado por la Demandante que al Demandado no se le ha otorgado autorización de uso de la marca KIPLING o de registro de la misma como nombre de dominio. También ha quedado probado la inexistencia de acuerdo o relación comercial entre las partes.
Asimismo, ha quedado probado que el Demandado utiliza de forma profusa la marca de la Demandante sin autorización y sin poner de manifiesto en su página web la relación existente entre la partes. En este escenario y en opinión del Experto se da lugar a una posible suplantación o confusión en la medida de que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca KIPLING y la imagen del sitio web reproduce su signo gráfico.
En las circunstancias descritas, corresponde al Demandado establecer sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, el Demandado no se ha personado en el procedimiento y en consecuencia no han podido ser valoradas sus posibles alegaciones y documental. En todo caso, hace notar el Experto que no existen en el expediente indicios a los que se refiere el párrafo 4(c) de la Política o de otro tipo, que puedan llevar a concluir que el Demandado dispone de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. En definitiva el Demandado no ha probado sus derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa en los términos del párrafo 4(c) de la Política o con apoyo en cualquier otro fundamento o base legal. Por ello la Demandante ha conseguido cumplir a satisfacción del Experto el requisito del párrafo 4(a) (ii) de la Política. En este sentido ver Accor c. Eren Atesmen,Caso OMPI No. D2009-0701.
Considerando lo anterior, el Experto concluye que la Demandante ha probado la concurrencia del segundo de los requisitos establecidos por la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito de la Política impone a la Demandante demostrar que el Demandado ha registrado y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe. Son indicios de un registro de mala fe, entre otros supuestos, el conocimiento previo de la marca por quien haya registrado un nombre de dominio idéntico o similar a una marca.
A este respecto alega la Demandante el valor de marca notoria de KIPLING. Sin embargo, no aporta indicio alguno sobre el mismo. Con todo, el Experto ha realizado una investigación en Internet para conocer la marca KIPLING y debe reconocer su valor y gran difusión mas no puede concluir si de esa investigación superficial cabe concluir que sea notoria. No obstante, del expediente cabe inferir ese conocimiento previo a consecuencia del uso posterior del nombre de dominio en un sitio web que vende productos o falsificaciones de la Demandante y que además contiene una profusa utilización de su marca (ver SRAM, LLC v. Li Qing,Caso OMPI No. D2016-1172).
Por ello, el Experto considera que el registro se realizó de mala fe pues sí existía un conocimiento previo al momento del registro.
Por lo que se refiere al uso ya han quedado descritos los términos de su utilización. Esa utilización es merecedora de calificarla como de mala fe en los términos del párrafo 4(b) (iv) de la Política: "si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea". Confusión creada por el Demandado al no introducir un disclaimer sobre la falta de relación entre las partes de alguna manera o por la utilización de la marca KIPLING en su sitio web.
Además, ha quedado probado que el Demandado ha dejado inoperativo el nombre de dominio en disputa tras la notificación de la Demanda de este expediente. En esas circunstancias el nombre de dominio en disputa está en situación de "tenencia pasiva" en los términos de la decisión Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003. El Experto considera que el uso pasivo del nombre de dominio en disputa debe aceptarse en base a que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, no existen pruebas o indicios de un uso actual o futuro de buena fe, se ha utilizado la marca KIPLING sin autorización y, finalmente el Demandado no respondió la Demanda. Por todo ello, este Experto considera que la actual tenencia del nombre de dominio en disputa de forma pasiva o inactiva por el Demandado debe calificarse como de mala fe.
Y, por ello, la Demandante ha conseguido demostrar este tercer requisito por lo que el Experto entiende que se ha cumplido con el párrafo 4(a)(iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 30 de mayo de 2018
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