Powodem jest Stephania Holdings Inc., z siedzibą w Delta, Kolumbia Brytyjska, Kanada, reprezentowana przez pełnomocników: Marka Łazewskiego, Krystynę Żurawską, LDS Łazewski Depo i Wspólnicy sp. k., Polska.
Pozwanym jest ATS Serwis sp. z o.o., Legnica, Polska, reprezentowana przez prezesa Adama Zientek, Polska. 2. Nazwa domeny oraz rejestrator
Przedmiotem sporu jest nazwa domeny zarejestrowana przez OVH sp. z o.o. 3. Opis czynności dokonanych w postępowaniu
Pozew został złożony w Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (Centrum) w dniu 23 marca 2018 roku. W dniu 23 marca 2018 roku, Centrum przesłało pocztą elektroniczną OVH sp. z o.o. prośbę o weryfikację rejestratora w odniesieniu do przedmiotowej nazwy domeny.
W dniu 26 marca 2018 roku, Centrum uzyskało od OVH drogą mailową odpowiedź odnośnie weryfikacji, w której to dane kontaktowe i informacje dotyczące abonenta nieznacznie różniły się od danych Pozwanego oraz danych kontaktowych zawartych w pozwie.
Centrum potwierdziło, że Pozew spełnia wymagania formalne określone w Jednolitej Polityce Rozstrzygania Sporów o Nazwy Domen (Polityka), w Regulaminie dla Jednolitej Polityki Rozstrzygania Sporów (Regulamin) oraz w Regulaminie Dodatkowym WIPO do Jednolitej Polityki Rozstrzygania Sporów o Nazwy Domen (Regulamin Dodatkowy).
Zgodnie z paragrafem 2 i 4 Regulaminu, Centrum oficjalnie zawiadomiło Pozwanego o Powództwie i postępowanie rozpoczęło się w dniu 6 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z paragrafem 5 Regulaminu, terminem do złożenia Odpowiedzi na Pozew był dzień 26 kwietnia 2018 roku. Pozwany przesłał Odpowiedź na Pozew pocztą elektroniczną w dniu 26 kwietnia 2018 roku.
Centrum powołało w przedmiotowej sprawie Piotra Nowaczyka jako arbitra jedynego w dniu 8 maja 2018 roku. Arbiter przyjął swoje powołanie za właściwe i złożył Oświadczenie Akceptacji i Deklarację Bezstronności i Niezależności, wymagane przez Centrum w celu zapewnienia spełnienia warunku z paragrafu 7 Regulaminu. 4. Stan faktyczny
Powód to podmiot należący do grupy kapitałowej A.T.S. Electro-Lube, która działa w branży urządzeń smarujących (automatycznych podajników smaru). W 1982 roku podmiot z grupy – A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd – stworzył pierwszy w swoim rodzaju dozownik smaru. Podmioty z grupy A.T.S. Electro-Lube prowadzą działalność na całym świecie, w tym od 2004 roku na terenie Europy.
Powód, na mocy zawartej w dniu 4 maja 2016 roku z A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd. umowy cesji znaków towarowych oraz praw będących przedmiotem licencji stał się uprawnionym z rejestracji licznych znaków towarowych, w tym:
- unijnego znaku towarowego A.T.S. ELECTRO-LUBE (znak słowny, nr EUTM-010201771), z pierwszeństwem od dnia 17 sierpnia 2011 roku, zarejestrowanego dnia 28 listopada 2011 roku w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dla towarów z klasy 7 klasyfikacji nicejskiej (dozowniki smaru do maszyn), który poprzez jedną rejestrację zapewnia ochronę we wszystkich 28 państwach członkowskich UE na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (wcześniej „Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej”.)
- znaku towarowego A.T.S. ELECTRO-LUBE (znak słowny, nr 4359823), z pierwszeństwem od dnia 14 marca 2011 roku, zarejestrowanego dnia 2 lipca 2013 roku w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych („USPTO”) dla zasilanrgp energią elektryczną samowystarczalnego dozownika smaru do maszyn, zarejestrowanego na mocy Section 44 of the Trademark Act For A Filing Basis (15 U.S.C. §1126) na podstawie rejestracji kanadyjskiej TMA824191.
- znaku towarowego ELECTRO-LUBER M-D (znak słowny, nr 2599184), zarejestrowanego dnia 9 kwietnia 2002 roku w USPTO dla zasilanego energią elektryczną dozownika smaru do maszyn.
- znaku towarowego A.T.S. ELECTRO-LUBE (znak słowny, nr TMA824191) z pierwszeństwem od dnia 14 marca 2011 roku, zarejestrowanego dnia 16 maja 2012 roku w Kanadyjskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej dla dozowników smaru do maszyn, zarejestrowanego na mocy Trade-marks Act (ROKUS.C., 1985, c. T-13).
- znaku towarowego ELECTRO-LUBER (znak słowny, nr TMA405523) zarejestrowanego dnia 27 listopada 1992 roku w Kanadyjskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej dla automatycznych elektronicznych dozowników środków smarnych.
- znaku towarowego ELECTRO-LUBER M-D (znak słowny, nr TMA554902), zarejestrowanego dnia 3 grudnia 2001 roku w Kanadyjskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej dla dozowników smaru do maszyn.
Ponadto Powód dokonał w dniu 17 sierpnia 2015 roku zgłoszenia nr EUTM-014481402 w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej znaku słownego ELECTRO-LUBER dla towarów z klasy 7 tj. Smarownice [części maszyn]; dozowniki smaru z napędem elektrycznym do maszyn; maszyny smarujące; pompy smarownicze; pistolety smarownicze [maszyny]; jednopunktowe smarownice elektryczne; smarownice na sprężone powietrze. W dniu 24 listopada 2015 roku została wniesiona opozycja przez Irenę Wszelaczyńską, która jest uprawniona ze znaku ELEKTROLUBER LUBRICATE WITH US!
Pozwany to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest reprezentowana oraz zarządzana przez prezesa zarządu (będącego równocześnie jedynym wspólnikiem spółki), Adama Andrzeja Zientka. Pozwany działa w branży usług serwisowych dla przemysłu ciężkiego (energetyka, przemysł maszynowy) i specjalizuje się w serwisach układów centralnego smarowania. Na swojej stronie Internetowej pod adresem , Pozwany deklaruje, że ściśle współpracuje z producentami układów smarowania.
Sporna nazwa domeny została zarejestrowana w dniu 25 marca 2015 roku. Ponadto Pozwany zarejestrował następujące domeny: (w dniu 25 marca 2015 roku), (w dniu 25 marca 2015 roku), (w dniu 12 kwietnia 2006 roku).
Sporna nazwa domeny zawiera przekierowanie do strony Internetowej pod adresem , która dotyczy działalności ElektroLuber S.C., której wspólnikami są Irena i Grzegorz Wszelaczyńscy. Treść strony pod adresem wskazuje: „ElektroLuber S.C. od wielu lat zajmuje się obsługą przemysłu w zakresie automatyzacji smarowania maszyn i systemami dozowania środków smarnych. Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważne jest smarowanie w przemyśle. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce realizujemy projekty kompleksowo. Wspieramy naszych klientów od opracowania koncepcji, poprzez uruchomienie, na stałej konserwacji i dostawie materiałów eksploatacyjnych kończąc”.
W dniu 26 kwietnia 2016 r. z grupy A.T.S. Electro-Lube - A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd. wystosowała do Ireny Wszelaczyńskiej i Grzegorza Wszelaczyńskiego, wspólników spółki cywilnej ElektroLuber S.C. oraz Pozwanego wezwanie do zaprzestania naruszeń w związku z utrzymywaniem nazwy domeny
W marcu 2017 roku Powód wraz z inną spółką z grupy A.T.S. Electro-Lube - A.T.S. Electro- Lube (UK) Ltd. wszczął w Centrum Rozwiązywania Sporów dotyczących Domen (ADR.EU) przy Czeskim Sądzie Arbitrażowym w Pradze postępowanie dotyczące naruszenia ich praw poprzez rejestrację i utrzymywanie domeny (nr sprawy 07437). Stroną Pozwaną w tym sporze byli Irena i Grzegorz Wszelaczyńscy oraz Pozwany. Zespół Orzekający wydał wyrok arbitrażowy, w którym podjął decyzję o transferze przedmiotowej nazwy domeny na A.T.S. Electro Lube (U.K.) Ltd. (spółkę z grupy A.T.S. Electro-Lube).
Znak towarowy ELEKTROLUBER został zarejestrowany na rzecz Ireny i Grzegorza Wszelaczyńskich w dniu 30 listopada 2017 r. (zgłoszenie złożono w dniu 10 lutego 2016 r.) dla towarów i usług z klasy 42 klasyfikacji nicejskiej. 5. Twierdzenia Stron A. Powód
Powód twierdzi, że sporna nazwa domeny jest identyczna ze znakami towarowymi ELECTRO-LUBER, ELECTRO-LUBER M-D i ELECTRO-LUBER MD, gdyż inkorporuje niemal znaki w całości – wprowadza tylko niewielką zmianę (rezygnacja z myślnika, a także zamiana litery „c” na „k”), która nie ma wpływu na całościowy odbiór domeny. Jednocześnie, Powód twierdzi, że sporna nazwa domeny w sposób bezpośredni nawiązuje do unijnego znaku towarowego A.T.S. ELECTRO-LUBE chronionego na rzecz Powoda – jest ona wysoce podobna do odróżniającego elementu tego znaku. W celu udowodnienia tego twierdzenia Powód powołuje się na decyzję EUIPO z dnia 28 sierpnia 2017 roku podjętą w sprawie sprzeciwu nr B 2 732 397 złożonego przez podmiot z grupy A.T.S. Electro-Lube, tj. A.T.S. Electro-Lube International Inc. (licencjobiorcy znaku A.T.S. ELECTRO-LUBE) wobec zgłoszenia znaku towarowego ELEKTROLUBER (EUTM-015097975) dokonanego przez ElektroLuber S.C. Oceniając podobieństwo wizualne znaków A.T.S. ELECTRO-LUBE oraz ELEKTROLUBER, EUIPO stwierdził, iż „zakwestionowany znak jest odzwierciedlony we wcześniejszym znaku towarowym prawie w całości”. Powód wskazuje, że na podstawie przeprowadzonego przez EUIPO porównania, sprzeciw wobec rejestracji znaku ELEKTROLUBER został w przeważającej części uwzględniony, a sporny znak został zarejestrowany jedynie dla wąskiej grupy usług w klasie 42 (decyzja jest prawomocna).
Powód podnosi, że Pozwany zarejestrował nazwę domeny bez uzasadnionego interesu. Po pierwsze, Powód wskazuje, że ani on ani żaden inny podmiot z grupy A.T.S. Electro-Lube nigdy nie udzielił zgody Pozwanemu na oferowanie produktów oznaczonych znakami Powoda na rynku polskim (lub jakimkolwiek innym rynku na świecie), czy też na używanie ich znaków w nazwach domen internetowych oraz w adresach poczty elektronicznej. Po drugie, Powód twierdzi, że żadna ze spółek z grupy A.T.S. Electro-Lube nie pozostawała z Pozwanym w jakichkolwiek relacjach handlowych. Po trzecie, Powód podkreśla, że już w momencie rejestracji spornej domeny, Pozwany miał świadomość istnienia grupy A.T.S. Electro-Lube, a także znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz podmiotów z tej grupy, gdyż prowadzi działalność w tej samej branży. Powód wskazuje również, że przed złożeniem Pozwu Pozwany otrzymał korespondencję od Powoda i innych podmiotów z grupy A.T.S. Electro-Lube informującą o przysługujących Powodowi prawach. Po czwarte, Powód zauważa, że rejestracja przez Pozwanego wielu domen internetowych opartych na tym samym oznaczeniu oraz ustawienie przekierowania do strony podmiotu powiązanego z Pozwanym a jednocześnie konkurencyjnego w stosunku do podmiotów z grupy A.T.S. Electro-Lube świadczy, że nie ma on uzasadnionego interesu dotyczącego spornej nazwy domeny. Po piąte, zdaniem Powoda, Pozwany nie jest i nie może być utożsamiany ani ze sporną nazwą domeny ani ze znakami towarowymi Powoda. Po szóste, Powód twierdzi, że zarejestrowana na rzecz Pozwanego nazwa domeny używana jest w sposób, który może wprowadzać konsumentów w błąd, ze szkodą dla wskazanych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz Powoda Odwiedzający stronę identyfikowaną domeną będą wchodzić na nią w związku ze skojarzeniem z flagowym produktem A.T.S. Electro-Lube tj. produktem „Electro-Luber”. Co więcej, w opinii Powoda, można się spodziewać, że udostępnienie domeny w celu przekierowania na stronę innego podmiotu nie odbywa się bezpłatnie - w tej sytuacji również warunek „braku zamiaru osiągnięcia korzyści handlowych” czy „działania niekomercyjnego” nie jest realizowany. Po siódme, Powód wskazuje, że Pozwany utrudnia mu dostęp do rynku poprzez rejestrację spornej nazwy domeny, a następnie ustawienie przekierowania na stronę podmiotu prowadzącego konkurencyjną w stosunku do Powoda działalność. Dodatkowo, Powód zauważa, że okoliczność, iż nazwa „elektroluber” nie ma wartości rodzajowej wzmacnia przedstawioną argumentację dotyczącą braku uzasadnionego interesu Pozwanego do nazwy domeny.
Powód zarzuca Pozwanemu rejestrację używanie spornej nazwy domeny w złej wierze. Po pierwsze, Powód twierdzi, że pozwany stale współpracuje z Ireną Wszelaczyńską i Grzegorzem Wszelaczyńskim, wspólnikami spółki cywilnej ElektroLuber, w stosunku do których toczyło się w Polsce postępowanie dotyczące naruszenia praw do unijnego znaku towarowego A.T.S. Electro-Lube i prawa do firmy A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd., a także postępowanie dotyczące domeny (obydwa zakończone orzeczeniami korzystnymi dla podmiotów z grupy A.T.S. Electro-Lube). Zdaniem Powoda, stałą współpracę potwierdza także okoliczność, że Adam Zientek, prezes zarządu i jedyny wspólnik Pozwanego, był wskazany jako osoba odpowiedzialna za rejestrację nazwy domeny , mimo że rejestrującym nazwę domeny była wskazana ElektroLuber S.C., a Pozwany i spółka ElektroLuber S.C. prowadzą działalność pod tym samym adresem. W opinii Powoda, powyższe wskazuje, że wybór takiej a nie innej nazwy przez Pozwanego nie był przypadkowy.
Powód wskazuje, że utrzymywanie przez Pozwanego wielu nazw domen, opierających się na oznaczeniu, do którego nie posiada on żadnych praw, należy uznać za działalnie w złej wierze.
Powód podkreśla, że został pozbawiony możliwości rejestracji nazw domen nawiązujących do posiadanych znaków towarowych. Ponadto, zdaniem Powoda, działania Pozwanego mogą doprowadzić do odpływu klientów grupy A.T.S. Electro-Lube, którzy, odwiedzając stronę identyfikowaną sporną domeną, zostają niespodziewanie przeniesieni do strony podmiotu niezależnego, w żaden sposób niepowiązanego ze spółkami z grupy A.T.S. Electro-Lube, którego oferta produktowa nie obejmuje oryginalnych wyrobów pochodzących od podmiotów z grupy A.T.S. Etectro-Lube.
Podsumowując Powód uważa, że rejestrując a następnie używając sporną nazwę domeny Pozwany działał w złej wierze, wykorzystując do promowania działalności podmiotu konkurencyjnego oznaczenie wysoce podobne do znaków Powoda. B. Pozwany
Pozwany kwestionuje twierdzenia Powoda o prowadzeniu działalności w Europie, wskazując, że w dniu 5 maja 2017 r. Powód posiadał tylko dwa przedstawicielstwa w Europie, w Guernsey oraz Rotterdamie.
Następnie Pozwany wskazuje, że on i współpracujące z nim podmioty, w tym ElektroLuber s.c., oferują usługi inne niż Powód (podobne, ale nie tożsame). Nie można, zdaniem Pozwanego, wskazywać na istnienie jakiejkolwiek konkurencji między stronami. Na tej podstawie, Pozwany twierdzi, że zarejestrował i używa sporną domenę w dobrej wierze.
Pozwany oświadcza także, iż używa domeny w sposób niekomercyjny, bez zamiaru wprowadzania odbiorców w błąd w celu uzyskania korzyści ekonomicznych i bez zamiaru naruszenia renomy cudzego znaku towarowego. Pozwany zauważam, że zajmuje się obsługą techniczną tylko jednego przedsiębiorstwa (ElektroLuber s.c.), która i tak, w zakresie swoich usług - wykonuje odmienne usługi niż Powód.
Zdaniem Pozwanego, Powód nie może przywłaszczać sobie nazwy stanowiącej łaciński odpowiednik branży, w której strony występują: łacińskie słowo Electro wskazuje na związek znaczeniowy z elektrycznością, natomiast łacińskie słowo Lubricate jest desygnatem słowa smarowanie.
Kolejno Pozwany wskazuje, że sporna nazwa domeny została zarejestrowana zgodnie z prawem, gdyż posiada on zgodę Grzegorza Wszelaczyńskiego i Ireny Wszelaczyńskiej na wykorzystywanie znaku towarowego ELEKTROLUBER. Z twierdzeń Pozwanego wynika, że celem rejestracji spornej domeny było rozwijanie usług Pozwanego w Polsce.
Dodatkowo, Pozwany złożył wniosek do Zespołu Orzekającego o orzeczenia w wyroku, że Pozew został wniesiony przez Powoda w złej wierze i stanowi nadużycie postępowania administracyjnego. 6. Dyskusja i Ustalenia A. Identyczność lub podobieństwo w stopniu wywołującym ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorcy
Sporna nazwa domeny jest podobna do znaku towarowego ELECTRO-LUBER, ponieważ inkorporuje ten znak w całości. Brak myślnika i zmiana litery „c” na „k” nie nadają spornej nazwie domeny charakteru odróżniającego od znaku towarowego Powoda. Niezależnie bowiem od wprowadzonych modyfikacji relewantna część spornej nazwy domen i znak ELECTRO-LUBER wymawiane są w ten sam sposób, zaś gdyż przyrostek „.com” nie wpływa na ocenę identyczności/podobieństwa znaku i nazwy domeny w ramach niniejszej przesłanki (zobacz LEGO Juris A/S v. Whois Data Protection Sp. z o.o. / Mirek Nowakowski ROSTALCO Sp. z o.o., sprawa WIPO nr D2012-0607). Również w przypadku pozostałych znaków przedstawionych przez Powoda zachodzi wizualne podobieństwo, które prowadzi do wprowadzenia użytkowników Internetu w błąd.
Z tych względów Zespół Orzekający przyjmuje, że przesłanka określona w pkt. 4(a)(i) Polityki została spełniona przez Powoda. B. Prawa do nazwy lub uzasadniony interes prawny
Analizując zagadnienie możliwych praw Pozwanego do spornej nazwy domeny lub jego uzasadnionego interesu prawnego związanego z tą nazwą domeny Zespół Orzekający wziął pod uwagę następujące okoliczności:
(a) Pozwany nie jest autoryzowanym dealerem, dystrybutorem czy licencjobiorcą Powoda,
(b) Powód nie udzielił też w żaden inny sposób Pozwanemu upoważnienia do jakiegokolwiek wykorzystywania jego znaków towarowych,
(c) Pozwany nie jest powszechnie znany pod sporną nazwą domeny.
Ponadto strona internetowa pod sporną nazwą domeny zawiera przekierowanie do strony internetowej podmiotu z tej samej branży, świadczącego – jak sam przyznaje Pozwany – usługi podobne do tych oferowanych przez Powoda (zobacz BPG SRL v. Liqian Hunanchangsha, WIPO Case No. D2016-0215). Takie działanie nie może zostać zakwalifikowanie jako wykorzystywanie spornej nazwy domeny w dobrej wierze.
W związku z powyższym, Zespół Orzekający uznaje przesłankę z paragrafu 4(a)(ii) Polityki za spełnioną. C. Rejestracja i używanie w złej wierze
Sporna nazwa domeny została zarejestrowana w 2015 roku, zaś znak ELECTRO-LUBER został objęty ochroną już w 1992 roku. Od tego czasu grupa kapitałowa, do której należy Powód rozwinęła swoją działalność, obejmując między innymi Europę (nie ma przy tym znaczenia ile przedstawicielstw w Europie posiada Powód). W sprawie E. & J. Gallo Winery v. Oak Investment Group,sprawa WIPO nr D2000-1213, Zespół Orzekający uznał, że zła wiara może zostać stwierdzona, jeżeli pozwany „wiedział lub powinien był wiedzieć” o znaku towarowym Powoda. W niniejszej sprawie okolicznością, która dodatkowo wskazuje na wiedzę Pozwanego o prawach Powoda jest fakt, że Pozwany działa w tej samej branży, a znak ELECTRO-LUBER nie ma charakteru generycznego.
Powoływanie się przez Powoda na rejestrację przez jego współpracowników znaku ELEKTROLUBER nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia, jako że znak ELEKTROLUBER został zarejestrowany znacząco później niż znaki towarowe Powoda, a nawet później niż rejestracja spornej nazwy domeny. W związku z tym, Zespół Orzekający stwierdza, że w niniejszej sprawie fakt, że Pozwany wiedział lub powinien był wiedzieć o prawach Powoda jest okolicznością, prowadzącą do stwierdzenia złej wiary w czasie rejestracji przedmiotowej nazwy domeny.
Wskazany powyżej fakt przekierowywania odwiedzających stronę, znajdującą się pod sporną nazwą domeny, na stron podmiotu konkurencyjnego stanowi wystarczającą podstawę używania spornej nazwy domeny w złej wierze.
Dodatkowym argumentem uzasadniającym uznanie, że Pozwany zarejestrował i używa sporną nazwę domeny w złej wierze jest fakt, iż Pozwany zarejestrował szereg nazw domen, które są łudząco podobne do znaku ELECTRO-LUBER (zobacz WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, pkt 3.1.2).
Podsumowując, Pozew spełnia wymagania przewidziane w paragrafie 4(a)(iii) Polityki. 7. Rozstrzygnięcie
Wobec przedstawionych powyżej przyczyn, w zgodzie z postanowieniami paragrafu 4(i) Polityki oraz 15 Regulaminu, Zespół Orzekający nakazuje, aby sporna nazwa domeny została przeniesiona na Powoda.
Piotr Nowaczyk
Arbiter Jedyny
Data: 18 maja 2018 r.
Full & Egal Universal Law Academy