La Demandante es Xiaomi, Inc., con domicilio en Pekín, China, representada por Cuatrecasas Abogados, España.
El Demandado es Javier Mesa Moya, con domicilio en Barcelona, España, auto-representado. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el "Nombre de Dominio en Disputa").
El registrador del citado nombre de dominio en disputa es Soluciones Corporativas IP, SL (el "Registrador"). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 10 de abril de 2018. El 11 de abril de 2018 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en Disputa. El 12 de abril de 2018, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 13 de abril de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de mayo de 2018. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 3 de mayo de 2018.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de mayo de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una sociedad china dedicada al diseño, fabricación y distribución de productos tecnológicos, fundada en el año 2010. Para el desarrollo de dichas actividades la Demandante utiliza la marca XIAOMI.
La Demandante es titular, entre otras, de las siguientes marcas:
- XIAOMI (Marca de la Unión Europea) No. 1177611, registrada el 28 de noviembre de 2012;
- XIAOMI (Marca Internacional) No. 1352685, con efectos en España, registrada el 16 de junio de 2016.
El Demandado registró el Nombre de Dominio en Disputa el 6 de octubre de 2016.
El Demandado ha utilizado el Nombre de Dominio en Disputa conectándolo a un sitio web en el que se ofrecen tanto productos de la Demandante como otros que compiten con aquellos. Dicho sitio incluye enlaces a productos de la Demandante (en la sección "productos"). Al seleccionar cualquier producto en el Nombre de Dominio en Disputa el usuario es automáticamente redirigido al sitio web "". 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Los argumentos de la Demandante son los siguientes:
El Nombre de Dominio en Disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos sobre la que la Demandante tiene derechos.
El Nombre de Dominio en Disputa es idéntico a la marca XIAOMI de la Demandante, hasta el punto de crear confusión, ya que la marca de la Demandante se encuentra completamente comprendida en el Nombre de Dominio en Disputa. La inclusión de la palabra "oficial" en combinación con la marca XIAOMI, no hace más que aumentar la apariencia de conexión entre el Nombre de Dominio en Disputa y las marcas de la Demandante, dado que crean la impresión de que el correspondiente sitio web constituye una tienda online oficial y autorizada por la Demandante.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio en Disputa.
La Demandante no ha otorgado ningún derecho o autorización para registrar como nombre de dominio el término "xiaomi". Asimismo el Demandado no tiene derecho o interés sobre el Nombre de Dominio en Disputa, ya que no es titular de ningún registro de marca para la denominación XIAOMI.
Por otro lado, el Demandado se sirvió de un certificado de autorización supuestamente emitido por la Demandante, para crear una apariencia de oficialidad del sitio web. Al ser requerido por el Demandante, el Demandado procedió a retirar dicho certificado.
Por último, cabe destacar que el Demandado no es comúnmente conocido por el Nombre de Dominio en Disputa.
El Nombre de Dominio en Disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe
El Demandado al registrar el Nombre de Dominio en Disputa conocía la existencia de la Demandante así como de sus marcas. Cabe destacar que el Nombre de Dominio en Disputa fue registrado en octubre del 2016, momento en que la Demandante ya era uno de los principales actores de la industria tecnológica. Teniendo en cuenta que tanto el Demandado como la sociedad Luckyarn Europe, S.L. han centrado desde hace años sus actividades comerciales en el mercado de los productos tecnológicos y, en particular, de los teléfonos móviles, resulta poco probable el desconocimiento por parte del Demandado de la marca XIAOMI al momento de registrar el Nombre de Dominio en Disputa.
El Nombre de Dominio en Disputa se encuentra vinculado a un propósito de mala fe, ya que pretende crear confusión con las marcas comerciales de la Demandante, para así aprovecharse de su marca comercial y su reputación. De hecho, el registro del Nombre de Dominio en Disputa no parece haber sido un hecho aislado, sino que, tal como fue indicado por la Demandante, el Demandado ha registrado otros nombres de dominio correspondientes a otras marcas de fabricantes chinos de productos de tecnología móvil. Por lo que parece evidente que este tipo de actuación responde a una estrategia dirigida a aprovecharse de las marcas de terceros para obtener visitas y ventas de los correspondientes productos.
El Demandado utiliza el Nombre de Dominio en Disputa conectándolo a un sitio web en el que se ofrecen tanto productos de la Demandante como de sus competidores, quedando en evidencia su uso de mala fe.
Asimismo, el Nombre de Dominio en Disputa es utilizado con ánimo de confundir a los usuarios de Internet respecto a la relación entre el titular del Nombre de Dominio en Disputa y el titular de las marcas afectadas, constituyendo así, otra evidencia de mala fe.
Por último, es importante señalar que el Demandado vende a través del sitio web "" productos de la Demandante que no están técnicamente configurados para ofrecerse libremente en España o Europa sino que son específicamente dirigidos al mercado chino, confirmando así el uso de mala fe de Nombre de Dominio en Disputa. B. Demandado
Los argumentos del Demandado son los siguientes:
Que el Nombre de Dominio en Disputa, se dedica a la venta lícita de teléfonos oficiales de la marca XIAOMI, los cuales son importados directamente de distribuidores oficiales de la marca localizados en Hong Kong, China y China, así como también de distribuidores de la marca en España.
Que a petición de la Demandante en el sitio web correspondiente al Nombre de Dominio en Disputa no existe signo que corresponda con la marca XIAOMI titularidad de la Demandante. Así como tampoco existe signo distintivo que corresponda con la marca de la Demandante.
Que el Demandado utiliza única y exclusivamente la marca XIAOMI dado que vende productos de dicha marca.
Que en la Oficina Española de Patentes y Marcas existen al menos ocho marcas registradas que contienen dicha palabra y solo una de ellas corresponde a la Demandante.
Que el Nombre de Dominio en Disputa es un derecho legítimo, y que le pertenece de forma lícita, dado que la Demandante estableció tiendas propias en España en noviembre de 2017 y el Nombre de Dominio en Disputa fue registrado el 7 de octubre de 2016. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio en Disputa respecto de la marca sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio en Disputa; y
(iii) acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso. A. Identidad o similitud confusa
La Demandante ha probado a satisfacción del Experto que es titular de la marca XIAOMI.
El Experto considera que la expresión "oficial" no resulta de ninguna manera suficiente para evitar la similitud confusa entre el Nombre de Dominio en Disputa y la marca de la Demandante.
Consecuentemente, el Experto entiende que se cumple con el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio en Disputa o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio en Disputa, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio en Disputa, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
La Demandante negó que estén presentes algunos de estos supuestos. Con esta afirmación y la evidencia presentada, corresponde al Demandado probar sus derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio en Disputa.
La Demandante sostiene, y el Demandado no lo refutó, que el Demandado no posee registro alguno para la marca XIAOMI, ni licencia para usarla, de hecho el Demandado se sirvió de un certificado de autorización falso, para crear una apariencia de oficialidad del sitio web, el cual fue removido al ser requerido por la Demandante. Asimismo, el Demandado tampoco es conocido comúnmente como XIAOMI.
El Demandado manifestó que se dedica a la venta de teléfonos marca XIAOMI, los cuales son importados de distribuidores oficiales de la marca localizados en Hong Kong, China y China, así como también de distribuidores oficiales de la marca en España. Alega que la inclusión de la marca XIAOMI tanto en el Nombre de Dominio en Disputa como en el sitio web se debe a que el Demandado compra de forma lícita productos de dicha marca a distribuidores españoles.
En este orden de ideas, la Demandante ha logrado acreditar que el Demandado carece de derechos y/o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa, dado que el Demandado no le ha concedido ninguna licencia o autorización al Demandado para utilizar sus marcas o registrar un nombre de dominio que incorpore las mismas o hacerse pasar por un representante oficial de la Demandante. Tampoco el Demandado es conocido bajo el Nombre de Dominio en Disputa.
Tampoco parece hacer el Demandado una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio en Disputa, dado que al seleccionar la solapa "Productos" dentro del sitio web, es inmediatamente transferido al sitio web "", desde el cual se ofrecen tanto productos de la Demandante como de sus competidores.
Por ende el Experto encuentra que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio en Disputa, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el párrafo 4(a)(ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4(a)(iii) de la Política establece que la Demandante debe demostrar que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe y que el mismo está siendo utilizado de mala fe.
El Nombre de Dominio en Disputa fue registrado de mala fe, dado que al registrarlo, el Demandado conocía la existencia de la marca XIAOMI, no pudiendo desconocer la misma ya que el Demandado centra sus actividades comerciales en el mercado de productos tecnológicos, particularmente, de los teléfonos móviles. Más aun, el Nombre de Dominio en Disputa fue registrado en octubre de 2016 fecha posterior al lanzamiento de la marca XIAOMI.
Asimismo es importante destacar que el Demandado ha registrado otros nombres de dominios correspondientes a otras marcas de fabricantes chinos de productos de tecnología.
Por todo lo expuesto, el Experto considera que es evidente que el Demandado conocía a la Demandante y su marca al momento del registro del Nombre de Dominio en Disputa.
El Experto entiende que la utilización de la marca de la Demandante XIAOMI, junto a la mención del término "oficial" sin contar con autorización alguna, así como el uso del Nombre de Dominio en Disputa por parte del Demandado, el cual redirecciona a los usuarios de Internet al sitio web "" para promover su propia actividad comercial constituye un uso de mala fe.
El Experto considera que lo expuesto en el párrafo anterior implica utilizar el Nombre de Dominio en Disputa de manera intencionada para atraer con ánimo de lucro a usuarios de Internet creando confusión con la marca de la Demandante en cuanto al origen o afiliación del sitio web conforme lo dispuesto por el párrafo 4(b)(iv) de la Política.
De las circunstancias previamente mencionadas se concluye que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio en Disputa sea transferido a la Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 29 de mayo de 2018
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