El Demandante es Grupo Empresarial San José, S.A., con domicilio en Madrid, España, representado por PONS IP, España.
El Demandado es Operaciones Terra, Terra Networks Mexico, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el “Nombre de Dominio en Disputa”).
El Agente Registrador del Nombre de Dominio en Disputa es Tucows Inc. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de abril de 2018. El 23 de abril de 2018 el Centro envió a Tucows Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en Disputa. El 23 de abril de 2018 Tucows Inc envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación en español y en inglés a las Partes el 27 de abril de 2018 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. El Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 30 de abril de 2018. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento. El Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 21 de mayo de 2018 en respuesta a una petición de aclaración del Centro.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de mayo de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de junio de 2018. El 30 de mayo de 2018 el Demandante presentó una solicitud de suspensión del procedimiento a efectos de concluir un acuerdo con el Demandado. El 3 de junio de 2018 el Centro notificó a las partes la suspensión del procedimiento. El 13 de junio de 2018 el Demandante solicitó la reanudación del procedimiento, y el Centro notificó a las partes de la reanudación del procedimiento y que el nuevo plazo para contestar la Demanda era el 21 de junio de 2018. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 22 de junio de 2018.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 4 de julio de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es Grupo Empresarial San José, S.A., sociedad española, nacida en el año 1962 como Constructora San José, la cual se dedica a la construcción y rehabilitación de edificios mediante la aplicación de una tecnología propia, conocida con el nombre de “construcción racionalizada”.
El Demandante no solo se estableció en España, sino que también tiene actividad comercial en Portugal, Alemania, Argentina, Estados Unidos de América y Uruguay.
Asimismo, el Demandante ha ejecutado las siguientes obras emblemáticas: la ampliación del Museo del Prado de Madrid, la restauración del Teatro Colón en Buenos Aires, la construcción del Museo del Louvre, entre otras cosas.
El Demandante es titular, entre otros, de los siguientes registros marcarios:
- Registro de marca de la Unión Europea (“EU”) SANJOSE CONSTRUCTORA, No. de Registro 6.18.706, registrada el 14 de enero de 2009;
- Registro de marca de la EU GRUPO SAN JOSE (y Diseño), No. de Registro 4.785.18, registrado el 21 de abril de 2009;
Adicionalmente a las marcas, el Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio, a saber:
- , registrado el 7 de julio de 2005;
- , registrado el 11 de febrero de 2000;
- , registrado el 26 de mayo de 2006;
- registrado el 2 de abril de 1998.
El Nombre de Dominio en Disputa fue registrado el 6 de junio de 2015.
Actualmente, en el Nombre de Dominio en Disputa no existe ningún sitio Web activo, sino un sitio web con la leyenda “Estaremos lanzando próximamente”. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Los argumentos del Demandante son los siguientes:
El Nombre de Dominio en Disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos y servicios sobre la que el Demandante tiene derechos:
El Nombre de Dominio en Disputa es idéntico a la marca SANJOSE CONSTRUCTORA del Demandante, al punto de crear confusión, ya que la marca del Demandante se encuentra completamente comprendida en el Nombre de Dominio en Disputa.
Por lo tanto, el consumidor considerará, erróneamente, que el titular del Nombre de Domino en Disputa es de titularidad inequívoca del Demandante.
Consecuentemente, el Nombre de Dominio en Disputa es idéntico o por lo menos similar hasta el punto de crear confusión a la marca del Demandante, dado que el mismo reproduce en su totalidad las marcas del Demandante.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio en Disputa:
El Demandante alega que el Nombre de Dominio en Disputa fue registrado posteriormente al registro de la marca europea SANJOSE CONSTRUCTORA, Registro de marca de la UE No. 6.618.706.
El Demandante no ha otorgado autorización alguna al Demandado, en su condición de titular de la marca, para hacer un uso de la misma y/o registrar a su favor el Nombre de Dominio en Disputa.
Por lo tanto, el Demandando no tiene derechos o intereses legítimos que le amparen en el registro del Nombre de Dominio en Disputa.
El Nombre de Dominio en Disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe:
El Demandante manifiesta que es una empresa conocida a nivel internacional y en particular en México, país en el cual se encuentra domiciliado el Demandado. Asimismo, el Demandante ha resultado adjudicatario de las obras integrales relativas a la rehabilitación de hospitales en los estados de Puebla y Morelos tras sufrir importantes desperfectos tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Razón por la cual el Demandado no puede alegar desconocimiento de la existencia del Demandante, así como tampoco de sus marcas, en particular SANJOSE CONSTRUCTORA y nombres de dominio registrados a su favor.
Asimismo alega que el Demandado previo al registro del Nombre de Dominio en Disputa, debería haber realizado una comprobación previa de registros de marcas y nombres de dominio.
El Demandado al registrar y mantener en vigencia el Nombre de Dominio en Disputa, tiene la intención de impedir que el Demandante use su marca SANJOSE CONSTRUCTORA como nombre de domino bajo el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com”.
Por último, el Demandado está realizando un uso de forma ilegítima y desleal del Nombre de Dominio en Disputa con el intento de aprovecharse del registro y conocimiento de la marca del Demandante, así como de la reputación y prestigio que este tiene a nivel internacional.
Por todo lo expuesto, el Demandado no puede alegar el desconocimiento del Demandante al momento de registrar el Nombre de Dominio en Disputa.
Consecuentemente, el Demandante considera que el Demandado registró y utiliza el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe, a los efectos de causar un perjuicio al Demandante. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, el Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio en Disputa respecto de las marcas sobre las que el Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio en Disputa; y
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso. A. Idioma del Procedimiento
De acuerdo a lo establecido con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
El Demandante solicita que el presente procedimiento sea en español, teniendo en cuenta la identidad, nacionalidad y lugar de residencia de las partes.
Invitado por el Centro a pronunciarse sobre la cuestión, el Demandado guardó silencio.
De acuerdo con dichos antecedentes, el hecho de que el Nombre de Dominio en Disputa se compone de términos en idioma español, y, haciendo uso de la facultad prevista por el párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto considera que se dan en el presente caso razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español. Por lo tanto, el Experto estima que ninguna de las Partes se verá perjudicada por el hecho de que el idioma del procedimiento sea el español. Teniendo en cuenta lo expuesto y en ausencia de respuesta por parte del Demandado a estos efectos, el Experto resuelve que el idioma del procedimiento sea el español. B. Identidad o similitud confusa
El Demandante ha probado a satisfacción del Experto que es titular de la marca SANJOSE CONSTRUCTORA.
Dado que el Nombre de Dominio en Disputa incluye los tres términos que conforman la marca del Demandante en su totalidad sin añadir ningún otro elemento adicional, el Experto entiende que ello es suficiente para que el Nombre de Dominio en Disputa sea considerado idéntico a la marca del Demandante.
Consecuentemente, el Experto entiende que se cumple con el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política. C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas del demandante con ánimo de lucro.
El Demandante manifestó la concurrencia de ningúno de estos supuestos, aportando alegaciones y evidencias a tal efecto. Con la realización de esta presunción prima facie por parte del Demandante, corresponde al Demandado rebatir la misma, quien no se ha presentado a refutar las afirmaciones del Demandante.
En este orden de ideas, el Demandante ha logrado acreditar que el Demandado carece de autorización por parte del Demandando para hacer uso de la marca y/o registrar a su favor el Nombre de Dominio en Disputa. Igualmente, el Experto nota que la identidad entre el Nombre de Dominio en Disputa y la marca del Demandante podría resultar en una confusión por asociación entre las mismas para el usuario de Internet.
Por ende el Experto encuentra que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio en Disputa, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el párrafo 4 (a)(ii) de la Política. D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4(a)(iii) de la Política establece que el Demandante debe demostrar que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe y que el mismo está siendo utilizado de mala fe.
El Experto opina que es evidente que por haber utilizado la totalidad de la marca del Demandado que el Demandado conocía al Demandante y su marca al momento del registro del Nombre de Dominio en Disputa.
Es importante destacar que el Nombre de Dominio en Disputa fue registrado el 6 de junio del 2015, es decir, siete años después de haber sido registrada, usada y publicitada la marca SANJOSE CONSTRUCTORA de propiedad del Demandante, resultando poco probable que el Demandado desconociera al Demandante y sus actividades al momento de solicitar el registro del Nombre de Dominio en Disputa.
El Experto destaca que el Demandando al registrar el Nombre de Dominio en Disputa impide que el Demandante use su marca SANJOSE CONSTRUCTORA como nombre de dominio bajo el gTLD “.com”.
Con lo que refiere al uso, el Experto ha comprobado que en la actualidad existe un “uso pasivo” por el Demandado, dado que el Nombre de Domino en Disputa dirige a un sitio con la leyenda “Sitio en construcción, estaremos lanzando próximamente”. Por lo tanto al haber registrado el Nombre de Dominio en Disputa en el 2015 y no haber aportado durante tres años indicio alguno sobre el uso del sitio web, el Experto, concluye que el Demandado lo tiene de manera pasiva. Esta cuestión se encuentra plasmada en decisiones previas en base a la Política, donde se establece que el uso pasivo de un nombre de domino que incorpora una marca notoria sin que conste otro uso en Internet no evita que tal uso sea calificado como de mala fe, en los términos del párrafo 4(a)(iii) de la Política. (Véase, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003)
De las circunstancias previamente mencionadas se concluye que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio en Disputa, sea transferido al Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 13 de julio de 2018
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