El Demandante es Kipling Apparel Corp., con domicilio en Wilmington, Delaware, Estados Unidos de América, representada por Dumont (DBB), México.
El Demandado es Registration Private, Domains By Proxy, LLC con domicilio en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos de America / Jose Monserrat Puerta, con domicilio en Chetumal, Quintana Roo, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa (el "Nombre de Dominio en Disputa").
El Registrador del nombre de dominio en disputa es GoD, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de mayo de 2018. El 15 de mayo de 2018 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en Disputa. El 16 de mayo de 2018 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del Nombre de Dominio en Disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 17 de mayo de 2018 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 17 de mayo de 2018.
El Centro envió una comunicación en español y en inglés a las Partes el 17 de mayo de 2018 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. El Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 17 de mayo de 2018. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de mayo de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de junio de 2018. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de junio de 2018.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 25 de junio de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es Kipling Apparel Corp, una sociedad debidamente constituida y existente bajo la legislación de los Estados Unidos de América.
El Demandante es titular en México, entre otros, de los siguientes registros marcarios:
- KIPLING, No. de Registro 1374031, registrada el 7 de junio de 2013,
- KIPILING, No. de Registro 645341, registrada el 29 de febrero de 2000,
- KIPILING KIPLING (& Diseño), No. de Registro 647136, registrada el 27 de marzo de 2000,
- KIPLING (& Diseño), No. de Registro 493646, registrada el 5 de junio de 1995.
El Nombre de Dominio en Disputa fue registrado el 17 de enero de 2018.
Actualmente, en el Nombre de Dominio en Disputa no existe ningún sitio Web activo. Al momento de presentar la Demanda, el Demandante aportó evidencias de que el Nombre de Dominio en Disputa resolvía a una página web simulando ser una página oficial de Kipling Apparel Corp. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Los argumentos del Demandante son los siguientes:
El Nombre de Dominio en Disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos y servicios sobre la que el Demandante tiene derechos:
El Nombre de Dominio en Disputa es idéntico a las marcas del Demandante, al punto de crear confusión, ya que las marcas del Demandante se encuentran completamente comprendidas en el Nombre de Dominio en Disputa. La inclusión del término "mexico" así como también el dominio genérico de nivel superior ".com", no tienen importancia para la presente disputa.
Consecuentemente, el Nombre de Dominio en Disputa es idéntico o por lo menos similar hasta el punto de crear confusión a la marca del Demandante, dado que el mismo reproduce en su totalidad las marcas del Demandante.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio en Disputa:
El Demandante manifiesta que las marcas KIPLING, KIPLING (& Diseño) y KIPLING KIPLING (& Diseño) son marcas notoriamente conocidas dentro de la industria de productos de vestido, calzado, sombrería, joyería, bolsas y maletas, gracias a la gran cantidad de publicidad y difusión que goza la misma no solo en México, sino en todo el mundo. Consecuentemente, el Demandado al incorporar una marca notoriamente conocida en su nombre de domino, lo hace con el único fin de engañar al público consumidor, haciéndole creer a los mismos que se encontraban comprando productos del Demandante.
El Demandante no ha otorgado su consentimiento al titular del Nombre de Dominio en Disputa para usar su marca de ningún modo, demostrando de este modo la ausencia de cualquier derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio en Disputa.
El Nombre de Dominio en Disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe:
El Demandante manifiesta que el Demandado utiliza el Nombre de Dominio en Disputa con la intención de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a los sitios Web, creando confusión con las marcas KIPLING, KIPLING (& Diseño) y KIPLING KIPLING (& Diseño), propiedad del Demandante, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dichos sitios Web, dado que el mismo es utilizado para comercializar productos análogos a los del Demandante, que presumiblemente son apócrifos, haciendo de esta manera que el registro sea de mala fe, atento a que el Demandado se está haciendo de un lucro al que no tiene derecho a través del engaño a los consumidores.
Asimismo alega que el contenido del Nombre de Dominio en Disputa fue copiado de mala fe de la página oficial del Demandante, la cual coincide con el nombre dominio .
Para finalizar, el Demandante señala que las acciones del Demandado son de mala fe, ya que de forma ilegítima, el Demandado atrae a los usuarios de Internet para confundir al consumidor con el único propósito de hacerse de un lucro al que no tiene derecho. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, el Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio respecto de las marcas sobre las que el Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al nombre de dominio; y
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso. A. Idioma del Procedimiento
De acuerdo a lo establecido con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
El Demandante declara que, el idioma del acuerdo de registro es el inglés, pero que la Demanda se ha presentado en español, en razón de los siguientes argumentos y evidencias:
- El contenido del Nombre de Dominio en Disputa, se encuentra en español, resultando evidente que se encuentra dirigido al público latinoamericano, cuya lengua materna es el español.
- El precio de los productos comercializados en el sitio web del Nombre de Dominio en Disputa se encuentra en pesos mexicanos, lo que hace más evidente que el mismo se encuentra dirigido al público latinoamericano, en específico al mexicano.
- El Demandado se encuentra domiciliado en México, por lo que resulta evidente que su lengua natal es el español.
Invitado por el Centro a pronunciarse sobre la cuestión, el Demandado guardó silencio.
De acuerdo con dichos antecedentes y, haciendo uso de la facultad prevista por el párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto considera que se dan en el presente caso razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español. Por lo tanto, el Experto estima que ninguna de las Partes se verá perjudicada por el hecho de que el idioma del procedimiento sea el español. Teniendo en cuenta lo expuesto y en ausencia de respuesta por parte del Demandado a estos efectos, el Experto resuelve que el idioma del procedimiento sea el español. B. Identidad o similitud confusa
El Demandante ha probado a satisfacción del Experto que es titular de la marcas KIPLING, KIPLING (& Diseño) y KIPLING KIPLING (& Diseño).
Dado que el Nombre de Dominio en Disputa incluye las marcas del Demandante en su totalidad, sin añadir otro elemento, y que la inclusión del término "mexico" no cobra importancia en el presente caso, ya que no evitará la similitud confusa existente entre el Nombre de Dominio en Disputa y las marcas KIPLING, KIPLING (& Diseño) y KIPLING KIPLING (& Diseño), del Demandante.
Consecuentemente, el Experto entiende que se cumple con el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política. C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas del Demandante con ánimo de lucro.
El Demandante negó que estén presentes algunos de estos supuestos. Con esta afirmación, la carga de la prueba de alguno de estos supuestos recae sobre el Demandado, quien no se ha presentado a refutar las afirmaciones del Demandante.
En este orden de ideas, el Demandante ha logrado acreditar que el Demandado carece de derechos y/o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa, dado el uso que ha hecho el Demandado del Nombre de Dominio en Disputa y que el Demandante no le ha concedido ninguna licencia o autorización al Demandado para utilizar sus marcas o registrar un nombre de dominio que incorpore las mismas.
Por ende el Experto encuentra que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio en Disputa, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el párrafo 4 (a)(ii) de la Política. D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4(a)(iii) de la Política establece que el Demandante debe demostrar que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe y que el mismo está siendo utilizado de mala fe.
El Experto opina que es evidente por la combinación de los términos utilizados que el Demandado conocía al Demandante y sus marcas al momento del registro del Nombre de Dominio en Disputa. La inclusión del término "mexico" no hace más que aumentar la apariencia de conexión entre el Nombre de Dominio en Disputa y las marcas del Demandante, creando así la impresión de que se trata del sitio Web del Demandante perteneciente a México. Es importante destacar que el Nombre de Dominio en Disputa fue registrado el 17 de enero del 2018, es decir, casi 23 años después de haber sido registradas, usadas y publicitadas las marcas de propiedad del Demandante en México, siendo casi imposible que el Demandado desconozca tal situación al momento de solicitar el registro del Nombre de Dominio en Disputa. Asimismo, no hay que perder de vista, que conforme a la evidencia aportada por el Demandante, el Demandado en el sitio Web perteneciente al Nombre de Dominio en Disputa comercializaba productos o falsificaciones del Demandante. Esto refuerza el hecho de que el Demandado conocía las marcas del Demandante a la hora de registrar el Nombre de Dominio en Disputa.
Con lo que refiere al uso, el Experto sostiene que el Demandado utiliza de forma ilegítima las marcas del Demandante con el fin de llamar la atención a los usuarios de Internet y de esa manera confundir a los consumidores y obtener un lucro al que no tiene derecho.
El uso del Nombre de Dominio en Disputa fue con el único fin de generar confusión entre las marcas del Demandante KIPLING, KIPLING (& Diseño) y KIPLING KIPLING (& Diseño) y el Nombre de Dominio en Disputa con el fin de atraer tráfico comercial, dando la impresión de ser un sitio oficial del Demandante o guardar algún tipo de relación con el Demandante.
En conclusión, el Experto entiende que al registrar y utilizar el Nombre de Dominio en Disputa, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web, lo que constituye evidencia del registro y uso del Nombre de Dominio en Disputa de mala fe en los términos del párrafo 4(b)(iv) de la Política.
De las circunstancias previamente mencionadas se concluye que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 2 de julio de 2018
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