La Demandante es Trinity College London, con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (“Reino Unido”), representada internamente.
La Demandada es Invest Group Malaga 2015 SL, con domicilio en Istán, España, representada por L, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del citado nombre de dominio es 1&1 Internet AG. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de julio de 2018. El 17 de julio de 2018 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de julio de 2018, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
El 20 de julio de 2018 el Centro envió a las Partes una comunicación en español y en inglés en relación con el idioma del procedimiento, dado que la Demanda se había presentado en inglés mientras que el idioma del acuerdo de registro era el español. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el inglés el 23 de julio de 2018. El 25 de julio de 2018, la Demandada solicitó el español como lengua del procedimiento.
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada en inglés y español, dando comienzo al procedimiento el 26 de julio de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de agosto de 2018. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 14 de agosto de 2018.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 24 de agosto de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El 29 de agosto de 2018 la Demandante hizo una presentación suplementaria. El 30 de agosto de 2018 la Demandada también hizo una presentación suplementaria oponiéndose a la presentación suplementaria de la Demandante. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una compañía y entidad de caridad (charity) registrada con sede en el Reino Unido.
La Demandante es titular del registro marca internacional designando la Unión Europea, entre otros, TRINITY COLLEGE LONDON, Registro No. 1032511, fecha de registro 4 de enero de 2010, oficina de origen Reino Unido, fecha de prioridad 10 de julio de 2009, cubriendo productos y servicios en las clases 9, 16 y 41. En particular, en relación a la clase 41, la marca mencionada cubre servicios de educación y enseñanza, inclusive en lenguajes y comunicación, proveyendo los servicios de una junta de examen, organización y calificación de exámenes, certificación de exámenes, estándares de exámenes y evaluación, moderación de exámenes, certificación de docentes y otros cursos de entrenamiento, así como examen de los entrenados en tales cursos, etcétera.
La Demandada es una sociedad comercial española con sede en Istán. La Demandada está vinculada comercialmente con otra mercantil española, Aenfis SL. Aparentemente, ambas mercantiles forman parte del mismo grupo de empresas.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 9 de septiembre de 2015.
El sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, redactado en español, describe los exámenes de inglés creados por la Demandante, y ofrece comercialmente servicios de marketing, publicidad y servicios administrativos a academias de idiomas que forman a candidatos en España para tomar los exámenes de inglés de la Demandante. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con la marca TRINITY COLLEGE LONDON, de la cual es propietaria la Demandante. El nombre de dominio en disputa contiene la palabra “Trinity”, que es una abreviatura de la mencionada marca, y del nombre por el que la Demandante es comúnmente conocida en los mercados.
El nombre de dominio en disputa es una referencia directa a las Calificaciones que ofrece la Demandante. La Demandante ha dirigido la Demanda simultáneamente contra Aenfis SL, a la que denomina “Primera Demandada” y contra Invest Group Malaga 2015 SL, a la que denomina “Segunda Demandada”. No está controvertido entre la Demandante y las dos Demandadas que las palabras “Trinity” y “exámenes”, que componen el nombre de dominio en disputa, son una referencia directa a los exámenes Trinity que ofrece y otorga la Demandante.
Las Demandadas no tienen ni derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. Aenfis SL (la “Primera Demandada”) e Invest Group Malaga 2015 SL (la “Segunda Demandada”) jamás han sido corrientemente conocidas como “Trinity”. La Primera Demandada es conocida por su nombre comercial Aenfis, como se muestra en la fotografía de una de sus escuelas franquiciadas para ofrecer las Calificaciones (Anexo 13 de la Demanda). El logo semi-figurativo que aparece en el frente del local comercial de la escuela, en el centro de la imagen, es un logo de un Centro Registrado de Exámenes, una de las marcas TRINITY licenciadas por la Demandante como parte de su concesión del status de Centro Registrado de Exámenes, y conforme al acuerdo firmado entre la Demandante y la Primera Demandada, su uso está prohibido. Dicha fotografía fue tomada en julio de 2018, después de expirar el plazo concedido y convenido entre la Primera Demandada y la Demandante, por el cual todos los signos “Trinity” serían removidos, tal como se estableció en la carta de la Demandante del 7 de mayo de 2018 (Anexo 12 de la Demanda).
La Segunda Demandada está registrada como comercio “Invest Malaga S.L.” y desempeña sus actividades bajo la denominación “Aenfis”. Al momento en que la Demandante notificó a la Primera Demandada que cesara en el uso del nombre de dominio en disputa en 22 de enero de 2018, el sitio web sólo listaba la cadena de escuelas franquiciadas de la Primera Demandante, a las que la Demandante había otorgado el status de Centro de Exámenes Registrado. El contenido y la correspondiente base de datos en el sitio web habían sido diseñados de tal modo que estaba implicado que estas escuelas franquiciadas eran los únicos lugares disponibles para someterse a los exámenes con Calificaciones en ciertas regiones de España. Esto era ciertamente engañoso para los consumidores, dado que existían muchas otras es cuelas competidoras que ofrecían las misma Calificaciones en las mismas regiones geográficas. En ese momento, no había evidencia de uso, ni de un preparativo demostrable de uso del nombre de dominio en disputa en conexión con una oferta de buena fe de servicios a otros Centros Registrados de Exámenes en España. Tampoco había en el sitio web una evidencia de que tales listados se proporcionaban como un servicio por la Segunda Demandada. Fue sólo después de la notificación del Demandante de fecha 22 de enero de 2018 que la Primera Demandada confirmó el 9 de febrero de 2018 que ellos abrirían los listados en el sitio web a Centros Registrados de Exámenes competidores fuera de su franquicia. Anexo 10 de la Demanda.
Los servicios que ahora proporciona la Segunda Demandada en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa a los Centros Registrados de Exámenes de la Demandante en España van desde una listado básico de publicidad de los cursos que llevan a las Calificaciones, hasta un servicio administrativo más amplio, por el cual la Segunda Demandada organiza reservas de sesiones de exámenes para las Calificaciones en nombre de los Centros Registrados de Exámenes que pagan.
A este momento, la Demandante no sabe cuántos Centros Registrados de Exámenes están pagando por un servicio administrativo de organizar exámenes para sus Calificaciones. De todos modos como consecuencia de que las Calificaciones están reguladas por la Oficina para la Regulación de Calificaciones y Exámenes en Inglaterra (Ofqual), la administración de tales sesiones de exámenes impone a la Segunda Demandada el requisito formal de tener un contrato con la Demandante respecto de la calidad con que se toman tales exámenes, como lo estipula la condición C2 de sus “Condiciones generales de reconocimiento”. Anexo 14 de la Demanda. No se ha celebrado tal contrato con la Demandante, y por lo tanto la Segunda Demandada no tiene un derecho legítimo a prestar tales servicios, ni ningún derecho legítimo o interés respecto del nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa se registró y está siendo usado de mala fe. Usando el nombre de dominio en disputa, la Primera y la Segunda Demandada trataron intencionalmente de atraer con una finalidad de ganancia comercial usuarios de Internet al sitio web de las Demandadas, creando una probabilidad de confusión en cuanto al origen, afiliación o endoso del sitio web o de la locación de la Demandada, o de un producto o servicio en el sitio web o locación de la Demandada. Este hecho fue notificado por la Demandante a la Primera Demandada en su carta del 22 de enero de 2018. Ahora, la Segunda Demandada ha cambiado el contenido de su sitio web, usando una leyenda que dice que éste no es un sitio web oficial operado por o afiliado con la Demandante; sin embargo, todavía se niega a transferirlo a la Demandante alegando que ha invertido demasiados recursos en desarrollarlo, y que cambiar el nombre de dominio provocaría una disrupción en los rankings de búsqueda en Google. B. Demandada
La Demandada sostiene lo siguiente:
El nombre de dominio en disputa no contraviene a unas inexistentes marcas “examenes trinity” o “exámenestrinity”. El término “Trinity” tampoco induce a confusión, pues figura en más de 1.960 marcas, de las cuales apenas una treintena pertenece a la Demandante, lo cual no ha sido óbice para que sean concedidas las demás.
El nombre de dominio en disputa no contraviene ni puede inducir a confusión con la secuencia “Trinity College”, pues figura en 13.764 marcas pertenecientes a miles de personas físicas y jurídicas diferentes. Sobre la base de lo anterior, no es razonable sostener que el nombre de domino en disputa induce a terceros a confusión con la marca TRINITY COLLEGE LONDON.
La Demandada tiene interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa. La plataforma mantenida sobre la dirección a la que apunta el nombre de dominio en disputa gestiona una unidad de negocio que da servicio a distintos centros examinadores, con los cuales la Demandada mantiene contrato. Por tanto, existe el nexo legal y eficaz para que los servicios ofrecidos se consideren legítimos, ya sean como medio de información respecto a los exámenes ofertados a través de dichos centros, ya se trate de la función como pasarela para facilitar la matriculación y pagos de los derechos de los aspirantes a dichos exámenes en su distintas modalidades.
Los costes de estudio, desarrollo, mantenimiento de posicionamientos y gestión de la plataforma “” han sido cuantiosos y su amortización viene condicionada a la efectiva operatividad de la misma sostenida en el tiempo. Cualquier intento por parte de terceros de bloquear esa actividad, redunda en una lesión económica importante. Por ello se rechaza la pretensión de la Demandante, que ha venido siendo consciente desde 2015 de toda esta actividad, lucrándose a resultas de su gestión, percibiendo decenas de miles de euros en concepto de derechos de matrícula, y que sólo hace unos meses ha decidido cambiar las reglas del juego y atacar de manera abusiva e infundada la continuidad del sitio web con la pretensión de apropiarse el nombre de dominio en disputa al amparo de este procedimiento. La Demandada no puede sustraerse a este procedimiento, donde sus medios de defensa son muy limitados ya que entran en juego tan solo la existencia y concurrencia de las circunstancias definidas en los tres requisitos de la Política, los cuales, desafortunadamente, contienen en sus enunciados y desarrollo interpretativo suficiente margen para la discrecionalidad, por no tratarse de un procedimiento judicial ordinario con posibilidades probatorias y opción a segunda instancia.
Según la Demandada, el propio relato y alegaciones de la Demandante confirman que la Demandante y la Demandada tienen vínculos, a distintos niveles con el negocio de los exámenes de inglés. Una visita a la plataforma bajo el nombre de dominio en disputa posiciona al visitante ante una página donde se les explica qué son y para qué sirven los exámenes. El sitio web bajo el nombre de dominio en disputa informa qué tipos de exámenes hay, cómo matricularse para los exámenes, fechas de convocatorias, derechos de exámenes, etcétera. Esa información no contraviene derecho alguno. También se informa a los usuarios cómo matricularse por libre en los Exámenes Trinity, fechas de convocatorias, derechos de exámenes, etc. Igualmente, se ofrece la posibilidad de matricularse pagando los derechos y tasas correspondientes. ExámenesT deja claro en el texto de su página cuál es su posición y función en el negocio, por lo que no hay posibilidad de error, ni confusión ni puede considerarse suplantación alguna de la Demandante. Específicamente se aclara que “La plataforma ExamenesT es un intermediario entre alumnos y centros examinadores… 20) El candidato acepta con estas condiciones que EXAMENESTRINITY.COM ejerce de mero intermediario entre CENTROS EXAMINADORES CON NÚMERO DE CENTRO EXAMINADOR”. El aviso legal dice: ““Aviso Legal EXAMENESTRINITY.COM facilita la siguiente información: Esta plataforma con denominación comercial EXAMENESTRINITY.COM es propiedad de INVEST MALAGA 2015 S.L. entidad dedicada a la gestión de publicidad y marketing entre otros. INVEST MALAGA 2015 S.L. cuenta con el CIF B93426351 y con domicilio fiscal en Balcones del Lago Nº25 Istán 29611, Málaga. EXAMENESTRINITY.COM pertenece a INVEST MALAGA 2015 SL como portal de información sobre los exámenes trinity, en ningún caso es una web oficial del Trinity London College. EXAMENESTRINITY.COM tiene registrado el dominio….”
La Demandada niega que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y se utilice de mala fe, ya que no hay confusión alguna. Está claro el tipo de negocio, su alcance y límites y de todo ello es informado el usuario. La Demandante lo reconoce en su Demanda, cuando dice:
“…El segundo demandado [se refiere a INVEST MALAGA 2015, S.L.], ahora ha cambiado el contenido de su sitio web, utilizando un descargo de responsabilidad indicando que este no es un sitio web oficial operado o afiliado a la Demandante, sin embargo todavía se niega a transferirlo al Demandante sobre la base de que ha invertido demasiados recursos para desarrollarlo y cambiar el nombre de dominio interrumpiría su posicionamiento en las búsquedas en Google.”
La Demandada finaliza declarando que su actividad en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa no incumple ninguna de las reglas de la Política y el Reglamento y en especial de las tres circunstancias que dan lugar a la pérdida de un nombre de dominio. 6. Debate y conclusiones A. Cuestión preliminar: idioma del procedimiento.
En la Demanda, presentada en idioma inglés, la Demandante solicita que el procedimiento se tramite en ese idioma, alegando que las Partes han mantenido sus intercambios previos en inglés, y que no domina el español. La Demandada se opone a este pedido, y solicita se aplique el párrafo 11(a) del Reglamento, según el cual, a falta de acuerdo entre las Partes, el idioma del procedimiento será el del acuerdo de registro. En esta situación el Centro ha enviado todas sus comunicaciones a las Partes tanto en español como en inglés, indicándoles que la decisión sobre la cuestión del idioma corresponde al Experto que se designe.
El Experto tiene en cuenta que el contenido del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa está en español, y que la expresión misma “exámenes Trinity” está destinada al público que habla español. El Experto nota asimismo que la Demandante tiene un representante en España.
Por otra parte, solicitar una traducción de la Demanda es facultativo para el Experto. A este respecto, .el Experto nota que en los intercambios epistolares entre la Demandante y Aenfis SL, empresa que presta servicios de enseñanza del idioma inglés, y que forma parte del mismo grupo de compañías que la Demandada, se utilizó el idioma inglés. Asimismo, tanto en su contestación a la Demanda como en su presentación adicional para oponerse a la presentación adicional no solicitada de la Demandante, la Demandada no ha manifestado que no comprende la Demanda. Por último, el Experto comprende el inglés. Por todo ello no sería razonable solicitar a la Demandante que traduzca la Demanda al español
En consecuencia, el Experto decide rendir la decisión en español, sin requerir a la Demandante una traducción al español de sus presentaciones efectuadas en inglés. B. Cuestión preliminar: identidad de la Demandada
El Experto nota que la Demandante ha dirigido la Demanda simultáneamente contra Aenfis SL, a la que denomina “Primera Demandada” y contra Invest Group Malaga 2015 SL, a la que denomina “Segunda Demandada”. Al respecto, el Experto recuerda que según el párrafo 1 (“Definiciones”) del Reglamento, “Parte reclamada significa el titular de la registración de un nombre de dominio contra quien se inicia un reclamo.” Conforme a la correspondiente base de datos WhoIs del Registrador el titular de la registración del nombre de dominio en disputa es Invest Group Malaga 2015. Por tanto, del punto de vista formal el Experto la considera como única Demandada, y dispone que la carátula del presente caso así lo refleje. Sin perjuicio de lo anterior, el Experto nota que aun cuando ambas entidades sean personas jurídicas distintas, existe una aparente relación entre la Demandada y Aenfis SL, ya sea una relación mercantil, contractual o de otra naturaleza, y atendiendo a las alegaciones formuladas por la Demandante y la Demandada (que reconoce “la circunstancia de que existan personas comunes en una y otra compañía”), considera en consecuencia que Aenfis SL ha de ser tenido en cuenta como un tercero relacionado con la Demandada. Por lo tanto, el Experto analiza la disputa teniendo en cuenta este hecho. C. Cuestión preliminar: presentaciones adicionales de las Partes no solicitadas por el Experto
Con fecha 29 de agosto de 2018 la Demandante hizo una presentación denominada “Réplica de la Demandante a la Contestación a la Demanda de la Segunda Demandada” (“Complainant’s Reply to the Second Respondent’s Response”). Se trata de una presentación suplementaria no solicitada por el Experto. Por su parte, la Demandada en fecha de 30 de agosto de 2018 envió al Centro un correo electrónico, oponiéndose expresamente a la presentación adicional de la Demandante.
El Experto tiene en cuenta que este procedimiento fue diseñado como un método expedito de resolución de disputas, con una sola ronda de presentaciones de las Partes, y en el que sólo deberían admitirse presentaciones adicionales no solicitadas en circunstancias muy acotadas. Ver la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), sección 4.6 (“¿En qué circunstancias un grupo de expertos aceptaría una presentación adicional de una parte, que no haya sido solicitada? El párrafo 10 del Reglamento de la UDRP otorga al grupo de expertos la autoridad para determinar la admisibilidad, relevancia, materialidad y peso de la evidencia, y también para conducir los procedimientos en forma debidamente expedita. El párrafo 12 del Reglamento establece expresamente que toca al grupo de expertos solicitar a las partes, a su sola discreción, cualesquiera declaraciones o documentos que juzgue necesarios para decidir el caso. Generalmente se desestimulan las presentaciones adicionales no solicitadas, a menos que el grupo de expertos las pida específicamente. Al recibir el Centro de la OMPI una solicitud para hacer una presentación suplementaria no solicitada, o al recibirla de hecho, el Centro confirmará a las Partes la recepción de la solicitud o de la presentación, y enviará ña solicitud o la presentación al grupo de expertos para que la considere en cuanto a su admisibilidad. En todos esos casos, los grupos de expertos has afirmado repetidamente que la parte que hace una presentación adicional no solicitada, o que solicita presentarla, debería demostrar claramente su relevancia para el caso y por qué no pudo proporcionar la información allí contenida en su demanda p contestación a la demanda (p.ej., debido a alguna circunstancia “excepcional”)”).1
El Experto considera que la presentación adicional de la Demandante no contiene elementos que no pudieran haber sido incorporados en la Demanda. Por ello, el Experto no admite la presentación adicional de la Demandante. El Experto tampoco considerará la presentación adicional de la Demandada, por tratarse de una respuesta a la presentación adicional (no admitida) de la Demandante. D. Identidad o similitud confusa
La Demandante presentó una impresión de la base de datos de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, mediante la cual probó que es titular de una registración para la marca TRINITY COLLEGE LONDON. Ver sección 4 supra. De tal modo esa Parte ha probado a satisfacción del Experto que tiene derechos sobre tal marca a los fines del párrafo 4(a)(i) de la Política.
El Experto nota que en el nombre de dominio en disputa el término descriptivo “examenes” (sin tilde) se adiciona como prefijo al término “Trinity”, sin espacio intermedio entre los términos. Por otra parte, del uso en el sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa es claro que “Trinity” es una forma abreviada de la marca TRINITY COLLEGE LONDON de la Demandante, siendo la parte más dominante de la marca. Considerados en conjunto, los términos “exámenes Trinity” claramente refieren a los exámenes o tests que diseña la Demandante para comprobar el grado de conocimiento y/o dominio del idioma inglés de quienes no tienen ese idioma como lengua materna, y que residen en o provienen de un país de lengua española. De tal modo, la adición del término “exámenes” más bien refuerza la impresión de asociación del nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante y apoya la determinación de que existe similitud confusa entre los dos.
Por ello, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca TRINITY COLLEGE LONDON de la Demandante. E. Derechos o intereses legítimos
El Experto nota que la Demandante y la mercantil española Aenfis SL, llamada “Primera Demandada” por la Demandante, estuvieron vinculadas por un contrato por el que la Demandante le otorgó a Aenfis SL el status de “Centro Registrado de Exámenes” para los exámenes Trinity. Por ese contrato, Aenfis SL se obligaba, entre otras cosas, a respetar la propiedad intelectual de la Demandante. Se destaca en particular la siguiente prohibición:
“Salvo que su uso, solicitud de registro o registro preceda a este Acuerdo, Usted no usará, registrará ni intentará registrar ninguna marca, diseño, nombre comercial o nombre de dominio que consista en, o sea similar hasta la confusión con, alguna de las marcas Trinity, o su Logo de Centro de Exámenes, ni usará o permitirá que se haga cualquier acto que pueda debilitar, dañar, o que de otro modo perjudique la reputación o valor comercial asociado con Trinity, o que pueda interferir con o comprometer el registro y/o validez de la Propiedad Intelectual de Trinity.” 2 (Énfasis añadido por el Experto)
Al advertir la existencia del nombre de dominio en disputa, la Demandante requirió a Aenfis SL que no usara la marca TRINITY en el nombre de dominio en disputa. Aenfis SL respondió a la Demandante que no era ella la registrante del nombre de dominio en disputa, sino la Demandada, que es persona jurídica distinta. Fue entonces que la Demandante exigió a Aenfis SL que actuara ante la aquí Demandada para conseguir el cese del uso de la marca en el nombre de dominio en disputa. Aenfis SL informó a la Demandante que la Demandada se negaba cambiar de nombre de dominio por haber hecho ingentes inversiones en desarrollar la plataforma web correspondiente, así como en publicidad. Por considerar que Aenfis SL había incumplido la prohibición arriba indicada, la Demandante rescindió el acuerdo que las vinculaba y retiró a Aenfis SL el status de “Centro Registrado de Exámenes”.
El Experto constata que en el sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa se difunde información relativa a los exámenes de idioma inglés creados por la Demandante y se prestan comercialmente servicios de marketing, publicidad y apoyo administrativo a academias de idiomas que preparan candidatos para tomar los exámenes.
En este contexto el Experto advierte que el acceso a la información y servicios comerciales que brinda la Demandada se produce a través del nombre de dominio en disputa, que contiene – en forma abreviada – la marca de la Demandante, una marca para cuyo registro y uso como nombre de dominio la Demandada no está autorizada. Asimismo, el Experto nota la naturaleza del nombre de dominio en disputa que se compone del término “examenes” y la forma abreviada TRINITY de la marca de la Demandante. Dicha naturaleza puede efectivamente sugerir patrocinio o asociación con la Demandante ya que hace una clara referencia a la Demandante y a los servicios ofrecidos por la misma. Lo cual además se ve corroborado por el uso del nombre de dominio en disputa y el contenido de la página web. Es verdad que en el sitio web figura una leyenda – no destacada especialmente ni por su ubicación ni por su tamaño o tipo de letra -, que dice “EXAMENESTRINITY.COM pertenece a INVEST MALAGA 2015 SL como portal de información sobre los exámenes trinity, en ningún caso es una web oficial del Trinity London College.” Sin embargo, esta leyenda habría sido añadida al sitio web como consecuencia del requerimiento enviado por la Demandante a Aenfis SL y en cualquier caso no resulta suficiente para evitar el riesgo de asociación anteriormente mencionado.
El Experto considera que aunque en el sitio web correspondiente la Demandada ofrece servicios publicitarios, de marketing y administrativos para academias que preparan para los exámenes de la Demandante, la captación del público usuario de Internet se produce porque el nombre de dominio en disputa incorpora la forma abreviada TRINITY de la marca de la Demandante, aprovechándose de una asociación entre el nombre de dominio en disputa y la Demandante.
Por ello, el nombre de dominio en disputa no se puede considerar conectado con una oferta de buena fe de bienes o servicios, conforme al párrafo 4(c)(i), ni constituye un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores con ánimo de lucro, conforme al párrafo 4(c)(iii) de la Política.
El Experto considera que no hay prueba alguna en el expediente de que la Demandada es comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa. El Experto observa que en el texto publicado en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa la Demandada se autodenomina “ExámenesT”, al decir: “Esta plataforma con denominación comercial EXAMENESTRINITY.COM es propiedad de INVEST MALAGA 2015 S.L. entidad dedicada a la gestión de publicidad y marketing entre otros.” Sin embargo, no hay prueba alguna en el expediente que permita concluir que la Demandada registrante del nombre de dominio en disputa, esto es Invest Malaga 2015 SL, sea “corrientemente conocida” por el nombre de dominio en disputa. Por otra parte, en la base de datos WhoIs consta que el registrante del nombre de dominio en disputa es la Demandada, y no una entidad denominada “EXAMENESTRINITY.COM”. De tal modo, el Experto considera inaplicable el párrafo 4(c)(ii) de la Política.
Adicionalmente, como se vio más arriba, existe una prohibición expresa para el tercero relacionado con la Demandada (esto es Aenfis SL) de registrar un nombre de dominio que sea idéntico o similar hasta la confusión con la marca de la Demandante. Considerando la relación entre la Demandada y Aenfis SL, el uso compartido de recursos humanos y/o de estructura administrativa entre las dos entidades, en el balance de las probabilidades, el Experto considera probable que la Demandada conociera dicha prohibición a la hora de registrar el nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el Experto concluye que, sabiendo la Demandada probablemente de dicha prohibición, el registro y posterior uso del nombre de dominio en disputa no puede generar derechos o intereses legítimos.
Finalmente, la alegación de la Demandada según la cual no puede dejar de usar el nombre de dominio en disputa por haber invertido sumas importantes en el desarrollo de la plataforma correspondiente debe ser rechazada como fundamento para legitimar por sí mismo el registro y uso de un nombre de dominio que incorpora una marca ajena cuando dicho uso no es de buena fe. De otro modo, bastaría el mero gasto de una suma considerable de dinero para desvirtuar por completo el funcionamiento de la Política en todos los casos, lo que es absurdo.
En resumen, el Experto concluye que la Demandante ha conseguido probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. F. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Como se ve en la sección 4 supra, la Demandada registró el nombre de dominio en disputa el 9 de septiembre de 2015, varios años después de que la Demandante registrara la marca TRINITY COLLEGE LONDON en el Reino Unido. El Experto nota que la naturaleza del nombre de dominio en disputa hace una clara referencia a la Demandante. El contenido mismo del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa se refiere básicamente a los exámenes creados por la Demandante. Todo esto apunta a la conclusión que el nombre de dominio en disputa se registró con conocimiento de la Demandante y para aprovecharse de la inclusión de la forma abreviada de la marca de la Demandante, y por lo tanto el Experto concluye que el registro fue de mala fe. Por otra parte, la Demandada no niega sus vínculos con Aenfis SL, mercantil que era hasta hace poco un Centro Registrado de Exámenes autorizado por la Demandante y afirma en su Escrito de Contestación que existen personas comunes entre ambas entidades. Todo ello indica claramente que la Demandada, al registrar el nombre de dominio en disputa, era plenamente consciente de la existencia no sólo de la Demandante y de los servicios educativos protegidos por la marca TRINITY COLLEGE LONDON, y probablemente también de la existencia del contrato entre la Demandante y Aenfis SL que incluía la prohibición expresa de registro de un nombre de dominio que sea idéntico o similar hasta la confusión con la marca de la Demandante.
Puesto que en el mencionado sitio web la Demandada se vale de la confusión o asociación con esa marca de la Demandante para promover sus servicios comerciales de marketing, de publicidad y de apoyo administrativo a academias de idiomas en España, la Demandada ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web, creando confusión con la marca de la Demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de un producto o servicio en su sitio web, lo que es una circunstancia de registro y uso de mala fe en los términos del párrafo 4(b)(iv) de la Política.
Finalmente, siendo Aenfis SL un tercero relacionado con la Demandada, es muy poco probable que la Demandada ignorara la prohibición de la Demandante (en virtud del contrato firmado el 3 de agosto de 2015) de registrar esa marca - incluso como nombre de dominio. De tal modo, la Demandada al registrar a su propio nombre el nombre de dominio en disputa y usarlo en un sitio web para incorporar academias de idiomas a la red de centros de idiomas de Aenfis SL, objetivamente benefició a esta empresa, sobre la que pesaba la mencionada prohibición. Siendo Aenfis SL una entidad relacionada con la Demandada, todo ello lleva a concluir también que el registro y uso del nombre de dominio en disputa debe ser considerado de mala fe.
De todo lo cual el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se usa de mala fe, de acuerdo al párrafo 4(a)(iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 23 de septiembre de 2018
1 Traducción no oficial del Experto.
2 Traducción no oficial del Experto.
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