신청인들: 우영균, 대한민국 서울특별시(이하 “신청인 1”이라 함) 및 주식회사 와이케이더블유(YKW inc.), 대한민국 경기도 의정부시(이하 “신청인 2”이라 함)
신청인들의 대리인: 법무법인 민후, 대한민국
피신청인: 차옥, 대한민국 서울특별시 2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁도메인이름 은 Inames Co., Ltd.에 등록되어 있다. 3. 행정절차 개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2018년 7월 26일 세계지적재산권기구(WIPO) 중재·조정센터(이하 “센터”라 함)에 제출하였다. 센터는2018년 7월 26일 등록기관에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2018년 7월 27일 등록기관은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다. 신청인은 분쟁해결신청서가 형식적으로 흠결이 있다는 센터의 통지에 따라, 2018년 8월 6일에 보정분쟁해결신청서를 제출하였다.
센터는 분쟁해결신청서가 보정분쟁해결신청서와 함께 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(이하 “보충규칙”이라 함)에 따른 형식적 요건을 충족하였음을 검토하였다.
센터는 절차규칙 제2조 및 제4조에 따라 2018년 8월 16일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조에 따라 피신청인의 답변서 제출 마감일은2018년 9월 5일이었다. 피신청인은 답변을 제출하지 않았고 이에 따라 센터는 2018년 9월 7일 피신청인의 답변서 미제출 사실을 확인 및 통지하였다.
2018년 9월 19일 센터는Moonchul Chang을 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락서 및 공정성과 독립성 선언서를 제출하였다. 4. 사실관계
신청인 1 우영균은 2002년경부터 “바나나몰(bananamall)”이라는 상호를 사용하여 성인용품을 판매해왔으며, 2002년 6월 1일 도메인이름 을 등록한 후 성인용품에 관한 인터넷 종합쇼핑몰을 운영해오다가 2010년7월27일 인터넷을 통한 통신판매업, 의료기기 도소매업, 실리콘 등 원자재무역업 등을 목적으로 하는 주식회사 와이케이더블유(YKW inc.)(신청인 2)를 설립하였다. 신청인 1은 표지 에 대해 2015년 4월1일 상표등록을 받은 상표권자이다. 신청인 2는 신청인1이 운영해오던 성인용품에 관한 인터넷쇼핑몰을 현재 운영하고 있으며 신청인 1의 허락을 받아 상표 > 와 도메인이름 을 사용하고 있다. 또한 신청인 2는 현재 상호 ‘바나나몰’을 사용하여 오프라인 상으로도 매장을 운영하고 있다.
한편 피신청인은 분쟁도메인이름 을 2002년 8월 30일자로 등록하고 현재까지 보유하고 있다. 분쟁도메인이름에 연결된 웹페이지는 신청인들 경쟁업체의 웹사이트로 재연결되고 있다. 5. 당사자들의 주장 A. 신청인의 주장
신청인들의 주장을 요약하면 아래와 같다.
(1) 분쟁도메인이름 은 신청인들의 등록상표 BANANAMALL(바나나몰)(로고 디자인 포함)과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
(2) 신청인 1은 BANANAMALL이라는 표지에 대해 상표권을 가지고 있으며 피신청인은 해당표지에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다.
(3) 피신청인은 신청인들과 동종업종인 성인용품을 판매하는 경쟁업체이므로 신청인들의 존재를 잘 알고 있음에도 불구하고, 자신과는 전혀 관계없는 분쟁도메인이름을 등록한 후 자신의 사업체의 웹사이트와 동일한 “joynjoy(조이엔조이)”라는 웹사이트가 나오도록 운영하고 있다. 또한 피신청인은 네이버 검색창에 ‘바나나몰’이라는 단어를 검색하면 피신청인의 사업체인 “joynjoy(조이엔조이)” 가 검색되도록 파워링크 광고를 하고 있다는 점에 비추어 볼 때, 피신청인은 소비자로 하여금 혼동을 유발하여 이들을 유인하여 이득을 얻으려는 것이다. 한편 피신청인은 신청인들이 분쟁도메인이름을 구매하겠다는 의사표시를 매번 거절한 반면 자신의 웹페이지에 분쟁도메인이름을 판매한다는 문구를 표시한 바 있어 신청인들을 제외한 타인에게 판매하려는 의도를 보였다는 점에서 피신청인은 동종 경쟁업체인 신청인들의 사업을 방해할 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하고 있음을 추론할 수 있다. B. 피신청인의 주장
피신청인은 아무런 답변을 제출하지 않았다. 6. 검토 및 판단
규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위하여 다음과 같은 요건을 모두 입증하여야 한다.
(ⅰ) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인의 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
(ⅱ) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
(ⅲ) 피신청인의 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.
따라서 상기의 사항과 관련하여 당사자가 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다. A. 상표와 분쟁도메인이름의 동일 · 유사성
첫째, 분쟁도메인이름 은 신청인의 상표인 BANANAMALL과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
규정 제4(a)(i)조에서 정한 요건에서 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일한지 여부 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를 요건으로 하고 있고, 이 경우 혼동을 일으킬 정도의 여부는 신청인 상표의 원문적 요소 와 분쟁도메인이름의 비교로 판단된다(참조: Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah,WIPO Case No. D2001‑0843; AT&T Corp. v. Amjad Kausar,WIPO Case No. D2003-0327). 또한 분쟁도메인이름의 구성 중 “.com”과 같은 식별력이 없는 일반 최상위 도메인(generic Top-Level Domain, gTLD)은 동일성 및 유사성 여부 판단에서 배제할 수 있다(참조: DHL Operations B.V. v. zhangyl,WIPO Case No. D2007-1653).
따라서 본 패널은 규정 제4(a)(i)조에서 요구하는 바와 같이 신청인들이 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 충분히 입증한 것으로 판단한다. B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
규정 제4(a)(ii)조에서 정한 요건에서 신청인은 피신청인이 해당 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 없다고 추정될 만한 일단의 증거를 제시(a prima facie case)한 후에는 해당 도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 있다는 사실에 대한 증거를 제시할 책임이 피신청인에게 전환된다.
신청인들은 피신청인이 BANANAMALL이라는 표지에 대한 상표권자인 신청인들과 아무런 관련이 없으므로 신청인들의 상표를 그대로 포함하고 있는 분쟁도메인이름에 대해 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장함으로써 신청인은 일단 입증책임은 다한 것으로 판단된다(a prima facie case)..따라서 피신청인에게 자신이 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 있다는 사실에 대해 증거를 제시할 책임이 전환되었다고 본다 (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition(이하 “WIPO Overview 3.0”이라 함) 문단 2.1 참조). 여기에서 피신청인은 분쟁도메인이름을 선의의 목적으로 등록하고 사용하고 있다는 사실에 대한 증거를 제시 할 책임이 있음에도 불구하고 분쟁도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익이 있다는 사실에 대한 답변서를 제출하지 않았다. 한편 분쟁도메인이름이 피신청인의 이름이나 사업과 어떤 관련이 있거나 피신청인이 분쟁도메인이름과 같은 명칭으로 일반적으로 대중에게 인식되고 있다는 사실도 발견되지 않고 있다.
따라서 본 패널은 규정 제4(a)(ii)조에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다. C. 피신청인의 부정한 목적
규정 제4(a)(iii)조에 따르면 신청인은 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었고 사용되고 있음을 입증하여야 한다. 또한 규정 제4(b)조는 부정한 목적에 해당하는 경우를 열거하면서도 부정한 목적의 증거를 열거된 경우만으로 한정하지 않고 있다.
본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적을 가지고 등록하고 사용하였는지 여부를 검토함에 있어 다음과 같은 점을 고려하여 판단하고자 한다.
우선, 피신청인이 분쟁도메인이름 을 2002년 8월 30일 등록하였을 당시, 신청인 1이 이미 바나나몰이라는 상호를 사용하여 성인용품을 판매하였고 도메인이름 을 2002년 6월 1일에 등록한 후 해당상품에 대한 인터넷쇼핑몰을 운영하고 있었으므로, 동종 성인용품을 판매하는 경쟁업체인 피신청인이 BANANAMALL이라는 표지가 포함된 분쟁도메인이름을 등록할 당시에 신청인 1의 존재를 알고 신청인 1의 사업을 겨냥하였을 것으로 추론할 수 있다. 이와 같이 신청인의 초기단계의 상표(보통 아직 등록되지 않은)를 이용하여 부당한 기회를 얻고자 하는 피신청인의 의도를 인정할 수 있는 경우에는, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 후 신청인이 동일하거나 유사한 상표를 뒤에 등록한 경우라 할 지라도 통일도메인이름분쟁해결규정 사건들은 피신청인측에 부정한 목적의 등록 또는 사용을 인정한다(WIPO Overview 3.0 문단 3.8.2. 참조). 또한 신청인들이 제출한 증거에 따르면 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용하여 자신이 운영하는 경쟁업체인 “joynjoy(조이엔조이)” 사이트와 같은 내용의 웹사이트가 나오도록 운영하여 소비자들로 하여금 혼동을 유발하여 자신의 사이트로 유인하여 이득을 얻으려 한 점도 발견된다. 더욱이 신청인들이 피신청인에게 분쟁도메인이름을 구매하겠다는 의사를 표시하였음에도 이를 매번 거절하는 한편 분쟁도메인이름의 웹사이트에는 분쟁도메인이름을 판매한다는 문구를 표시함으로써 신청인들을 제외한 제삼자에게 분쟁도메인이름을 판매하려고 한 점에 비추어 본다면 피신청인은 동종 경쟁업체인 신청인들의 사업을 방해하거나 신청인이 분쟁도메인이름을 등록하는 것을 방해하려는 부정한 목적으로 등록하고 사용한 것으로 추정할 수 있다.
따라서 본 패널은 신청인들이 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하고 있다는 사실에 대해 충분한 주장이나 증거를 제출하였다고 판단한다. 7. 결정
앞에서 검토한 바와 같은 이유로, 본 행정패널은 규정 제4조 제(i)항 및 절차규칙 제15조에 따라, 분쟁도메인이름 을 신청인들에게 이전할 것을 결정한다.
Moonchul Chang
단독 패널위원
일자: 2018년 10월 3일
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