La Demandante es Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., con domicilio en Ciudad de México, México, representada por Arochi & Lindner, México.
La Demandada es Design, con domicilio en Mar del Plata, Argentina. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio , en adelante Nombre de Dominio.
El registrador del Nombre de Dominio es GoD, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de octubre de 2018. El 23 de octubre de 2018 el Centro envió a GoD, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 24 de octubre de 2018 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación a las Partes el 29 de octubre de 2018 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 29 de octubre de 2018. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 8 de noviembre de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de noviembre de 2018. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 4 de diciembre de 2018.
El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de diciembre de 2018. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
De conformidad con la información que ha sido aportada al presente procedimiento, la Demandante es una empresa mexicana dedicada a crear soluciones para almacenar, conducir, purificar y tratar agua, llegando a fabricar el 30% de las tuberías hidráulicas y sanitarias del mercado mexicano. La Demandante ejerce su actividad comercial bajo la denominación “rotoplas”.
La Demandante es titular de diversas marcas que protegen la denominación “rotoplas” según acredita en el Anexo 6 de la Demanda, entre otras está: (i) el registro de marca mexicana No. 455407 ROTOPLAS (mixta), para distinguir productos dentro de la clase 19, con fecha de concesión 28 de marzo de 1994; y (ii) el registro de marca argentina No. 2846531 ROTOPLAS (denominativa) para productos de la clase 11, con fecha de registro 30 de julio de 2009 (en adelante, conjuntamente, las “Marcas ROTOPLAS”), estando ambas vigentes en la actualidad, según indica la Demandante.
Asimismo, de acuerdo con el Anexo 7 de la Demanda, la Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio: (i) , registrado el 24 de abril del 2000; (ii) , registrado el 17 de abril de 1998; y (iii) , registrado el 29 de junio de 2009, (en adelante, conjuntamente, los “Dominios Rotoplas”)
El Nombre de Dominio fue registrado el 16 de mayo de 2018, tal y como ha acreditado la Demandante en el Anexo 2 de su Demanda. De conformidad con la evidencia aportada junto a la Demanda, la Demandada ofrecía a través del Nombre de Dominio un servicio de venta de coches presuntamente fraudulento, no constando ninguna autorización por parte de la Demandante para ello. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
En su Demanda, la Demandante argumenta que el registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada reviste un carácter especulativo o abusivo, por los siguientes motivos:
A. El Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a las Marcas ROTOPLAS titularidad de la Demandante.
La Demandante es titular de las Marcas ROTOPLAS, así como de varios nombres de dominio que comprenden las Marcas ROTOPLAS (vid. Anexos 6 y 7 de la Demanda).
La Demandante identifica sus productos consistentes en soluciones para almacenar, conducir, purificar y tratar agua bajo las Marcas ROTOPLAS, aportando una investigación de mercado elaborada por Kantar Millward Brown en relación a la marca ROTOPLAS (vid. Anexo 5.13 de la Demanda) a fin de acreditar la notoriedad de la misma.
En este sentido, el Demandante alega que la marca ROTOPLAS se encuentra contenida en su totalidad en el Nombre de Dominio, acompañado a su vez por el término “ventas” (término descriptivo), produciéndose confusión entre los signos y provocando que se perciban como uno mismo, no respetándose sus derechos anteriores.
B. La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio puesto que:
La Demandada no consta en ninguna base de datos como titular de ningún derecho sobre la denominación “rotoplas”, ni dispondría de ningún derecho que le permita el uso de “ROTOPLAS” en el Nombre de Dominio.
La Demandada no está vinculada de ninguna manera a la Demandante ni cuenta con consentimiento, autorización o licencia alguna para el uso de las Marcas ROTOPLAS.
La Demandada no es ni ha sido conocida en el tráfico comercial con el nombre de “ROTOPLAS” antes del registro del Nombre de Dominio.
C. El Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe, dado que:
Por su popularidad en el mercado mexicano que es al que va dirigido el Nombre de Dominio, resultaría inverosímil creer que la Demandada no conociera con anterioridad al registro del Nombre de Dominio las Marcas ROTOPLAS y su potencial y capacidad de atracción en el mercado. Máxime cuando la Demandada emplea la representación gráfica de las Marcas ROTOPLAS e imágenes del sitio web de la Demandante en el sitio web al que dirige el Nombre de Dominio.
La Demandante entiende que el uso de las Marcas ROTOPLAS en el Nombre de Dominio busca atraer a usuarios y seguidores de la Demandante con claro ánimo de lucro, creando una falsa asociación y afectando, además, a la popularidad de las marcas de la Demandante.
El contenido de la página web del Nombre de Dominio ofrece un servicio de venta de vehículos nuevos y usados presuntamente delictivo. La Demandante apunta que el sitio web alojado en el Nombre de Dominio se emplea para atraer a consumidores que conocen a la Demandante y, sirviéndose de su buen nombre, solicitar anticipos de dinero por la venta de los vehículos anunciados sin que se lleguen a entregar los mentados vehículos. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la cual la demandante tiene derechos;
(ii) que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
A continuación, en vista de las alegaciones y evidencias presentadas por la Demandante, se pasan a analizar cada uno de los anteriores requisitos en relación con el Nombre de Dominio que nos ocupa. A. Idioma del procedimiento
La Demandante ha solicitado que el procedimiento sea sustanciado en español. El idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés.
De acuerdo al párrafo 11 del Reglamento, la Experta podrá decidir sustanciar el procedimiento administrativo en un idioma distinto al del acuerdo de registro, teniendo en cuenta las circunstancias de dicho procedimiento.
En este caso, la Demandante ha argumentado y probado que: i) el Nombre de Dominio resuelve a un sitio web con contenidos en español y dirigido específicamente al mercado mexicano; y ii) la Demandada tiene su dirección en Argentina.
En virtud de lo anterior, puede inferirse que la Demandada es capaz de entender y expresarse en español. Por lo tanto, de conformidad con el párrafo 11 del Reglamento, y con el fin de mantener el objetivo de la Política, es decir, sustanciar de la manera más simple y expedita este caso, la Experta determina que el idioma del procedimiento será el español. B. Identidad o similitud confusa
Para que un nombre de dominio sea considerado abusivo debe ser, de acuerdo con el párrafo 4 a. i), idéntico, o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la cual la demandante tiene derechos.
La Demandante ha acreditado que es titular de diversas marcas que protegen el término “rotoplas” en diferentes países (vid. Anexo 6 de la Demanda), entre ellas las Marcas ROTOPLAS con efecto en México y Argentina.
En primer lugar, la Experta nota que la comparación entre la marca ROTOPLAS de la Demandante y el Nombre de Dominio debe hacerse, de manera general, prescindiendo del dominio genérico de nivel superior (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.com” por resultar irrelevante al tratarse de un requisito técnico para el registro del Nombre de Dominio y no sirviendo para distinguir el Nombre de Dominio de otros nombres de dominio. En este sentido se han pronunciado otros expertos en G4S Plc v. Noman Burki,Caso OMPI No. D2016-1383, ; SAP SE v. Mohammed Aziz Sheikh, Sapteq Global Consulting Services,Caso OMPI No. D2015-0565, ; y Bentley Motors Limited v. Domain Admin / Kyle Rocheleau, Privacy Hero Inc.,Caso OMPI No. D2014-1919, .
Así, de una comparación entre el Nombre de Dominio y las Marcas ROTOPLAS, la Experta considera que existe una similitud confusa, ya que se reproduce íntegramente la marca ROTOPLAS registrada por la Demandante. Así, la inclusión completa de una marca registrada en un nombre de dominio puede ser suficiente para considerar la existencia de similitud confusa. En este sentido, puede señalarse la decisión Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v. Vladimir Ulyanov,Caso OMPI No. D2011-1474.
A mayor abundamiento, la inclusión del elemento “ventas” en el Nombre de Dominio carece de relevancia a la hora de valorar la existencia de similitud confusa entre el mismo y las Marcas ROTOPLAS. En este sentido, la Experta nota que anteriores decisiones bajo la UDRP en supuestos similares han indicado que la inclusión de un término en un nombre de dominio no excluye la similitud confusa. Así por ejemplo las decisiones Valero Energy Corporation and Valero Marketing and Supply Company v. Valero Energy,Caso OMPI No. D2017-0075, ; M/s Daiwik Hotels Pvt. Ltd v. Senthil Kumaran S, Daiwik Resorts,Caso OMPI No. D2015-1384, ; y Advance Magazine Publishers Inc. v. Arena International Inc.,Caso OMPI No. D2011-0203, .
A la luz de lo anterior, el Experto considera que la Demandante ha acreditado el primero de los requisitos exigidos por la Política. C. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos necesarios para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
La Demandante es quien tiene la carga de probar que la Demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Al tratarse de una prueba negativa muy complicada de satisfacer, se considera suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos.
En este sentido véanse anteriores resoluciones, tales como el caso LEGO Juris A/S v. DomainPark Ltd, David Smith, A Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master,Caso OMPI No. D2010-0138; AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas v. Guillermo Lozada, Jr.,Caso OMPI No. D2005-0485; Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.,Caso OMPI No. D2003-0455; y Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.,Caso OMPI No. D2004-0110.
Atendiendo a las evidencias y alegaciones efectuadas por la Demandante, la Demandada no dispondría de derechos o intereses legítimos que le amparen en el uso de la marca ROTOPLAS en el Nombre de Dominio. No consta que la Demandada esté vinculada a la Demandante, ni que sea conocida en el mercado bajo el nombre de “rotoplas” ni bajo el Nombre de Dominio, ni que tenga autorización para el uso o explotación de las Marcas ROTOPLAS de la Demandante, tal y como ha señalado la Demandante en su Demanda.
Por otro lado, el hecho de que la Demandada disponga del Nombre de Dominio, no supone per se la existencia de un derecho o interés legítimo sobre el mismo. En opinión de la Experta, siendo el Nombre de Dominio confusamente similar a las Marcas ROTOPLAS titularidad del Demandante, no se puede calificar el uso del Nombre de Dominio como un uso del que se puedan derivar derechos o intereses legítimos, especialmente cuando el Nombre de Dominio es susceptible de producir en los usuarios de Internet confusión por asociación con la Demandante.
Por todo lo anterior, la Experta considera que la Demandante ha aportado indicios razonables que soportan la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada sobre el Nombre de Dominio. En suma, a juicio de esta Experta, la Demandante ha acreditado debidamente el cumplimiento del segundo requisito de la Política. D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercero y último de los requisitos para que haya un registro especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado y este siendo utilizado de mala fe.
La mala fe ha de ser acreditada por el Demandante. El párrafo 4(b) de la Política, establece ejemplos de circunstancias que en particular, sin ser limitativas, pueden ser probadas por la Demandante para demostrar que ha habido un registro y uso de mala fe del Nombre de Dominio por parte de la Demandada.
En el supuesto en el que nos encontramos, la Experta considera que concurren las circunstancias expuestas en el cuarto apartado del párrafo 4(b) de la Política, el cual establece que habrá registro de mala fe cuando “el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea”.
En atención a la popularidad de las Marcas ROTOPLAS de la Demandante, a juicio de esta Experta suficientemente demostrada a través de las publicaciones en Internet aportadas en la Demanda y la investigación de mercado elaborada por Kantar Millward Brown en relación con las Marcas ROTOPLAS en, es fácil pensar que la Demandada tenía conocimiento de las Marcas ROTOPLAS de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio. De hecho, el incluir expresamente en el Nombre de Dominio junto a la marca ROTOPLAS el vocablo “ventas” no solo no evita su confusión con la marca ROTOPLAS de la Demandante, sino que evidencia la intención de la Demandada de aprovecharse indebidamente de la misma creando entre los usuarios la impresión errónea de que el Nombre de Dominio en disputa mantiene algún tipo de vínculo con la Demandante y sus actividades. Ello crea un riesgo de confusión por asociación, conducta que ha sido catalogada como de mala fe.
En lo que respecta al uso del Nombre de Dominio, esta Experta considera que, en vista del contenido mostrado por la página web alojada bajo el Nombre de Dominio, que el uso que la Demandada hace del Nombre de Dominio no se está realizando de buena fe. En efecto, en el contenido del sitio web figura la representación gráfica de algunas Marcas ROTOPLAS, así como fotografías, vídeos e imágenes que han sido obtenidas de sitios web de la Demandante y que ha empleado la Demandada sin autorización alguna.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Experta considera que el Demandante también ha acreditado el tercer y último requisito exigido por la Política, y que el Nombre de Dominio se ha registrado y se utiliza de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, esta Experta ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Carolina Pina-Sánchez
Experta Única
Fecha: 21 diciembre 2018
Full & Egal Universal Law Academy