Die Beschwerdeführerin ist Deutsche Bahn AG aus Berlin, Deutschland, vertreten durch Harte-Bavendamm, Deutschland.
Der Beschwerdegegner ist Nicolai Noeckler aus Düsseldorf, Deutschland, vertreten durch CO.LEGUM, Dr. Reinhardt & Dr. Schmölz Rechtsanwälte PartGmbB. 2. Domain Namen und Domainvergabestelle
Die streitigen Domainnamen , und (die „Domainnamen“) sind bei Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg (die „Domainvergabestelle(n)“) registriert. 3. Verfahrensablauf
Am 25. September 2018 reichte die Beschwerdeführerin eine erste Beschwerde auf English ein – die sechs streitige Domainnamen beinhielt, inklusive der verfahrensgegenständlichen Domainnamen , und – und unter der Verfahrensnummer D2018-2235 vom WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) registriert wurde. Auf Aufforderung des Zentrums legten die betroffenen Domainvergabestellen die Kontaktdaten für alle sechs Domainnamen offen. Die Beschwerdeführerin nahm daraufhin ihre Beschwerde für den Domainnamen zurück. Ihre Beschwerde hinsichtlich der beiden Domainnamen und wurden in einem anderen Verfahren unter Verfahrensnummer D2018-2235 fortgeführt. Die Beschwerdeführerin informierte das Zentrum, dass sie eine neue Beschwerde betreffend die Domainnamen , und einreichen würde. Die Beschwerde ging beim Zentrum am 26. Oktober 2018 per E-Mail ein. Am 30. Oktober 2018 bat das Zentrum die Domainvergabestelle um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich der streitigen Domainnamen. Am 5. November 2018 teilte die Domainvergabestelle per E-Mail mit, dass der Beschwerdegegner Inhaber der streitigen Domainnamen sei und stellte dessen Kontaktdaten zur Verfügung. In Zusammenhang mit dem streitigen Domainnamen , der vom Beschwerdegegner im Oktober 2018 vor Einreichung der Beschwerde gekündigt worden war, teilte die Domainvergabestelle angesichts des UDRP-Verfahrens Folgendes mit: „die Domain wurde wiederhergestellt und die Locks sind gesetzt“.
Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergänzenden Verfahrensregeln“) entspricht.
Gemäß Paragraph 2 und 4 der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde dem Beschwerdegegner förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 7. November 2018 eingeleitet. Gemäß Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 27. November 2018. Am 22. November 2018 beantragte der Beschwerdegegner die Gewährung einer Fristverlängerung von 4 (vier) Kalendertagen gemäß Paragraph 5 (b) der Verfahrensordnung. Die Frist wurde auf den 1. Dezember 2018 neu festgelegt. Am 1. Dezember 2018 reichte der Beschwerdegegner die Beschwerdeerwiderung ein.
Das Zentrum bestellte Theda König Horowicz, Christian Schalk und Torsten Bettinger als Beschwerdepanel. Das Beschwerdepanel stellt fest, dass es ordnungsgemäß bestellt wurde. Das Beschwerdepanel gab jeweils eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäß Paragraph 7 der Verfahrensordnung ab. 4. Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Personenbeförderung und der Logistik. Sie hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland und ist eine private Aktiengesellschaft („AG“), deren Alleingesellschafterin die Bundesrepublik Deutschland ist. Das Kerngeschäft der Beschwerdeführerin ist der Betrieb des deutschen Eisenbahnnetzes mit täglich mehr als 12,7 Millionen Kunden im Personenverkehr und rund 300 Millionen Tonnen Fracht pro Tag.
Der DB-Konzern, dem die Beschwerdeführerin angehört, ist in eine große Anzahl von Unternehmen unterteilt, deren operative Gesellschaften jeweils die Komponente „DB“ – als Abkürzung für „Deutsche Bahn“ verwenden, zum Beispiel DB Fernverkehr AG, DB Schenker AG, DB Regio AG, DB Cargo AG.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin einer Reihe von Marken in Deutschland und weltweit, die das Unternehmenskennzeichen „Deutsche Bahn“ sowie „DB“ beinhalten. Sie hat Nachweise der folgenden Markenregistrierungen vorgelegt:
Deutsche Marke Nr. 2068953 mit einem Prioritätsdatum von 22. März 1994, eingetragen am 23. Juni 1994 für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42 und 43, u.a. für „Beförderung von Personen und Gütern mit Schienenbahnen, Kraftfahr- zeugen und Schiffen; Vermittlung der Beförderung von Personen und Gütern mit Schienenbahnen, Kraftfahrzeugen und Schiffen“;
Unionsmarke Nr. 170621 mit einem Prioritätsdatum vom 1. April 1996, eingetragen am 12. Juli 2000 für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 6, 7, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 und 42, u.a. für „Personen- und Güterverkehr auf Schiene, Straße und See; Verpackung und Lagerung von Waren; Vermittlung von Lagerung und Verpackung von Waren“;
Deutsche Marke Nr. 398075166 mit einem Prioritätsdatum vom 12. Februar 1998, eingetragen am 5. Juni 1998 für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 12, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41 und 42, u.a. für „Transportwesen; Beförderung von Personen und Gütern mit Schienenbahnen, Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen und Schiffen“;
Unionsmarke Nr. 006497747 mit einem Prioritätsdatum vom 27. November 2007, eingetragen am 6. Oktober 2008 für Dienstleistungen der Klasse 39, u.a. für „Transport; Beförderung von Personen und Gütern auf der Schiene, der Straße, dem Luftweg und dem Wasserweg; Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Eisenbahnsystems, insbesondere Transport, Lagerung von Gepäckstücken, Organisation der Beförderung von Personen und Gütern auf der Schiene, der Straße und dem Wasserweg“;
Die Beschwerdeführerin ist ferner Inhaberin zahlreicher Domainnamen, die aus dem Bestandteil „Deutsche Bahn“ oder „DB“ bestehen bzw. diesen enthalten. Sie hat Nachweise der unter folgenden Domainnamen abrufbaren Webseiten vorgelegt:
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Der Beschwerdegegner war früher bei der Trans Eurasia Logistics GmbH beschäftigt, einem Tochterunternehmen der Beschwerdeführerin. Die streitgegenständlichen Domainnamen wurden an folgenden Daten registriert:
- , am 22. August 2017
- , am 23. August 2017
- , am 26. August 2017.
Die Beschwerdeführerin hat am 15. März 2018 beim Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung beantragt, mit der der DBO Bahnoperator GmbH die Benutzung der Domain „“ sowie das Zeichen DBO (mit verschiedenen Zusätzen) in Zusammenhang mit der Vermittlung von Schienengütertransporten und/oder Transportkapazitäten untersagt werden sollte. Das Landgericht Hamburg (Az. 312 O 100/18) hat die einstweilige Verfügung am 21. März 2018 antragsgemäß erlassen und diese mit Urteil vom 27. Juli 2018 bestätigt (GRUR-RS 2018, 25822, Az. 312 O 100/18).
Auf Antrag der Beschwerdeführerin hat das Landgericht Hamburg (Az. 416 HKO 108/18) der DBO Bahnoperator GmbH mit einer weiteren einstweiligen Verfügung vom 4.September 2018 untersagt, das Zeichen „dbo bahnoperator“ (in unterschiedlichen graphischen Gestaltungen) im Zusammenhang mit dem Verkauf und/oder der Vermittlung von Schienengütertransportkapazitäten zu benutzen.
Am 26. September 2018 hat die Beschwerdeführerin beim Landgericht Hamburg Klage in der Hauptsache gegen das Unternehmen DBO Operator GmbH und seine Geschäftsführer eingereicht und beantragt, den Beklagten zu untersagen, die Domainnamen und sowie weitere Bildzeichen mit dem Bestandteil DBO jeweils im Zusammenhang mit dem Verkauf und/oder der Vermittlung von Schienengütertransporten oder Schienengütertransportkapazitäten zu benutzen. Das Verfahren ist noch anhängig. 5. Parteivorbringen A. Beschwerdeführerin
Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, dass das Kürzel DB in Deutschland als Marke und Unternehmenskennzeichen der Beschwerdeführerin bekannt sei und über einen überragenden Ruf im gesamten Bereich des Schienenverkehrs verfüge. Die Buchstaben „DB“ würden bereits seit 1949 als Marke und Unternehmenskennzeichen der Beschwerdeführerin benutzt. Ferner würde das Akronym DB beispielsweise von folgenden Tochterunternehmen als Marke und Unternehmenskennzeichen benutzt:
- DB Fernverkehr AG (im Personenfernverkehr tätig);
- DB Schenker AG und DB Schenker Logistics AG (im Bereich Land-, See- und Luft- transport tätig)
- DB Regio AG (im Personennahverkehr tätig);
- DB Cargo AG (im Schienengüterverkehr tätig);
- DB Cargo BTT GmbH (im Schienengüterverkehr tätig);
- DB Cargo Logistics GmbH (im Schienengüterverkehr tätig).
Insbesondere die Bildmarke werde von allen vorgenannten Unternehmen der Beschwerdeführerin genutzt. Die Marke sei auf jedem Zug, jeder Lokomotive, jedem Wagen und auf jedem Bahnhof sowie auf dem gesamten Online-Auftritt der Beschwerdeführerin und ihrer verbundenen Unternehmen präsent.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass der streitgegenständliche Domainname mit ihren „Deutsche Bahn“-Marken und ihrem Unternehmenskennzeichen „Deutsche Bahn“ täuschend ähnlich sei. Eine Beschwerde im Sinne der Richtlinie könne auch auf Rechte an einem Unternehmenskennzeichen gestützt werden. Das Unternehmenskennzeichen „Deutsche Bahn“ hätte aufgrund seiner langjährigen und intensiven Benutzung eine erhebliche Kennzeichnungskraft erlangt. Der Begriff „operator“ sei rein beschreibend.
Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, dass zwischen den Domainnamen und und den bekannten DB Marken eine verwechslungsfähige Ähnlichkeit bestehe. Die betroffenen Verkehrskreise gingen davon aus, der Begriff „operator“ sich einen speziellen Geschäftsbereich der Beschwerdeführerin beziehen würde. Darüber hinaus würden die betroffenen Verkehrskreise das zusätzliche „o“ in als Abkürzung für „operator“ wahrnehmen. Das zusätzliche „ag“ in „“ würde als den Rechtsformzusatz AG wahrgenommen.
Der Beschwerdeführerin trägt vor, der Beschwerdegegner habe den streitgegenständlichen Domainnamen für das Unternehmen DBO Bahnoperator GmbH registriert. Der Beschwerdegegner sei bis Anfang 2018 als „Director Business Unit Asia“ für ein Joint Venture der Beschwerdeführerin und der russischen Staatsbahn, die Trans-Eurasia Logistics GmbH, tätig gewesen. Die Beschwerdeführerin habe den Beschwerdegegner nie ermächtigt, die Zeichen DEUTSCHE BAHN und/oder DB zu benutzen.
Die Beschwerdeführerin ist der Meinung, dass der Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin und ihrer Rechte an den Zeichen DB und DEUTSCHE BAHN zum Zeitpunkt der Registrierung der streitigen Domainnamen auf Grund seiner Tätigkeit bei dem oben genannten Joint Venture kannte. Bereits während seiner Tätigkeit für das Joint Venture habe der Beschwerdegegner den deutschen Geschäftsauftritt der DBO Bahnoperator GmbH vorbereitet und organisiert. Die Registrierung der streitgegenständlichen Domainnamen und die Abwerbung von Mitarbeitern für die DBO Bahnoperator GmbH durch den Beschwerdegegner, welcher mit der DBO Bahnoperator GmbH zusammen wirke, seien unter anderem der Grund der Kündigung seines Arbeitsvertrages durch die Trans-Eurasia Logistics GmbH gewesen. Bei dem Unternehmen DBO Bahnoperator GmbH handele es sich um ein Unternehmen, das mit der Beschwerdeführerin in unmittelbarem Wettbewerb stehe. Die DBO Bahnoperator GmbH habe für ihren Internetauftritt zunächst den Domainnamen für das Angebot von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem internationalen Schienenverkehr benutzt. Nachdem der DBO Bahnoperator GmbH die Benutzung dieser Zeichen mit einstweiliger Verfügung des Landgericht Hamburg vom 21. März 2018 (Az. 312 O 100/18) untersagt worden sei, nutze die DBO Bahnoperator GmbH für ihren Internetauftritt den Domainnamen . Die Registrierung und Benutzung dieser Domainnamen seien Streitgegenstand des beim Zentrum anhängigen Verfahrens D2018-2235.
Der Beschwerdegegner habe den Domainnamen dazu benutzt, um auf den Domainnamen weiterzuleiten. Unter diesem Domainamen habe die DBO Bahnoperator GmbH verschiedene Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem internationalen Schienenverkehr angeboten.
Die beiden streitgegenständliche Domainnamen und seien von dem Beschwerdegegner bislang nicht aktiv benutzt worden. Es sei davon auszugehen, dass die Registrierung dieser Domainnamen mit dem Ziel erfolgt sei, diese der DBO Bahnoperator GmbH zur Nutzung zu überlassen, falls dieser die Benutzung des Domainnamens gerichtlich untersagt würde. B. Beschwerdegegner
Der Beschwerdegegner weist darauf hin, dass er den streitgegenständlichen Domainnamen bereits im Oktober 2018, also vor der Einleitung des UDRP-Verfahrens, gekündigt habe und beantragt, das Verfahren gegen diesen Domainnamen als unzulässig abzuweisen.
Hinsichtlich des Domainnamens beantragt der Beschwerdegegner, das Verfahren solange als unzulässig abzuweisen, bis das Panel in dem beim Zentrum anhängigen Verfahren D2018-2235 wegen der Registrierung und Benutzung des Domainnamen getroffen habe. Für dem Fall der Zulassung des Verfahrens beantragt der Beschwerdegegner, das Verfahren auszusetzen, bis das Landgericht Hamburg über die Unterlassungsklage gegen die DBO Bahnoperator GmbH wegen der Benutzung der Domainamen und entschieden habe und das beim Zentrum anhängige Verfahren D2018-2235 gegen die Registrierung und Benutzung des Domainnamens entschieden wurde.
Der Beschwerdegegner ist der Meinung, dass weder das Zeichen DEUTSCHE BAHN noch die Kurzbezeichnung DB einen überragenden Ruf genießen. Die streitigen Domainnamen seien von ihm registriert worden, als er bei der Trans Eurasia Logistics GmbH beschäftigt gewesen sei, um die Zusammenarbeit der Trans Eurasia Logistics GmbH mit einem chinesischen Transportunternehmen zu unterstützen, dessen Geschäftsführer ein Herr Wanxu Dong [der Beschwerdegegner im Parallelverfahren D2018-2235] gewesen sei. Der Beschwerdegegner führt an, er habe von seinem damaligen Arbeitgeber den Auftrag erhalten Herrn Dong in seinen geschäftlichen Aktivitäten in Deutschland zu unterstützen, zumal dies der Trans Eurasia Logistics GmbH zugutekommen würde. Im Zuge dieser Anweisung hätte der Beschwerdegegner die Registrierung der Domainnamen ausgeführt. Die Tatsache, dass er den Domainnamen auf eigenen Namen und eigene Rechnung registriert habe, sei in Vergessenheit geraten. Herr Dong habe später die DBO Bahnoperator GmbH gegründet.
Der Beschwerdegegner widerspricht der Behauptung der Beschwerdeführerin, zwischen den Marken der Beschwerdeführerin und den streitigen Domainnamen und bestehe eine verwechslungsfähige Ähnlichkeit im Sinne des Paragraph 4 a(i) der Richtlinie.
In Bezug auf den streitigen Domainnamen weist der Beschwerdegegner darauf hin, dass die Beschwerdeführerin ihren Anspruch nicht auf Rechte an einem Unternehmenskennzeichen stützen könne. Zwischen den Marken der Beschwerdeführerin und den streitigen Domainnamen und bestünde keine verwechslungsfähige Ähnlichkeit, weil der Wortbestandteil „operator“ eine Unterscheidung der Zeichen zulasse. Der Begriff „operator“ sei nicht rein beschreibend. In Bezug auf den streitigen Domainnamen macht der Beschwerdegegner geltend, dass der Beschwerdegegner nicht über ein exklusives Recht an der Buchstabenkombination „db“ verfüge, da diese von einer Vielzahl anderer Unternehmen benutzt werden. Es bestehe ferner ein deutlicher phonetischer Unterschied zwischen den Zeichen DB und „DBO“.
Der Beschwerdegegner ist der Auffassung, dass ihm ein Recht und berechtigtes Interessen in Bezug auf die streitigen Domainnamen zustehe, weil:
- der Beschwerdeführerin keine ausschließlichen Rechte auf die Kombination der Buchstaben „D“ und „B“, zustünden;
- er von seinem früheren Arbeitgeber, der Trans Eurasia Logistics GmbH, einem Tochterunternehmen der Beschwerdeführerin, angewiesen worden, Herrn Dong, einen wichtigen Geschäftspartner der Trans Eurasia Logistics GmbH, zu unterstützen und habe die Registrierung des Domainnamens in dessen Auftrag vorgenommen habe;
- dem Unternehmen DBO Bahnoperator GmbH mit der Eintragung des Unternehmenskennzeichen DBO Bahnoperator im Handelsregister und nachfolgenden Benutzung im geschäftlichen Verkehr exklusive Marken- und Kennzeichenrechte an dem Zeichen erlangt habe.
Der Beschwerdegegner bestreitet, dass er die streitigen Domainnamen in böswilliger Absicht registriert und verwendet habe. Insbesondere bestreitet er, er hätte die streitigen Domainnamen registriert, um zu verhindern, dass die Beschwerdeführerin ihre Marken in einem entsprechenden Domainnamen verwenden kann.
Die streitigen Domainnamen seien vom Beschwerdegegner nicht in der Absicht registriert worden, Internetbenutzer in Gewinnerzielungsabsicht auf die Website der DBO Bahnoperator GmbH zu lenken. Keine der streitigen Domainnamen seien im Internet für das Angebot von Waren oder Dienstleistungen des Beschwerdegegners benutzt worden.
Der Beschwerdegegner beantragt, das Vorliegen eines Falles des Reverse Domain Name Hijacking festzustellen. 6. Entscheidungsgründe A. Verfahrensrechtliche Fragen
(1) Unzulässigkeit und Aussetzung des Verfahrens
Der Beschwerdegegner hat beantragt, das administrative Streitbeilegungsverfahren hinsichtlich des streitigen Domainnamens solange nicht zuzulassen, bis eine Entscheidung des Verfahrens D2018-2235 bezüglich der Domainnamen und ergangen ist.
Der Antrag ist unbegründet. Die Verfahrensordnung enthält keine Regelung, die die Aussetzung des Verfahrens für den Fall verlangt, dass bereits ein Verfahren anhängig ist, dass sich gegen einen Domainnamen richtet, dessen zweite Ebene aus dem gleichen Bestandteil wie der streitgegenständliche Domainname eines bereits anhängigen Verfahrens gebildet ist. Das Panel weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es auch als Panel in dem Verfahren D2018-2235 ernannt wurde und beide Verfahren zeitgleich entschieden werden.
Der Beschwerdegegner hat ferner beantragt, das Verfahren solange auszusetzen, bis das Landgericht Hamburg über eine von der Beschwerdeführerin eingereichte Klagte gegen die Benutzung der Domainnamen und durch die DBO Bahnoperator GmbH entschieden hat.
Paragraph 18(a) der Verfahrensordnung räumt dem Panel das Ermessen ein, ein Verfahren auszusetzen oder zu beenden, wenn vor oder während des Verfahrens ein Gerichtsverfahren anhängig gemacht wird, das denselben Domainnamen betrifft. Das Panel weist jedoch darauf hin, dass das das beim Landgericht Hamburg anhängige Verfahren nicht die hier streitgegenständlichen Domainnamen betrifft. Das Panel sieht daher keinen Grund, das Verfahren nach Paragraph 18(a) der Verfahrensordnung auszusetzen.
(2) Zulässigkeit weiteren Sachvortrags der Beschwerdeführerin
Am 7. Dezember 2018 hat die Beschwerdeführerin in Ergänzung ihrer Beschwerde weiteren Sachvortrag beim Zentrum eingereicht.
Im Hinblick auf die Zielsetzung des Verfahrens, eine schnelle Streitentscheidung zu ermöglichen, sieht die Richtlinie kein Recht zur Replik des Beschwerdeführers auf die Erwiderung des Beschwerdegegners vor. Allerdings kann das Beschwerdepanel gemäß § 12 der Verfahrensordnung von den Parteien über die Beschwerdeschrift und die Beschwerdeerwiderung hinausgehend weitere Darlegungen oder Schriftstücke verlangen („the Panel may request, in its sole discretion, further statements or documents from either of the Parties“).
Das Panel stellt fest, dass es die Beschwerdeführerin nicht zur Einreichung weiterer Darlegungen oder Schriftstücke aufgefordert hat. Es besteht nach Auffassung des Panels auch nach dem allgemeinen Gebots der Verfahrensgerechtigkeit im vorliegenden Fall kein Grund, den unaufgeforderten Sachvortrag der Beschwerdeführerin zu berücksichtigten. Das Vorbringen in der Replik der Beschwerdeführerin enthält hauptsächlich rechtliche Erwägungen und bezieht sich nicht auf Tatsachen, die vor Einreichung der Beschwerde nicht bekannt waren. Das Panel hat den ergänzenden Sachvortrag der Beschwerdeführerin bei seiner Entscheidung daher nicht berücksichtigt. B. Materielle Begründetheit
(1) Kündigung des streitigen Domainnamens „“ vor der Einreichung der Beschwerde
Aus der Verfahrensakte geht hervor, dass der streitige Domainname im Oktober 2018, also vor Einreichung der Beschwerde, vom Beschwerdegegner gekündigt wurde. Dieser Umstand war weder der Beschwerdeführerin noch dem Zentrum bekannt, da diese Information noch nicht im Register der Domainvergabestelle eingetragen war. Konkret führt der Beschwerdegegner bereits auf Seite 3 der Beschwerdeerwiderung an, „dass die Domain vom Inhaber schon vor der Einleitung des UDRP-Verfahrens gekündigt worden ist“. Weiterhin deutet der Beschwerdegegner auf Seite 5 der Beschwerdeerwiderung darauf hin, „[d]ie Beschwerdegegnerin hätte gar kein UDRP-Verfahren benötigt um diesen Domainnamen auf sich zu übertragen“.
Das obige Szenario wird im Wesentlichen in Abschnitt 4.10 des WIPO Overview of Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition („WIPO Overview 3.0“) erfasst und wurde des Weiteren in zahlreichen UDRP Entscheidungen wiedergegeben. Das Panel verweist in diesem Zusammenhang auf The Net-A-Porter Group Limited v. Domains By Proxy, LLC a/k/a DomainsByP / No Filter News,WIPO Verfahren Nr. D2013-0618. Das Beschwerdepanel schließt sich diesem Konsens an und stellt fest, dass es in diesem Fall keine Umstände gibt, die eine Prüfung der materiellen Begründetheit der Beschwerde erforderlich machen würden. Daher wird die Übertragung des streitigen Domainnamens auf Grund der obig dargelegten Äußerung des Beschwerdegegners angeordnet.
(2) Prüfungskriterien Paragraph 4(a) der Richtlinie
Nach der Regelung des Paragraph 4(a) der Richtlinie hat die Prüfung, ob der vom Beschwerdeführer geltend gemachte Übertragungs- bzw. Löschungsanspruch begründet ist, im Wege einer Stufenprüfung zu erfolgen. Danach ist eine Beschwerde erfolgreich, wenn kumulativ die nachfolgenden drei Voraussetzungen erfüllt sind:
(1) Der Beschwerdeführer beruft sich auf einen Domainnamen, der mit einer Marke oder Dienstleistungsmarke identisch oder verwechslungsfähig ist Paragraph 4(a)(i) der Richtlinie),
(2) der Domaininhaber hat kein Recht oder legitimes Interesse („no rights or legitimate interests“) bezüglich des Domainnamens Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie), und
(3) der Domainname wurde in bösgläubiger Weise registriert und benutzt („registered and being used in bad faith“) ((Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie). C. Identität oder verwechslungsfähige Ähnlichkeit zwischen Marke und Domainname
a.
Die Bildmarke und der Domainname weisen demgegenüber die erforderliche verwechslungsfähige Ähnlichkeit auf. Die Beschwerdegegnerin hat das Zeichen DB, welches übrigens eine durch Benutzung hohe Kennzeichnungskraft aufweist, identisch in den streitgegenständlichen Domainnamen übernommen. Der weitere Bestandteil „operator“ ist rein beschreibend, so dass ihm keine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt.
b.
Auch zwischen der Marke und dem Domainnamen besteht nach Auffassung des Panels die erforderliche verwechslungsfähige Ähnlichkeit. Der Bildbestandteil der Bildmarke der Beschwerdeführerin ist dem Verkehr als Kürzel für „Deutsche Bahn“ geläufig. Ferner wird der Bestandteil Deutsche Bahn im Verkehr als Unternehmenskennzeichen der Beschwerdeführerin erkannt. Ebenso wie das Zeichen stellt der Bestandteil Deutsche Bahn aufgrund intensiver Benutzung über einen Zeitraum von über 60 Jahren nicht nur in der eingetragenen Form, sondern auch als Wortzeichen ein bekanntes Kennzeichen dar.
Kommt es bei der Prüfung der verwechslungsfähige Ähnlichkeit folglich auf den Wortbestanteil der Marke der Beschwerdeführerin an, so ist angesichts der reich beschreibenden Bedeutung „operator“ in dem Domainnamen von einer verwechslungsfähigen Ähnlichkeit der Marke und dem Domainnamen auszugehen. D. Rechte oder berechtigte Interessen an dem streitigen Domainnamen
Die Gewährung eines Übertragungsanspruchs oder Löschungsanspruchs setzt gemäß Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie weiterhin voraus, dass sich der Domaininhaber nicht auf ein eigenes Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen berufen kann. Paragraph 4(c) der Richtlinie zählt beispielhaft und nicht abschließend drei Umstände auf, die als Nachweis eines Rechts oder berechtigten Interesses genügen. Ein Recht oder berechtigtes Interesses im Sinne des Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie soll danach insbesondere dann vorliegen, wenn unter Würdigung aller vorgetragenen Beweismittel festgestellt wird, dass der Domaininhaber
(1) den Domainnamen oder einen diesem entsprechenden Namen vor Anzeige der Streitigkeit für ein gutgläubiges Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet oder eine solche Verwendung nachweislich vorbereitet hat;
(2) allgemein (als Einzelperson, Unternehmen oder andere Organisation) unter dem Domainnamen bekannt ist, selbst wenn er eine Marke nicht erworben hat, oder;
(3) den Domainnamen in berechtigter nichtgewerblicher oder sonst anerkennenswerter Weise ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne den Willen, Verbraucher in verwechslungsfähiger Weise abzuwerben oder die fragliche Marke zu verunglimpfen, verwendet.
Die Beweislast dafür, dass dem Beschwerdegegner kein Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen zusteht, liegt, wie sich aus Paragraph 4(a) S. 2 der Richtlinie ergibt, grundsätzlich beim Beschwerdeführer. Wenn dieser allerdings Tatsachen vorträgt, aus denen sich dem ersten Anschein nach ergibt, dass dem Beschwerdegegner kein Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen zusteht, liegt es wiederum bei diesem, Umstände darzulegen, die sein Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen begründen.
Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass der Beschwerdegegner früher als „Director Business Unit Asia“ für ein Joint Venture der Beschwerdeführerin und der russischen Staatsbahn (Trans- Eurasia Logistics GmbH). gearbeitet habe und dass der zwischen der Beschwerdeführerin und dem Beschwerdegegner bestehende Vertrag Anfang 2018 beendet worden sei. Die Beschwerdeführerin habe den Beschwerdegegner nicht ermächtigt, die Zeichen DEUTSCHE BAHN, DEUTSCHE BAHN DB, DB, DB BAHN, DB oder die streitgegenständlichen Domainnamen oder andere Domainnamen mit den Zeichen DEUTSCHE BAHN oder DB zu registrieren oder benutzen.
Der Beschwerdegegner hat vorgetragen, dass er streitigen Domainnamen vor Kenntnis des administrativen Streitbeilegungsverfahrens registriert habe, weil er von seinem früheren Arbeitgeber, der Trans Eurasia Logistics GmbH, einem Tochterunternehmen der Beschwerdeführerin, angewiesen worden sei, den Geschäftsführer der DBO Bahnoperator GmbH, Herrn Dong bei seiner geschäftlichen Tätigkeit zu unterstützen. Er habe die Registrierung des Domainnamens im Auftrag von Herrn Dong vorgenommen. Das Unternehmen DBO Bahnoperator GmbH habe durch die Eintragung des Unternehmenskennzeichen DBP Bahnoperator im Handelsregister und nachfolgenden Benutzung im geschäftlichen Verkehr exklusive Marken- und Kennzeichenrechte an dem Zeichen DBO Bahnoperator GmbH erlangt.
Das Vorbringen des Beschwerdegegners reicht nicht aus, um ein Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainamen und substantiiert darzulegen.
Die Beschwerdeführerin hat erklärt, dass sie den Beschwerdegegner nicht autorisiert habe, die Zeichen DEUTSCHE BAHN, DEUTSCHE BAHN DB, DB, DB BAHN, DB oder die streitgegenständlichen Domainnamen oder andere Domainnamen mit den Zeichen DEUTSCHE BAHN oder DB zu verwenden.
Es oblag daher dem Beschwerdegegner nachzuweisen, dass ihm ein eignes Recht oder berechtigtes Interesse an den streitgegenständlichen Domainnamen zusteht. Der Beschwerdegegner hat weder ein eigenes Recht oder rechtliches Interesse an den streitgegenständlichen Domainnamen nachgewiesen, noch hat er Nachweise dafür vorgelegt, dass er sich gegenüber der Beschwerdeführerin auf ein Recht oder berechtigtes Interesse der DBO Bahnoperator GmbH an den streitgegenständlichen Domainnamen berufen kann.
Die Erklärung des Beschwerdegegners, er sei von einer Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin, seiner früheren Arbeitgeberin, beauftragt worden, Herrn Dong, den Geschäftsführer der DBO Bahnoperator GmbH bei seinen geschäftlichen Aktivitäten zu unterstützen, ist nicht geeignet, eigene Rechte oder ein berechtigtes Interesse des Beschwerdegegners an den streitgegenständlichen Domainnamen zu begründen.
Der Beschwerdegegner kann sich auch nicht auf ein Recht oder rechtliches Interesse der DBO Bahnoperator GmbH oder dessen Geschäftsführer Dong an den streitgegenständlichen Domainnamen und berufen. Der Beschwerdeführer hat keinen Nachweis dafür vorgelegt, dass er bei der Registrierung der Domainnamen und im Auftrag der DBO Bahnoperator GmbH gehandelt hat oder diese die Registrierung des Domainnamens im eigenen Namen gestattet hat.
Selbst wenn man unterstellt, dass der Beschwerdegegner die Registrierung der Domainnamen im Auftrag der DBO Bahnoperator GmbH vorgenommen hat, ist nicht ersichtlich, welches Recht oder berechtigtes Interesse der DBO Bahnoperator GmbH an dem streitgegenständlichen Domainnamen zustehen soll.
Es kann offen bleiben, ob die DBO Bahnoperator GmbH ein Recht an Bezeichnung DBO Bahnoperator GmbH nach §§ 5 Abs. 2 MarkenG erworben hat, denn selbst wenn solches Recht bestünde, begründet dieses weder ein Recht noch ein berechtigtes Interesse an den Domainnamen und im Sinne des Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie. E. Bösgläubige Registrierung und Verwendung des streitigen Domainnamens
Paragraph 4(b) der Richtlinie nennt vier, nicht ausschließliche Umstände, die eine bösgläubige Registrierung und Benutzung des Domainnamens begründen können:
(i) Umstände, die darauf hinweisen, dass Sie den Domainnamen hauptsächlich zu dem Zweck registriert oder erworben haben, dem Kläger, welcher Inhaber der Handels- oder Dienstleistungsmarke ist, oder einem Mitbewerber des Klägers die Domainnamenregistrierung zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig zu übertragen, gegen ein im Vergleich zu Ihren nachgewiesenen Unkosten im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Domainnamen unangemessen hohes Entgelt; oder
(ii) der Domaininhaber hat den Domainnamen registriert, um den Inhaber der Handels- oder Dienstleistungsmarke daran zu hindern, eine Domain dieses Namens einzurichten, vorausgesetzt, dass Sie ein entsprechendes Verhalten gezeigt haben; oder
(iii) Der Domaininhaber hat den Domainnamen hauptsächlich zu dem Zweck registriert, einen Mitbewerber in seiner Geschäftstätigkeit zu schädigen; oder
(iv) Der Domaininhaber hat durch die Verwendung des Domainnamens vorsätzlich versucht, Internetbenutzer zu Gewinnzwecken auf Ihre Website oder zu einer anderen Online-Adresse zu locken, indem Sie dafür gesorgt haben, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Verwechslung mit der Marke des Klägers in Bezug auf Ursprung, Sponsoring, Zugehörigkeit oder Empfehlung Ihrer Website bzw. Adresse oder eines Produktes bzw. einer Dienstleistung auf Ihrer Website bzw. Adresse besteht.
Bei der Beurteilung einer Domainregistrierung und Benutzung als bösgläubig sind stets die gesamten Umstände, unter denen eine Domainregistrierung und Benutzung sich im Einzelfall vollzieht, zu berücksichtigen. Das sind außer der Domainregistrierung selbst die Begleitumstände, die zur Domainregistrierung hinzutreten, ihr vorausgehen und/oder nachfolgen.
Die Marken und die Kurzbezeichnung „DB“ sind in Deutschland bekannt. Der Beschwerdegegner ist ein früherer Mitarbeiter einer Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin. Es besteht daher keinen Zweifel, dass dem Beschwerdegegner die Schutzrechte der Beschwerdeführerin an den Zeichen DB und Deutsche Bahn zum Zeitpunkt der Registrierung der Domainnamen und kannte.
Die Bezeichnung „Deutsche Bahn“ bzw. die Kurzbezeichnung „DB“ ist in den streitgegenständlichen Domainnamen in identischer Form enthalten. Der beschreibende Bestandteil „operator“ steht der Annahme einer verwechslungsfähigen Ähnlichkeit der Domainnamen mit den Marken der Beschwerdeführerin nicht entgegen.
Der Beschwerdegegner hat die streitgegenständlichen Domainnamen nach eigenem Sachvortrag im Auftrag des Herrn Dong, dem Geschäftsführer eines chinesischen Transportunternehmens, und Geschäftsführer DBO Deutsche Bahnoperator GmbH vorgenommen. Es kann daher kein Zweifel bestehen, dass es dem Beschwerdegegner zum Zeitpunkt der Registrierung der Domainnamen bewusst war oder er hätte erkennen müssen, dass die Registrierung und eine spätere Benutzung der Domainnamen durch die DBO Deutsche Bahnoperator GmbH eine Verletzung der Markenrechte zur Folge haben würde. Das Panel geht daher davon aus, das der Beschwerdegegner die streitgegenständlichen Domainnamen und bösgläubig registriert hat.
Der Umstand, dass die Domainnamen weder vom Beschwerdegegner noch von der DBO Bahnoperator GmbH benutzt wurden, steht der Annahme einer bösgläubigen Benutzung nicht entgegen.
Es ist seit der Entscheidung Telstra Computers Limited v. Nuclear Marshmallows (WIPO Case No. D2006-0483; Telstra Corporation Limited. v. Nuclear Marshmallows,WIPO Case No. D2000-0003; WIPO Overview 3.0, section 3.3.) in der Entscheidungspraxis der Panel anerkannt, dass der Tatbestand der bösgläubigen Benutzung („use in bad faith“) aber nicht nur dann erfüllt sein kann, wenn der Domainname aktiv im Internet benutzt wird, sondern auch dann, wenn das passive Registrierthalten eines Domainnamen („passive holding of a domain name“) der aktiven Benutzung bei Würdigung der Gesamtumstände der Domainregistrierung normativ entspricht.
Ein Gleichsetzen von aktiver Benutzung sei jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn der Markeninhaber sich:
(1) auf eine Marke mit hohem Bekanntheitsgrad berufen könne,
(2) der Domaininhaber keinerlei Nachweis seiner Gutgläubigkeit erbracht habe,
(3) eine zulässige aktive Benutzung des Domainnamens durch den Beschwerdeführer aus markenrechtlichen Gründen oder sonstiger Rechtsgründen nicht vorstellbar sei.
Die Voraussetzungen einer Gleichsetzung von passivem Registrierthalten und aktiver Benutzung liegen im vorliegenden Falle ohne weiteres vor. Die Marken der Beschwerdeführerin weisen in Deutschland einen hohen Bekanntheitsgrad auf. Eine rechtlich zulässige Benutzung der Domainnamen durch den Beschwerdegegner oder seinen Auftraggeber, die DBO Bahnoperator GmbH, im Bereich des Schienenverkehrs erscheint aufgrund der bestehenden Schutzrechte der Beschwerdeführerin an den Zeichen DEUTSCHE BAHN und DB ausgeschlossen. Die Benutzung der Domainnamen , die sich von der streitgegenständlichen Domainnamen nur durch die kennzeichenrechtlich irrelevante Top-Level-Domain unterscheidet, wurde der DBO Bahnoperator GmbH bereits durch einstweilige Verfügung des Landgericht Hamburg (Az. 312 O 100/18) untersagt.
Das Panel kommt daher zu dem Ergebnis, dass unter den vorliegenden Bedingungen das bloßer passive Registrierthalten der streitgegenständlichen Domainnamen einer Benutzung der Domainnamen gleichzusetzen ist und folglich die Voraussetzungen einer bösgläubigen Registrierung und Benutzung des Domainnamen gemäß Paragraph 4 (a)(iii) der Richtlinie vorliegen. F. Reverse Domain Name Hijacking
Aus den Feststellungen des Panels zur bösgläubigen Benutzung der Domainnamen ergibt sich, dass Voraussetzungen einer Feststellung des Reverse Domain Name Hijacking gemäß Paragraph 15(e) der Verfahrensordnung in Bezug auf die Domainnamen und nicht vorliegen. Auch in Bezug auf den Domainnamen , welcher durch den Beschwerdegegner freiwillig aufgegeben wurde, besteht kein Anlass der Annahme eines Reverse Domain Name Hijacking. 7. Entscheidung
Aus den vorgenannten Gründen ordnet das Beschwerdepanel gemäß Paragraph 4(i) der Richtlinie und 15 der Verfahrensordnung an, dass die Domainnamen , und auf die Beschwerdeführerin übertragen werden.
Gemäß der entsprechenden Bestimmung der Richtlinie hindert diese Entscheidung keine der Parteien in jeglicher Weise, den Streit einem zuständigen staatlichen Gericht zur Beurteilung vorzulegen.
Theda König Horowicz
Vorsitzender Panelist
Christian Schalk
Panelist
Torsten Bettinger
Panelist
Datum: 22. Februar 2019
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