Le Requérant est BNP Paribas, de Paris, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Nicolas Marcellin, de Paris, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné « l’Unité d’enregistrement »). 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par BNP Paribas auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 27 novembre 2018. En date du 27 novembre 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 novembre 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 29 novembre 2018, le Centre a notifié aux Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le même jour, le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas apporté de commentaires concernant cette demande. Le 29 novembre 2018, le Centre a également envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 29 novembre 2018.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 décembre 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en anglais et en français au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1er janvier 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 janvier 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 21 janvier 2019, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Langue de la procédure
La Commission administrative note, au regard des informations portées au dossier, que:
- la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais et que la plainte a été déposée en français;
- le Requérant a déposé une demande visant à ce que la langue de la procédure soit le français, à laquelle le Défendeur n’a pas répondu bien que l’opportunité lui ai été donnée de présenter des commentaires sur ce point;
- Le Requérant est une société française;
- le Défendeur est domicilié en France.
Au regard des informations en présences et conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la Commission administrative choisit de rendre sa décision en français. 5. Les faits
Le Requérant est un groupe bancaire international et se positionne aujourd’hui comme une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire international de premier plan avec une présence dans plus de 70 pays.
Le Requérant est titulaire des marques enregistrées suivantes, constituées des éléments BNP PARIBAS :
- Marque internationale BNP PARIBAS n° 728598 enregistrée le 23 février 2000;
- Marque internationale BNP PARIBAS n° 745220 enregistrée le 18 septembre 2000;
- Marque internationale BNP PARIBAS n° 876031 enregistrée le 24 novembre 2005.
Ainsi que des noms de domaine suivants comprenant des éléments BNP PARIBAS:
- enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 2 septembre 1999;
- enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 29 décembre 1999;
- enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 26 septembre 2000.
Le nom de domaine litigieux a été déposé le 21 novembre 2018 et dirige vers une page de parking du bureau d’enregistrement GANDI. 6. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant affirme que ses droits de propriété intellectuelle sur les marques et sur les noms de domaine bénéficient d’une notoriété et que le nom de domaine litigieux du fait de son caractère similaire avec la marque BNP PARIBAS prête à confusion.
La notoriété de la marque BNP PARIBAS est incontestablement établie (BNP Paribas v. Ronan Laster ,Litige OMPI No. D2017-2167, selon la Commission administrative, le Requérant avait prouvé que le Défendeur savait, ou aurait dû savoir, que l’enregistrement serait identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, notamment du fait de l’importante notoriété des marques BNP PARIBAS à l’échelle mondiale).
Enfin, de nombreuses décisions UDRP ont confirmé les droits du Requérant, telles que BNP Paribas v. Ronan Laster, supra).
Le Requérant indique que le nom de domaine litigieux reprenant la marque du Requérant à une lettre près substituée, en substituant la lettre « i » par la lettre « l ».
Le Requérant soutient que cette variation d’orthographe ne suffit pas à écarter tout risque de confusion entre un nom de domaine et une marque.
Le Requérant allègue également que le Défendeur n’est pas connu par le nom de domaine litigieux. Le requérant soutient également que le Défendeur n’est pas affilié à sa société et qu’aucune licences ou autorisations ne lui ont été accordées pour utiliser la marque BNP PARISBAS ou enregistrer le nom de domaine litigieux. De plus, selon le Requérant, le Défendeur n’a pas d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux puisque ce dernier dirige vers une page de parking et que le Défendeur n’a pas apporté de preuve d’usage, ou préparation d’usage, du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.
En outre, selon le Requérant le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi en soutenant que la marque BNP PARISBAS bénéficie d’une notoriété importante- notamment sur le territoire français où réside le Défendeur-, le Défendeur s’est livré à la pratique du « typosquatting », et rappelle que l’utilisation faite du nom de domaine litigieux n’était pas en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.
Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré. B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 7. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15 (a) des Règles d’application prévoit que « la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable. »
Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver cumulativement que:
- Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits;
- Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;
- Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant, titulaire légitime des droits de propriété intellectuelle visés ci-dessus relève à juste titre que le présent litige est lié à une pratique de « typosquatting ».
Dans le cas présent, il s’agit de la substitution de la lettre « i » par la lettre « l ».
Le nom de domaine litigieux reprend ainsi la marque du Requérant avec une faute évidente : « BNPPARLBAS » au lieu de « BNP PARIBAS ».
Cette substitution ne permet en aucun cas d’éviter la similitude avec la marque du Requérant.
En effet, de simples variations d’orthographe ne suffisent pas à écarter tout risque de confusion entre un nom de domaine et une marque (voir Jcdecaux S.A. c. Maxence Censier,Litige OMPI No. D2018-2053; Xerox Corp. v. Stonybrook Investments, Ltd,Litige OMPI No. D2001-0380; Wachovia Corporation c. Peter Carrington, Litige OMPI No. D2002-0775). Voir également sur ce point V, V IP S.à.r.l. c. Contact Privacy Inc. Customer 0145729438 / Milen Radumilo,Litige OMPI No. D2017-1918, « peut être identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec la marque d’un requérant. Ces faits sont qualifiés de 'typosquatting'. »
L’utilisation de l’extension générique de premier niveau (gTLD) « .com » n’est pas un élément suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant.
Ainsi, l’enregistrement du nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque BNP PARIBAS du Requérant. B. Droits ou intérêts légitimes
Le Défendeur n’est pas affilié, ni autorisé de quelque sorte que ce soit par le Requérant.
Le Requérant ne lui a jamais accordé aucune licence ni autorisation de faire une quelconque utilisation des marques BNP PARIBAS, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a pas rapporté qu’il avait des droits ou intérêts légitimes.
Le nom de domaine litigieux dirige vers une page parking du bureau d’enregistrement GANDI. Or, il est acquis qu’un titulaire de nom de domaine n’a pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services (voir Bouygues contre Eric Miche Victor Klipfel,Litige OMPI No. D2017-2512,« Par ailleurs, le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni ne poursuit une utilisation non commerciale légitime ou loyale de celui-ci. Il apparaît en effet que le site Internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux n’affiche que la page parking de l’Unité d’enregistrement. »)
En conséquence, le Requérant a démontré que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine .
Par conséquent, la Commission administrative estime que le second critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfait. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit non seulement démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré mais aussi utilisé de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs fournit une liste non exhaustive de circonstances constituant un enregistrement et un usage de mauvaise foi d’un nom de domaine.
Eu égard à la notoriété rapportée de la marque BNP PARIBAS du Requérant, le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de celle-ci et de ce fait a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Le Défendeur est de toute évidence de mauvaise foi dans ses démarches visant à s’approprier un nom de domaine reprenant une marque enregistrée dont il n’est pas titulaire et pour laquelle il n’a aucune autorisation.
L’utilisation du nom de domaine, dirigeant vers une page de parking de l’Unité d’enregistrement, peut constituer une utilisation de mauvaise foi, notamment lorsque la marque du Requérant inclut dans le nom le domaine est notoire.
De plus, la pratique de « typosquatting » est un exemple de mauvaise foi (Voir Synthèse Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, sections 3.1.4 et 3.2.1).
Par conséquent, compte tenu des circonstances mentionnées ci-dessus, il est établi que le Défendeur a enregistré et fait usage de mauvaise foi dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs. 8. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
Emmanuelle Ragot
Expert Unique
Le 2 février 2019
Full & Egal Universal Law Academy