La Demandante es Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. México, representada por Arochi & Lindner, México.
El Demandado es Abraham Montes Cristo, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El registrador del nombre de dominio en disputa es Network Solutions, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de abril de 2019. El 24 de abril de 2019 el Centro envió a Network Solutions, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de abril de 2019, Network Solutions, LLC envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación a las Partes el 1 de mayo de 2019 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro es el inglés. El 2 de mayo de 2019 la Demandante confirmó su solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 7 de mayo de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de mayo de 2019. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 29 de mayo de 2019.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 12 de junio de 2019, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el párrafo7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. A. Cuestión Procedimental
De acuerdo con el Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demanda fue inicialmente presentada en español y la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español, aduciendo que ambas partes se ubican en México, país de habla hispana, y que el Demandado ha ofertado productos con las marcas de la Demandante en idioma español en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa. El Demandado no contestó la solicitud de la Demandante relativa al idioma del procedimiento. Las comunicaciones del Centro a las partes fueron en inglés y en español. Considerando lo anterior, atento a lo dispuesto en el párrafo 11(a) del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español (en el mismo sentido, Servicios y Productos de Salud, S.A. de C.V. v. Totalmed,Caso OMPI No. D2012-0133 y Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. c. Design,Caso OMPI No. D2018-2407). 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa mexicana dedicada a crear soluciones para almacenar, conducir, purificar y tratar agua, teniendo como producto líder el tinaco para almacenamiento de agua.
La Demandante tiene derechos sobre la marca ROTOPLAS y diseño la cual tiene registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el registro No. 455407 en clase 19, otorgado el 28 de marzo de 1994.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 13 de abril de 2019. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, “Dinámica en Soluciones”, un logotipo seguido de “ROTOPLAS® más y mejor agua”, “Gran Venta Rotoplas 30% De Descuento en Cisternas y Tinacos” “Llama y cotiza”, “Cisternas - Básica y Equipada 5,000 LTS”, “Precio: $9155.00”, “TINACO TRICAPA BEIGE 1100 LITROS”, “Precio. $1,727.00”, “NUESTROS PRODUCTOS” seguido de diversas imágenes de productos mostrando un logotipo y ROTOPLAS, “NOSOTROS Desde hace más de tres décadas, en Rotoplas hemos contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas; por ello, día con día, nos enfocamos en crear soluciones que faciliten el tener más y mejor agua. Somos una compañía líder, de origen mexicano, con una tradición que nos impulsa a crecer sostenidamente en México y a traspasar fronteras para llevar nuestras soluciones de almacenamiento, conducción, purificación y tratamiento del agua a otros países”, “Contamos con más de 20 plantas de producción y el personal experto que permanentemente está a la vanguardia”. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Los alegatos de la Demandante se pueden resumir como sigue.
La Demandante es la empresa número uno del mundo en rotomoldeo, inició operaciones en 1978 en la Ciudad de México, y en 1984 lanzó su primer tinaco de plástico. Para 1989 la Demandante ya era líder en tinacos de plástico y entre 1991 y 1995 abrió 5 plantas de fabricación, convirtiéndose en una empresa multinacional a partir de 1996 cuando comenzó a comercializar sus productos en centro y sur América, estableciendo plantas en Guatemala, Perú, Argentina y Brasil, así como centros de distribución en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En el año 2000 la Demandante lanzó al mercado su línea de purificadores, ofreciendo nuevas soluciones para el mejoramiento del agua, y en los años siguientes su línea de bombas capaces de transferir, extraer y presurizar agua.
La Demandante es titular de numerosos registros que protegen la marca ROTOPLAS en relación con tinacos y otros productos, en México y a nivel internacional. La marca ROTOPLAS tiene 40 años y es muy conocida en México. La Demandante también es titular de los nombres de dominio , y , entre muchos otros.
Los resultados de la investigación de mercado realizada por Kantar Millward Brown en el último cuatrimestre de 2013 en las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo y Mérida, determinan que en cuanto a marcas de tinacos el 77% de los entrevistados menciona “rotoplas” de manera espontánea, lo cual refleja que la marca ROTOPLAS es muy conocida en México. ROTOPLAS ha sido reconocida como una de las 25 marcas más valiosas de México.
El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a la marca ROTOPLAS y diseño de la Demandante; la palabra “planta” no es un elemento distintivo ya que significa “fábrica” en un contexto relativo a la manufactura de productos. El término descriptivo “planta” no sólo no distingue al nombre de dominio en disputa sino que fomenta la confusión haciendo creer a los usuarios que la Demandante opera el sitio web y contenidos asociados al mismo.
El Demandado no es distribuidor de la Demandante ni tiene relación alguna con la Demandante. La Demandante no tiene ventas de descuento por Internet. El Demandado no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa y no está y nunca ha estado asociado con la Demandante o la marca ROTOPLAS. Al ingresar el nombre del Demandado y el término “rotoplas” en el motor de búsqueda Google, no se arrojan resultados espontáneos y sólo se despliega el encabezado de un anuncio pagado relativo a la Demandante y sus marcas y productos.
El Demandado no es titular de ningún registro de marca que proteja el signo distintivo ROTOPLAS y tampoco es licenciatario del mismo. Al realizar una búsqueda por titular de registros marcarios a través del sistema en línea Marcanet del IMPI, se puede observar que el Demandado carece de marcas registradas o solicitudes de registro respecto a “rotoplas”.
El Demandado no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en un contexto de buena fe de oferta de productos o servicios, y no hace un uso legítimo y leal o no comercial del mismo. El Demandado registró el nombre de dominio en disputa para alojar un sitio web apócrifo que se hace pasar como un sitio oficial de la Demandante, utilizando sin autorización no sólo las marcas y logotipos de la Demandante sino también textos cuyos derechos de autor pertenecen a la Demandante y que son tomados directamente sin autorización del sitio “www.” de la Demandante y usados sin autorización en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa.1
El sitio web asociado al nombre de dominio en disputa no tiene ninguna nota ni información relativa a quién es el responsable del mismo; en la sección “Nosotros” del mismo se hace creer falsamente que la Demandante es quien lo opera. La conducta del Demandado genera graves perjuicios a los intereses de la Demandante y genera un engaño en los consumidores haciéndoles creer que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa es un sitio oficial de la Demandante, o que la actividad que ahí se lleva a cabo está autorizada, patrocinada, afiliada o de alguna manera relacionada con la Demandante, y que el uso y explotación de las marcas en el nombre de dominio en disputa y el sitio web al que resuelve están autorizados por la Demandante, todo lo cual es falso. En virtud de todo lo anterior, el uso que ha realizado el Demandado del nombre de dominio en disputa no puede considerarse de buena fe, legítimo o leal.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Al distinguirse con el término “rotoplas” en el nombre de dominio en disputa, utilizando las marcas, logos y textos de la Demandante sin autorización, se comprueba que el Demandado conoce la marca ROTOPLAS y reconoce su posicionamiento en nuestro país y la comunicación que la Demandante mantiene con sus clientes e inversionistas a través del sitio web “www.”.
Al haber registrado y estar utilizando el nombre de dominio en disputa para operar un negocio bajo el nombre “rotoplasplanta”, haciéndose pasar por la Demandante, utilizando sin autorización las marcas, logotipos, textos y nombre de la Demandante, tomados de sitios web oficiales de ésta, todo ello de manera intencionada y con el fin de atraer posibles clientes con ánimo de lucro, creando un escenario de inminente confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web, su contenido y la actividad comercial que en ella se lleva a cabo, el Demandado está actuando de mala fe.
La Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 15.a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
Si bien es cierto que la falta de contestación por parte del Demandado da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas, también es cierto que dicha falta de contestación no se traduce per se en una resolución favorable para la Demandante (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465). De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, la Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud confusa
La Demandante ha acreditado tener derechos sobre la marca ROTOPLAS y diseño, la cual tiene registrada en México.
Al analizar la identidad o similitud confusa entre una marca y un nombre de dominio, resulta muy explorado que el sufijo correspondiente al dominio de nivel superior genérico “.com” generalmente no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. En relación al diseño que forma parte de una marca, es bien sabido que también por razones técnicas el elemento figurativo de una marca no puede formar parte de un nombre de dominio y, por tanto, generalmente no es tomado en cuenta al realizar el análisis comparativo de identidad o similitud (véase, por ejemplo, The Commissioners for HM Revenue and Customs v. James Gamme,Caso OMPI No. D2017-0350 y SWATCH AG v. Stefano Manfroi,Caso OMPI No. D2003-0802).
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a dicha marca de la Demandante. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca de la Demandante, seguido del sufijo “planta”, percibiéndose que el elemento nominativo de dicha marca de la Demandante es el elemento dominante y claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición del sufijo “planta” sea suficiente para evitar que haya similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca de la Demandante.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4.a.i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante afirma que el Demandado no dispone de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
La Demandante hace valer que el Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa ni cuenta con registro marcario alguno en relación con “rotoplas”, no es licenciatario de la marca ROTOPLAS y diseño, que el Demandado no es distribuidor de la Demandante ni tiene relación alguna con la Demandante, además de que el Demandado no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en un contexto de buena fe de oferta de productos o servicios, y no hace un uso legítimo y leal o no comercial del mismo.
La Demandante aduce que el Demandado se hace pasar como si fuera la Demandante en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, que dicho sitio web reproduce textos e imágenes substancialmente similares a los que aparecen en el sitio web oficial de la Demandante, por lo que el nombre de dominio en disputa crea una falsa apariencia de que el mismo proviene de la Demandante, lo que acreditó con las imágenes que presentó de dicho sitio web (véase el apartado 4. de la presente Decisión), y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del dueño de la marca de la Demandante ni del titular u operador del nombre de dominio en disputa y su relación (o falta de relación) con la Demandante. De lo anterior se desprende que la utilización del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado pareciera pretender la confusión por imitación con la Demandante. Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa.2 Además, este Experto nota que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión por asociación (véase la sección 2.5.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, Tercera Edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)).
De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 4.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. En base a lo anterior, la Demandante ha acreditado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que éste lo haya refutado.3
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4.a.ii) de la Política. C. Registro y uso de mala fe
La Demandante aduce que el Demandado registró y ha utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe, sin que el Demandado lo haya rebatido.
Ha quedado acreditado que ROTOPLAS y diseño es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Demandado no ha sido autorizado por la Demandante para usar dicha marca en el nombre de dominio en disputa ni en sitio web alguno y que el Demandado no es distribuidor autorizado de la Demandante ni guarda relación alguna con la Demandante.
De las pruebas aportadas por la Demandante se desprende que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa daba la apariencia de ser un sitio web de la Demandante, como si tratase de hacerse pasar por la Demandante, ofreciendo en venta productos diversos que mostraban un logotipo seguido de ROTOPLAS, lo que permite inferir que el Demandado pudo haber elegido deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su semejanza con la marca de la Demandante.
El contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa deja claro que pretende la confusión por imitación con la Demandante y que su uso es con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con la Demandante y su marca respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo y los productos ofertados en dicho sitio.4
Los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Además, este Experto considera que la falta de contestación resulta indicativa que el Demandado no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.
Por todo lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el extremo previsto en el párrafo 4.a.iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i de la Política y 15 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 26 de junio de 2019
1 La Demandante acompañó imágenes del contenido del sitio web “www.”.
2 Véase Houghton Mifflin Co. v. The Weathermen, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0211 “As a result of the content of the page, a visitor to Respondent’s site would be likely to believe that it was Complainant’s official site. Such a confusing commercial use cannot be ‘legitimate’ under the Policy”. Véase también Diamond Mattress Company, Inc. v. Diamond Mattress,Caso OMPI No. D2010-1637.
3 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte demandante acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de demostrar derechos o intereses legítimos se revierte al registrante del nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
4 Véase Diamond Mattress Company, Inc. v. Diamond Mattress,Caso OMPI No. D2010-1637: “Respondent’s website appears to have been intentionally designed to capture the look and feel of the Complainant’s website, and the Respondent in the Panel’s view has failed to effectively or accurately disclose its relationship with the Complainant. In view of the foregoing, The Panel concludes that the Respondent registered and has used the disputed domain names in bad faith”. Véase también Arkema France v. Aaron Blaine,Caso OMPI No. D2015-0502: “the disputed domain name has been registered and, for a certain period of time, was being used to copy and mirror a website of the Complainant's subsidiary […] This is evidence of bad faith”.
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