La Demandante es Puma SE, Alemania, representada por Acochi & Linder, México.
La Demandada es Domain Admin, Private Registrations Aktien Gesellschaft, San Vicente y las Granadinas. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el “Nombre de Dominio”) .
El registrador del Nombre de Dominio es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainR (el “Registrador”). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de mayo de 2019. El 15 de mayo de 2019 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 16 de mayo de 2019, el Registrador, envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
El Centro envió una comunicación a las Partes el 16 de mayo de 2019 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 16 de mayo de 2019. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada en inglés y en español, dando comienzo al procedimiento el 22 de mayo de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de junio de 2019. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 13 de junio de 2019.
El Centro nombró a Carolina Pina Sánchez como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 19 de junio de 2019. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
De conformidad con la información que ha sido aportada al presente procedimiento, la Demandante es una compañía multinacional fundada en 1948 dedicada a la manufactura de ropa, calzado y accesorios deportivos y casuales. En la actualidad es el tercer fabricante de indumentaria deportiva más grande del mundo con 13 mil personas empleadas (vid. Anexo 5 de la Demanda).
La Demandante es titular de las siguientes marcas con efectos en México, según acredita en el Anexo 6 de la Demanda: (i) Registro de marca mexicana No. 236571 PUMA (denominativa), para distinguir productos dentro de las clases 10, 25 y 53, con fecha de concesión 19 de noviembre de 1979; (ii) Registro de marca mexicana No. 265981 PUMA (mixta), para distinguir productos dentro de las clases 5, 9, 10, 16, 18, 21, 25 y 39, con fecha de concesión 2 septiembre 1981; (iii) Registro de marca mexicana No. 265982 PUMA (mixta), para distinguir productos dentro de las clases 5, 9, 10, 16, 18, 21, 25 y 39, con fecha de concesión 2 de septiembre de 1981 (en adelante y conjuntamente, las “Marcas PUMA”), estando todas vigentes en la actualidad, según indica la Demandante.
Asimismo, de acuerdo con el Anexo 7 de la Demanda, la Demandante es titular del nombre de dominio , registrado el 31 de mayo de 2009, fecha anterior al registro del Nombre de Dominio.
El Nombre de Dominio fue registrado el 11 de octubre de 2016, tal y como ha acreditado la Demandante en el Anexo 2 de su Demanda. De conformidad con la evidencia aportada junto a la Demanda, la Demandada ofrece a través del Nombre de Dominio una página web con un directorio patrocinado, conocido como “pay per click” (“PPC”), el cual contiene enlaces a competidores de la Demandante. Asimismo, con anterioridad a ese uso, el Nombre de Dominio contenía un sitio web que se hacía pasar por la propia Demandante, utilizando para ello las Marcas PUMA sin ningún tipo de aclaración sobre la falta de asociación entre la Demandante y la Demandada. Para ninguno de los usos tiene la Demandada autorización de la Demandante. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demanda se basa en los fundamentos siguientes:
El Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con las Marcas PUMA titularidad de la Demandante.
La Demandante es titular de las Marcas PUMA, así como del nombre de dominio (vid. Anexos 6 y 7 de la Demanda).
La Demandante identifica una firma de ropa, calzado y accesorios bajo la denominación PUMA, aportando varias publicaciones web disponibles en el Anexo 5 de la Demanda a fin de acreditar la popularidad de la misma.
En este sentido, la Demandante alega que el vocablo PUMA se encuentra contenido en su totalidad en el Nombre de Dominio, acompañado a su vez por el término geográfico “México”, produciéndose confusión entre los signos y provocando que se perciban como uno mismo, no respetándose los derechos anteriores de la Demandante.
La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio.
La Demandada no es conocida por el Nombre de Dominio y no ha estado nunca asociada a las Marcas PUMA.
La Demandada no es titular ni licenciataria de ningún registro de marca que proteja la denominación PUMA (vid. Anexo 10 de la Demanda).
El Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Por su popularidad en el mercado, resultaría inverosímil creer que la Demandada no conociera con anterioridad al registro del Nombre de Dominio las Marcas PUMA, más aun teniendo en cuenta que el Nombre de Dominio alojó una web en la que se empleaban las Marcas PUMA sin autorización para la comercialización de productos de calzado protegidos por las Marcas PUMA.
La Demandada ha estado o está involucrada como demandada en más de 80 disputas relacionadas con nombres de dominio (vid. Anexo 12 de la Demanda).
La Demandante entiende que el uso de las Marcas PUMA en el Nombre de Dominio busca atraer a usuarios y seguidores de la Demandante con claro ánimo de lucro, creando una falsa asociación y afectando, además, a la popularidad de las marcas de la Demandante.
Al haber registrado el Nombre de Dominio sin hacer un uso activo del mismo o utilizándolo para dirigir a un sitio estacionado con enlaces PPC que a su vez dirigen a sitios y/o productos de competidores, generando escenarios de confusión o falsas asociaciones en el consumidor o usuario, se comprueba que la Demandada reconoce la popularidad y posicionamiento de las Marcas PUMA y busca obtener un beneficio económico a partir de las mismas.
El contenido de la página web constituye un menoscabo de las Marcas PUMA de la Demandante, dañando severamente su reputación. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones A. Idioma del Procedimiento
La Demandante ha solicitado que el procedimiento sea sustanciado en español. El idioma del acuerdo de registro del Nombre de Dominio es el inglés.
De acuerdo al párrafo 11 del Reglamento, la Experta podrá decidir sustanciar el procedimiento administrativo en un idioma distinto al del acuerdo de registro, teniendo en cuenta las circunstancias de dicho procedimiento.
En este caso, la Demandante ha argumentado y probado que: i) el Nombre de Dominio contiene la denominación “México” lo que indica que se encuentra dirigido específicamente al mercado mexicano; y ii) el Nombre de Dominio resuelve a un sitio web con contenidos en español.
En virtud de lo anterior, puede inferirse que la Demandada es capaz de entender y expresarse en español. Por lo tanto, de conformidad con el párrafo 11 del Reglamento, y con el fin de mantener el objetivo de la Política, es decir, sustanciar de la manera más simple y expedita este caso, la Experta determina que el idioma del procedimiento será el español. B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Para que un nombre de dominio sea considerado abusivo debe ser, de acuerdo con el párrafo 4 a. i), idéntico, o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la cual la demandante tiene derechos.
La Demandante ha acreditado que es titular de diversas marcas que protegen el término PUMA en diferentes países (vid. Anexo 6 de la Demanda), entre ellas las Marcas PUMA con efectos en México.
En primer lugar, la Experta nota que la comparación entre las Marcas PUMA de la Demandante y el Nombre de Dominio debe hacerse, de manera general, prescindiendo del dominio genérico de nivel superior (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.com” por resultar irrelevante al tratarse de un requisito técnico para el registro del Nombre de Dominio. En este sentido se han pronunciado otros expertos en G4S Plc v. Noman Burki,Caso OMPI No. D2016-1383; SAP SE v. Mohammed Aziz Sheikh, Sapteq Global Consulting Services,Caso OMPI No. D2015-0565; y Bentley Motors Limited v. Domain Admin / Kyle Rocheleau, Privacy Hero Inc.,Caso OMPI No. D2014-1919.
Así, de una comparación entre el Nombre de Dominio y las Marcas PUMA, la Experta considera que existe una similitud confusa ya que se reproducen íntegramente las Marcas PUMA. Circunstancia esta que puede ser suficiente para considerar la existencia de similitud confusa. En este sentido, puede señalarse la decisión Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v. Vladimir Ulyanov,Caso OMPI No. D2011-1474.
A mayor abundamiento, la inclusión del elemento “mexico” en el Nombre de Dominio carece de relevancia a la hora de valorar la existencia de similitud confusa entre el mismo y las Marcas PUMA. En este sentido, anteriores decisiones bajo la UDRP en supuestos similares han concluido que la inclusión de un término descriptivo o geográfico en un nombre de dominio no excluye la similitud confusa. Así por ejemplo las decisiones “Dr. Martens” International Trading GmbH / “Dr. Maertens” Marketing GmbH v. Wallin Fransson,Caso OMPI No. D2018-0807; Valero Energy Corporation and Valero Marketing and Supply Company v. Valero Energy,Caso OMPI No. D2017-0075; M/s Daiwik Hotels Pvt. Ltd v. Senthil Kumaran S, Daiwik Resorts,Caso OMPI No. D2015-1384; y Advance Magazine Publishers Inc. v. Arena International Inc.,Caso OMPI No. D2011-0203.
A la luz de lo anterior, esta Experta considera que la Demandante ha acreditado el primero de los requisitos exigidos por la Política. C. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos necesarios para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.
La demandante es quien tiene la carga de probar que la demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Al tratarse de una prueba negativa muy complicada de satisfacer, se considera suficiente que la demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que la demandada carece de derechos e intereses legítimos.
En este sentido véanse anteriores resoluciones, tales como el caso LEGO Juris A/S v. DomainPark Ltd, David Smith, A Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master,Caso OMPI No. D2010‑0138; AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas v. Guillermo Lozada, Jr.,Caso OMPI No. D2005-0485; Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.,Caso OMPI No. D2003-0455; y Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.,Caso OMPI No. D2004-0110.
Atendiendo a las evidencias y alegaciones efectuadas por la Demandante, la Demandada no dispondría de derechos o intereses legítimos que le amparen en el uso de las Marcas PUMA en el Nombre de Dominio. No consta que la Demandada esté vinculada a la Demandante, ni que sea conocida en el mercado bajo el nombre de PUMA ni bajo el Nombre de Dominio, ni que tenga autorización para el uso o explotación de las Marcas PUMA de la Demandante.
Por otro lado, el hecho de que la Demandada disponga del Nombre de Dominio, no supone per se la existencia de un derecho o interés legítimo sobre el mismo. En opinión de la Experta, siendo el Nombre de Dominio confusamente similar a las Marcas PUMA titularidad del Demandante, no se puede calificar el uso del Nombre de Dominio como un uso del que se puedan derivar derechos o intereses legítimos, especialmente cuando el Nombre de Dominio es susceptible de producir en los usuarios de Internet confusión por asociación con la Demandante. Ver la sección 2.5.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, Tercera Edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)
Por todo lo anterior, la Experta considera que la Demandante ha aportado indicios razonables que soportan la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada sobre el Nombre de Dominio. En suma, a juicio de esta Experta, la Demandante ha acreditado debidamente el cumplimiento del segundo requisito de la Política. D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercero y último de los requisitos para que haya un registro especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado y este siendo utilizado de mala fe.
La mala fe ha de ser acreditada por la demandante. El párrafo 4(b) de la Política, establece ejemplos de circunstancias que en particular, sin ser limitativas, pueden ser probadas por la demandante para demostrar que ha habido un registro y uso de mala fe del nombre de dominio por parte de la demandada.
En el supuesto en el que nos encontramos, la Experta considera que concurren las circunstancias expuestas en el cuarto apartado del párrafo 4(b) de la Política, el cual establece que habrá registro de mala fe cuando “el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea”.
En atención a la popularidad de las Marcas PUMA de la Demandante, a juicio de esta Experta suficientemente demostrada a través de las publicaciones en Internet aportadas en la Demanda, es fácil pensar que la Demandada tenía conocimiento de las Marcas PUMA de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio.
En lo que respecta al uso del Nombre de Dominio, esta Experta considera que, en vista del contenido mostrado por la página web alojada bajo el Nombre de Dominio, el uso que la Demandada hace del Nombre de Dominio no se está realizando de buena fe. En este punto se deben analizar los dos usos que se han hecho del Nombre de Dominio.
El primero de ellos era una web en la que figuraban las Marcas PUMA y se comercializaban productos de la Demandante sin autorización de la misma y sin ningún tipo de aclaración sobre la falta de asociación entre la Demandante y la Demandada. Ello permite presumir que el uso de éste es con ánimo de lucro para atraer usuarios de Internet a dicho portal, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con la Demandante y sus marcas respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo y los productos o servicios publicitados en dicho sitio web o accedidos a través del mismo.
El segundo de los usos es el alojamiento de una página web que contiene enlaces PPC que redirigen al usuario a otros enlaces patrocinados que ofertan productos competitivos de terceros, lo que para esta Experta constituye un uso de mala fe del Nombre de Dominio. En este sentido véanse anteriores resoluciones, tales como Skyscanner Limited v. Domain May Be for Sale, Check A Domain Admin, Domain Registries Foundation,Caso OMPI No. D2018-1987; AMADEUS IT GROUP, S.A. v. Contact Privacy Inc. Customer 0151133672, Contact Privacy Inc. Customer 0151133672 / Milen Radumilo,Caso OMPI No. D2018-2192; Koninklijke Douwe Egberts B.V. v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / argy hery,Caso OMPI No. D2019-0916; e International Business Machines Corporation v. Rajiv Jain, R&R Bikes,Caso OMPI No. D2018-2019.
Más aun, el incluir expresamente en el Nombre de Dominio junto a la marca PUMA el vocablo “mexico” no solo no evita su confusión con las Marca PUMA de la Demandante, sino que evidencia la intención de la Demandada de aprovecharse indebidamente de la misma creando entre los usuarios la impresión errónea de que el Nombre de Dominio en disputa mantiene algún tipo de vínculo o asociación con la Demandante y sus actividades.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Experta considera que la Demandante también ha acreditado el tercer y último requisito exigido por la Política, y que el Nombre de Dominio se ha registrado y se utiliza de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, la Experta ordena que el Nombre de Dominio sea transferido a la Demandante.
Carolina Pina-Sánchez
Experta Única
Fecha: 2 de julio de 2019
Full & Egal Universal Law Academy